Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Michalina Sanecka

Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Ramska

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Wydawnictwa (...) Spółki z o.o. Sp. K. z/s w W.

przeciwko : R. O. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Oficyna (...) w M. R. O.

o ochronę praw ochronnych do znaku towarowego i o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

w przedmiocie odszkodowania

I. zasądza od pozwanego R. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Oficyna (...) w M. R. O. na rzecz powoda Wydawnictwa (...) Spółki z o.o. Sp. K. z/s w W. kwotę 59.364,00 zł. (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 9 sierpnia 2010 roku do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.265,00 zł. (dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów postępowania w tym kwotę 3.600,00 zł. (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

VI GC 194/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 6 lutego 2015 r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód Wydawnictwo (...) Sp. z o.o. Sp. k. w W. wniósł przeciwko pozwanemu R. O. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą R. O. Oficyna (...) w M., pozew o ochronę praw ochronnych do znaku towarowego oraz o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. W szczególności powód wniósł o:

1.  zakazanie pozwanemu dokonywania naruszeń praw ochronnych powoda do znaków towarowych (...) i (...) tj. naruszenia art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej, poprzez posługiwanie się oznaczeniem (...) w tytule czasopism z programami telewizyjnymi (tzw. (...)) albo w innym charakterze na okładkach takich czasopism;

2.  zakazanie pozwanemu dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji stanowiących naruszenie art. 10 i art. 13 w zw. z art. 3 ustawy o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji polegających na:

a) upodabnianiu szaty graficznej wydawnictwa pozwanego (...) do tytułu i szaty graficznej wydawnictwa powoda (...) z segmentu tzw. (...) pod nazwą (...) naruszających przepisy prawa i dobre obyczaje medialne,

b) upodabnianie oznaczenia wydawnictwa pozwanego (...) do tytułu i szaty graficznej powoda, naruszające przepisy prawa i dobre obyczaje medialne,

c) bezprawnego korzystania w ten sposób ze skutków intensywnej kampanii reklamowej prowadzonej przez powoda w mediach w celu promocji wydawnictwa (...) tj. stanowiącego naruszenie dobrego zwyczaju zakazującego bezprawnego korzystania z cudzej reklamy oraz tzw. „ambush marketingu” to jest nieodpłatnego uzyskiwania korzyści z cudzych nakładów reklamowych,

d) zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu czasopisma pod faktycznym oznaczeniem (...) w jego szacie graficznej użytej po raz pierwszy w numerze 53 i stosowanej w kolejnych numerach,

e) zakazanie pozwanemu wykorzystania istotnych elementów kompozycji szaty graficznej okładek czasopism uprawnionego – w szczególności w postaci zastosowania cyfry 14 w kolorze czerwonym o charakterze dominującym w tytule, niebieskiego koloru tła, elementu graficznego w postaci perforacji taśmy filmowej, kolorystyki tzw. „flagi” opartej na połączeniu koloru czerwonego i białego – w tym zwłaszcza czasopisma (...) dla oznaczenia czasopism pozwanego z programami telewizyjnymi

Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 59,364 zł tytułem naprawienia szkody odpowiadającej opłacie licencyjnej, która byłaby należna, tytułem udzielenia przez uprawnionego ze znaku (powoda) zgody na korzystanie ze znaku towarowego, gdyby umowa licencyjna została zawarta. Dodatkowo powód wniósł o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powyższego, powód wskazał, iż jest wiodącym wydawcą czasopism z programami telewizyjnymi a jego czasopismo (...) od wielu lat jest niekwestionowanym liderem tego rynku. Wskazał, iż posiada wyłączone prawo do korzystania ze znaków towarowych (...) i (...) w wyniku dokonanej rejestracji tych znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP w zakresie obejmującym m. in. gazety i czasopisma. Nadmienił, iż w stosunku do żadnego z w/w znaków nie upłynęło jeszcze 5 lat od daty ich rejestracji w związku z czym powód korzysta z wyłącznej ochrony dla obu znaków. Dodał, iż jako pierwszy zastosował nowatorską koncepcję w której połączone zostało oznaczenie wskazujące na telewizję (TV lub T.) z liczbą 14 oznaczającą ilość dni na jakie wydawany jest program telewizyjny, przy czym zbitka ta budzi także skojarzenie z oznaczeniem kanałów telewizyjnych. Powód jako pierwszy wprowadził tą formułę oznaczania czasopism typu (...). Nadmienił, iż działanie pozwanego uniemożliwiło mu faktyczne użycie w obrocie oznaczenia (...) a to związku z użyciem znaku powoda i ryzykiem dalej idącej konfuzji. W grudniu 2009 r., jak wskazał powód, pozwany całkowicie zmienił szatę graficzną i formułę swego czasopisma (...) upodabniając je do czasopism powoda, wprowadzając do oznaczenia tego tytułu zastrzeżony na rzecz powoda znak (...) który został szczególnie uwypuklony graficznie, do tego stopnia, że zdominował dotychczasowy tytuł (...) a uczynił to w czasie gdy powód poniósł wysokie koszty na reklamę medialną wydawnictwa (...) w telewizji. Powód podniósł, iż pozwany używając oznaczenia (...) dla oznaczenia własnego periodyku prasowego tego samego typu, jak popularne czasopisma powoda w sposób oczywisty naruszył normę art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 p.w.p. a ponadto, spowodował realną groźbę wprowadzenia w błąd czytelników impulsowych wydawnictw typu TV G.. W wyniku dokonanych bezprawnych zmian szaty graficznej i oznaczenia, pozwany uzyskał wzrost sprzedaży swego czasopisma o około 50 %. Nadmienił, iż aktualna szata graficzna (...) odbiega znacząco od uprzedniej szaty graficznej (...) upodabniając to wydawnictwo do czasopisma powoda (...), a ponadto, ewidentnie eksponowanym elementem tytułu jest oznaczenie (...) a zwłaszcza cyfra 14.

Zarzucił, iż działania pozwanego naruszają normy art. 3, 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowiąc czyny nieuczciwej konkurencji, gdyż wykorzystując pomysł, renomę i znaki towarowe powoda, pozwany w ocenie powoda, usiłował poprawić sprzedaż swego czasopisma którego dotychczasowy udział w rynku był bardzo niski i czasopismo to, nie było praktycznie dostrzegane przez klientów tego segmentu rynkowego.

Powód podnoszac narszenie art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 p.w.p. przez używanie zastrzeżonych znaków (...) i (...), wskazał na groźbę wprowadzenia odbiorców w błąd, powołując się przy tym, przy identyczności znaków na domniemanie w tym zakresie.

Na uzasadnienie naruszenia art. 10 u.z.n.k, powód podniósł, że ochronie podlegają także tytuły prasowe, oznaczenia słowne, słowno-graficzne. Korzystanie zaś przez pozwanego z podobnego znaku, upodobnienie szaty graficznej, kolorystyki, zmiana logotypu - jego wyeksponowanie, przy jednoczesnej degradacji dotychczasowego logotypu może wprowadzić przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia czasopisma jako od tego samego wydawcy. W błąd może wprowadzić używanie podobnych oznaczeń (...) i (...) przy identyczności produktu, przy czym znaczenie ma sama możliwość wprowadzenia w błąd, nie ma znaczenia czy taki skutek nastąpił. Powód podniósł, iż pozwany naruszył powołany przepis przez oznaczenie czasopisma znakiem towarowym powoda, upodobnieniem produktu - zmianą szaty graficznej i oznaczenia do czasopisma powoda - co może wprowadzić klienta w błąd co do pochodzenia czasopisma. Na uzasadnienie naruszenia art. 13 w zw. z art 3 u.z.n.k. zwrócił uwagę, iż wystarczające jest takie podobieństwo produktu oryginalnego i kopiowanego, by uważny klient na podstawie ogólnego wrażenia nie był w stanie odróżnić obu produktów. Odwołując się do prywatnej opinii biegłego wskazał, że zabiegi pozwanego - zmniejszenie logotypu (...), wyeksponowanie (...), zastosowana kolorystyka i szata graficzna, prowadzą do upodobnienia się obu produktow, rozmycia rozpoznawalności, co może wprowadzić odbiorcę w błąd. Na uzasadnienie art. 3 ust 1 u.z.n.k. powód podniósł, że w razie podobieństwa znaków, jeśli zagraża to interesowi powoda lub klientów, dla ustalenia nieuczciwej konkurencji, nie jest wymagana przesłanka wprowadzenia w błąd. Samo wykorzystywanie zarejestrowanego znaku towarowego (...) należącego do powoda samo w sobie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Zarzucił pozwanemu konkurencję pasożytniczą poprzez posługiwanie się szatą graficzną wydawnictwa powoda, wykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu nowego produktu, korzystanie z cudzej renomy celem poprawienia sprzedaży swojego produktu, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Uzasadniając żądanie zapłaty odszkodowania powód wskazał, na zawinione naruszenie prawa ochronnego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w wyniku czego powód poniósł szkodę w postaci braku wynagrodzenia za korzystanie z jego znaku ochronnego. Wysokość szkody powód wskazał przez odwołanie się do obowiązujących na rynku stawek opłaty licencyjnej. W tym zakresie wskazał, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi w Związku (...), sprzedaż czasopisma pozwanego od chwili zmiany faktycznego oznaczenia z (...) na (...) tj. od dnia 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. wyniosła 742.047 egzemplarzy. Powód nadmienił, iż dokonał obliczenia za okres od 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. bowiem za ten okres są dostępne potwierdzone przez (...), deklaracje wydawców określające nakład i sprzedaż ich czasopism. Powód wskazał, iż ustaloną na podstawie danych (...), sprzedaż w wysokości 742.047 egzemplarzy, pomnożono przez orientacyjny przychód jaki mógł uzyskać pozwany. Przyjęto, iż przychód od jednego egzemplarza czasopisma pozwanego przy cenie brutto czasopisma wynoszącej 1,5 zł wyniósł 2/3 tej ceny to jest 1 zł. Zatem przychód ze sprzedaży w okresie od dnia 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. wynosi 742,047 zł zaś 8% od tej kwoty wynosi 59.363,76 zł. Powód wskazał, iż domaga się tej kwoty tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pozwanego poprzez bezprawne korzystanie przez niego ze znaku towarowego należącego do powoda.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu powyższego pozwany wskazał, iż żądania pozwu podlegają oddaleniu z przyczyn: niewykazania używania przez powoda w obrocie znaku (...), niewskazania renomy i rozpoznawalności czasopisma (...), niewskazania pozostawania przez czasopismo powoda (...) liderem na rynku czasopism z programami telewizyjnymi, niewskazania pierwszeństwa w opracowaniu i wprowadzeniu na rynek formuły 2-tygodników telewizyjnych opatrzonych zwrotem (...) lub (...) (synonimu telewizji) z liczbą wskazującą na ilość dni objętych programem oraz nowatorstwa w połączeniu oznaczenia (...) z cyfrą 14, posłużeniem się zwrotami o charakterze opisowym będącymi w powszechnym użyciu, zgłoszeniem do opatentowania w/w powszechnych opisowych zwrotów w złej wierze celem ich zawłaszczenia, wiedzy powoda co do zarejestrowania przez pozwanego tytułu prasowego (...) jako tytułu prasowego i zgłoszenia go do opatentowania celem rejetracji jako znaku patentowego w 2004 r., nadużycia przez próbę zawłaszczenia najbardziej komunikatywnej i wypracowanej przez rynek formy wskazania rodzaju towaru i jego cech, niewykazania możliwości wprowadzenia w błąd, upodobaniania czasopism powoda do czasopism pozwanego, niewykazania podobieństwa pomiędzy znakami (...) i (...) a oznaczeniem używanym na czasopiśmie pozwanego, niewykorzystaniem znaku (...) przez powoda, niewykazaniem przesłanki z art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 p.w.p., wadliwego skonstruowania żądania.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 pozwany położył nacisk na brak identyczności używanego przez siebie znaku ze znakami powoda (...) i (...) oraz opisowy, ściśle informacyjny charakter oznaczenia (...) i brak jego cech odróżniających, wskazujących na pochodzenie towaru od danego producenta. Pozwany podniósł, że zmiana logotypu podyktowana była zmianą komunikatu odnośnie zawartości pisma. Pozwany podniósł także, że nie używa on tego oznaczenia jako znaku, celem oznaczenia pochodzenia produktu, ale celem podania jego cech rodzajowych. Prawo ochronne nie daje zaś możliwości zakazywania używania w obrocie przez inne osoby oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów. Pozwany zwrócił też uwagę na to, iż określenie "tele" i "tv" jest w powszechnym użyciu w branży wydawniczej, cyfra wskazuje na periodyczność, jej wyeksponowanie spowodowane jest daną cechą produktu. Znaki te, w połączeniu z cyfrą są częścią konwencji opisującej zawartość produktu i tak odbiera ich znaczenie przeciętny widz, nie informują zatem o pochodzeniu produktu. Pozwany zarzucił, iż (...) z uwagi na to, że nie ma żadnych cech odrózniających wskazujących na pochodzenie towaru, nie nosi cech znaku towarowego, czego nie zmienia jego rejestracja. Wobec braku cech znaku towarowego nie ma zatem groźby wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru.

Pozwany podniósł także, iż powód nigdy nie używał w obrocie znaku (...), stąd nie może zakazać jego używania innym podmiotom. Cel znaku nie został zrealizowany, wobec nie oznaczenia nim produktów oferowanych klientom, stad nie wystepuje przesłanka podwójnej identyczności - art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p. Pozwany zaprzeczył także identyczności używanego przez powoda w obrocie znaku (...) z używanym przez pozwanego (...). Na brak identyczności w ocenie pozwanego wskazywał juz fakt, iż sam powód uzyskał ochronę odrębnie na te dwa znaki.

Odnośnie naruszenia art. 3 ust 1 u.z.n.k pozwany zaprzeczył, aby naruszył dobre obyczaje. Pozwany zaprzeczył, aby upodobnił swoje pismo do pisma powoda, podnosząc, iż ma prawo do zamieszczania istotnych informacji o piśmie w najbardziej atrakcyjnym miejscu - górnej części okładki. Dalej pozwany zaprzeczył aby, korzystał z efektów kampanii reklamowej powoda i naśladownictwu jego czasopisma. Wzrost sprzedaży w grudniu 2009 r. wiązał się z tendencją sezonową i występuje zawsze przed okresem świątecznym i jest to sytuacja powszechna w tym segmencie wydawniczym. Pozwany podniósł także, iż posiada rejestracje sformułowania (...) jako tytułu prasowego od 15 października 2004 r. stad powodowi nie przysługuje ochrona z tytutłu prawa własności przemysłowej.

W przedmiocie naruszenia art. 3, 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pozwany zaprzeczył nowatorstwu powoda, odnośnie formuły czasopisma dwutygodniowego, czy też oznaczenia zawartości programów telewizyjnych skrótami (...) i wyeksponowanymi cyframi, powołując się na powszechna praktyke w branży na rynku wydawniczym o zasięgu europejskim. Braku nowatorstwa znaku (...) zaprzeczał fakt wcześniejszego zarejestrowania go jako tytułu prasowego przez pozwanego. Pozwany na potrzeby art. 10 i 13 u.z.n.k, ponownie przedstawił argumenty odnośnie braku cechy odróżniającej i braku możliwości wprowadzenia tym samym w błąd co do pochodzenia towaru. Odnośnie zarzutu naśladownictwa pozwany podniósł, iż już w styczniu 2001 r. wydawał czasopismo oznaczone jako program z wyeksoponowanym oznaczeniem (...) od 2004 r. z wyeksponowanym elementem (...), wskazując na takie tytuły jak (...), (...) i (...). Pozwany podniósł także, iż to powód naśladował jego wzorce w tym dokonał plagiatu elementu graficznego w postaci taśmy filmowej z perforacją. Pozwany zarzucił także sprzeczność żądań pozwu z zasadami współżycia społecznego i dobrymi kupieckimi obyczajami, podnosząc rejestrację znaku towarowego (...) pomimo wiedzy, iż pozwany zarejestrował taki tytuł prasowy oraz poprzez rejestrację jako znaku towarowego słów powszechnej komunikacji na rynku programów telewizyjnych, celem uniemożliwienia ich używania konkurencji.

Powód ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew podniósł bezzasadność zarzutu wygaśnięcia praw ochronnych i niewykazania żądań pozwu. Zarzucił, iż linia obrony pozwanego jest wewnętrznie sprzeczna i nieprzekonywująca. W tym zakresie wskazał, iż znaki towarowego (...) i (...) spełniają wszelkie wymogi prawne dla uznania ich za pełnoprawne znaki towarowe tak z przyczyn formalnych jak i materialnych. P., iz pozwany nigdy nie wydawał czasopisma (...). Podtrzymał także swoje stanowisko, iż działania pozwanego wypełniają znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza art. 3 i 15 u.z.n.k.

W dalszej wymianie pism procesowych pomiędzy stronami a to z dat 25 października 2010 r., 3 listopada 2010 r., 22 listopada 2010 r., 14 grudnia 2010 r. 27 grudnia 2010 r., 17 stycznia 2011 r. i 8 lutego 2011 r. strony kontynuowały polemikę i podtrzymały dotychczasowe stanowisko w sprawie. Natomiast w pismach procesowych z dnia 4 kwietnia 2011 r., z dnia 11 sierpnia 2011 r., z dnia 16 listopada 2011 r., z dnia 5 grudnia 2011 r., strony prowadziły polemikę odnośnie używania znaku towarowego (...) oraz wydawania przez pozwanego czasopisma pod tym tytułem.

Wyrokiem z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VI GC 5/11, tut. Sąd oddalił powództwo (pkt I) oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 9.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt II).

W uzasadnieniu powyzszego rozstrzygnięcia, Sąd Okręgowy odnosząc się do art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p., stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie powód nie używał znaku identycznego z którymkolwiek znakiem podlegającym ochronie, stad nie zachodzi podstawowa przesłanka z w/w artykułu. Wskazał, iż proste porównanie oznaczeń (...) i (...) z (...) prowadzi do wniosku, ze oznaczenia używane przez pozwanego nie są reprodukacjami znaków słowno-graficznych powoda w znaczeniu art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p. Ponadto Sąd Okręgowy stwierdził, iż powód nie wykazał aby pozwany w obrocie używał stosownych przez siebie oznaczeń "t. oraz (...) jako znaków towarowych. Pozwany, zdaniem Sądu I instancji, używał cyfry na okładce w miejscu zbliżonym do tego, w którym zwykle umieszczane są tytułu prasowe, ale nie w celu zindywidualizowania czasopism a w efekcie z chęci niejako podszycia się pod towary powoda, ale jedynie w celach informacynych. Praktyka taka branży wydawnictwa (...), została potwierdzona w przedmiotowej sprawie przykładami okładek czasopism. Nadto w ocenie Sądu Okręgowego, w świetle doświadczenia życiowego, trudno bylo uznać, aby ktoś kojarzył cyfry z jakimikolwiek towarami. Podobnie też trudno było uznać, aby słowa czy skróty (...) czy (...) same w sobie kojarzone były w pierwszym rzędzie z danym produkutem a nie występującym w powszechnym obrocie odwołaniem do pojęcia telewizji. Dalej Sąd Okręgowy naprowadził, iż na uwględnienie zasługiwały argumenty pozwanego, iż dla przeciętnego odbiorcy cyfry na okładkach czasopism zawierajacych program sa informacją o zawartości tj. odnoszacą się do liczby dni, których dotyczy opublikowany program. Natomiast, co do roszczenia opartego na art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p. - przy braku stosownych dowodów Sąd dokonał samodzielne oceny ryzyka wprowadzenia w błąd ewnetulanych nabywców, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. W ocenie Sądu Okręgowego nie można było abstrahować od przynajmniej tej górnej połowy okładki, która była eksponowana przez powoda jako miejsce szczególnie atrakcyjne z wagi na sposób ułożenia czasopism w punktach handlowych. W tym zakresie Sąd Okręgowy wskazał, iż dostatecznie spostrzegawczy klient z pewnością nie pomyli tychże czasopism, bo ich okładki znacznie się różnią. Sąd wskazał, iż mając na uwadze klienta spostrzegawczego i po porównaniu tych części okładek czasopism wydawanych przez strony procesu należy stwierdzić, iż nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Sąd Okręgowy wskazał nadto, iż żadanie powoda zakazania pozwanemu używania znaku towarowego jest nieuzasadnione w świetle art. 156 ust 1, 157 i 169 pkt 1 p.w.p. Nadto w ocenie Sądu powód nie wykazał, aby znak (...) miał przymiot znaku renomowanego.

Oceniając natomiast żądanie w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji art. 10, 13 i 3, Sąd Okręgowy uznał, że pozwany nie naruszył wskazanych przez powoda przepisów. W tym zakresie powód nie wykazał, że to on pierwszy na polskim rynku był wydawcą tygodnika telewizyjnego poprzez zastosowanie do jego oznaczenia liczby (...)i połączenia jej ze skrótem (...), przy tym ta okoliczność ma znaczenie, gdy weźmie sie pod uwage, iż pozwany w 2004 r., miał zarejestrowany na swoją rzecz tytuł prasowy (...). Poza tym fakt rejestracji znaku towarowego powoduje tylko formalne uprawnienia, nie uchyla bezprawności w rozumieniu konkretnego przepisu u.z.n.k. a podstawą ochrony przez u.z.n.k. jest wyłącznie prawo wypływające z faktu używania znaku, a nie jego rejestracji. Sąd Okręgowy nadto podkreslił, iż powód nie udowodnił w sposób nie budzący wątpliwości, że używa on w obrocie w zakresie oznaczenia wydawnictwa (...).

Z powyższych wzlgędów w oparciu o wskazane w uzasadnieniu rozstrzygnięcia przepisy, Sąd Okręgowy oddalił powództwo w przedmiocie kosztów orzekając po myśli art. 98 par 1 i 3 k.p.c.

Od powyższego rozstrzygnięcia apelację wniosła strona powodowa zarzucając:

1. naruszenie prawa materialnego:

a) art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 prawa własnosci przemysłowej poprzez

- błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oznaczenie (...), jakim posługuje się pozwany, nie jest identycznym ze znakiem zarejestrowanym przez powoda tj. znakiem (...) w odniesieniu do identycznych towarów;

b) błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, ze oznaczenie (...) jakim posługuje się pozwany nie jest podobne do zarejestrowanego znaku towarowego powoda tj. znaku (...) w odniesieniu do identycznych towarów i przyjęcie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

c) błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oznaczenie (...) nie jest podobne do zarejetrowanego znaku towarowego powoda tj. znaku (...), w odniesieniu do identycznych towarów i przyjęcie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

d) błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że znaki towarowe powoda (...) i (...) nie posiadają zdolności odrózniającej pierwotnej, zaś znak (...) nie posiada także wtórnej zdolności odróżniającej;

e) błędną wykładnię poprzez przyjęcie, iż dla oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd nalezy dokonać dychotomicznego podziału klientów na klientów przypadkowych i dobrze zorientowanych i w konsekwencji uznanie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd, co z kolei powoduje, że wymienione przepisy nigdy nie znajdowałyby zastosowania;

2. naruszenie przepisów prawa procesowego mających istotny wpływ na wynik sprawy:

a) art. 233 k.p.c. poprzez:

- sformułowanie, na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów, wewnętrznie sprzecznych wniosków oraz dokonanie błędnej oceny dowodów;

- sformułowanie nieuzasadnionych wniosków co do tego, że powód nie wykazał swego pierwszeństwa w zaresie wydawania czasopism z programem telewizyjnym na 14 dni oraz nie wykazał używania oznaczenia (...) pomimo poczynienia w tym zakresie ustaleń faktycznych,

b) art. 328 par 2 k.p.c. poprzez:

- sformułowanie uzasadnienia wyroku w sposób uniemożliwiający dokonanie oceny tego wywodu, który doprowadził do oddalenia powództwa w zakresie zarzutów nieuczciwej konkurencji,

- sformułowanie uzasadnienia wyroku w sposób wewnętrznie sprzeczny, sprowadzający się do wskazywania przez Sąd twierdzeń i wniosków, które wzajemnie się wykluczają,

- oparcie argumentacji prawnej na orzeczeniach Sądu Najwyższego, wydanych na gruncie odmiennych od niniejszej sprawy, okoliczności faktycznych.

Pozwany wniósł o odrzucenie apelacje w zakresiem w jakim odnosi się ona do rozstrzygnięcia przez Sąd I instancji żądań majątkowych niepieniężnych i oddalenie apelacji w pozostałym zakresie, ewentualnie o oddalenie apelacji powoda.

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2013 r. sygn. akt I ACa 288/12, Sąd Apelacyjny w (...), zmienił zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w R. dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VI GC 5/11 (pkt I) w ten sposób, że zakazał pozwanemu dokonywania naruszeń praw ochronnych powoda do znaku towarowego (...) poprzez posługiwanie się oznaczeniem (...) w tytułach czasopism z programami telewizyjnymi (tzw. T. G.) albo w innym charakterze na okładkach takich czasopism (pkt 1), uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej oddalenia powództwa o zasądzenie odszkodowania (pkt 3 żądania pozwu) i przekazał sprawę w tym zakresie Sadowi Okręgowemu - Sądowi Gospodarczemu w R.do ponownego rozpoznania (pkt 2), oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt 3), oddalił apelację w pozostałej części (pkt II) oraz pozostawił Sądowi Okręgowemu - Sądowi Gospodarcemu w R. rozstrzygnięcie o kosztach procesu za obie instancje (pkt III).

W uzasadnieniu powyższego Sąd Apelacyjny wskazał, iż bezspornym jest że pozwany nie używał znaku TV 14, a więc nie używa znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towaru w odniesieniu do identycznych towarów (art. 296 ust 2 pkt 1). Za nieuzasadniony Sąd Apelacyjny uznał także zarzust naruszenia art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p. w odniesieniu do znaku powoda TV 14 w związku z tym nie można zakazać pozwanemu używana znaku, którego pozwany nie używa (TV 14) ani który nie jest podobny do tego znaku w rozumieniu art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p.

Odnośnie naruszenia art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 p.w.p. przez umieszczenie przez pozwanego na okładce czasopisma E. T.dodatkowego oznaczenia T. (...), Sąd Apelacyjny stwierdził, iż bezspornym jest, że powodowi przysługuje prawo do znaku towarowego T. (...). W tym zakresie pozwany umieszczając na wydawanym przez siebie czasopismie Ekran TV oznaczenie dodatkowe T. (...), w ocenie Sądu Apelacyjnego naruszył przepis art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p. użył bowiem znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (czasopism TV G.). Udzielenie praw ochronnych rodzi bowiem domniemanie, że zostały spełnione przesłanki do wydania pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy. Jak wskazał Sąd Apelacyjny, nie można podzielić stanowiska pozwanego, że oznaczenie jego czasopisma E. T. dodatkowo przez umieszczenie przy tytule oznaczenia T. (...) ma charakter wyłącznie informacyjny, a przez to nie narusza praw powoda do zastrzeżonego na jego rzecz znaku towarowego. W zwiazku z powyższym Sąd Apelacyjny uznał za trafny zarzut powoda dotyczacy naruszenia przepisu art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p. poprzez przyjęcie, że oznaczenie T. (...), jakim posługuje się pozwany, nie jest identyczne ze znakiem zarejestrowanym przez powoda tj. znakiem T. (...) w odniesieniu do identycznych towarów. Powyższe skutkowało koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzglęndienie w cześci żądania pozwu sformułowanego w pkt 1 w sposób przedstawiony w pkt I wyroku.

Odnośnie zarzutów naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd Apelacyjny wskazał, iż powództwo w cześci dotyczącej roszczeń opartych na w/w ustawie zostało zasadnie oddalone przez Sąd I instancji, choć z innych motywów, niż to wskazał Sąd Apelacyjny, który w pierwszej kolejności ocenił zasadność i sposób formułowanych przez powoda żądań o zaniechanie. W tym zakresie wskazał, iż żądania oparte na 18 ust 1 pkt 1 u.z.n.k., nie mogą być uwzglednione - bądź to ze względu na sposob ich sformułowania, bądź ze względu na brak oparcia żądań w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dlatego w ocenie Sądu Apelacyjnego, bezprzedmiotowa w tej sytuacji stała się ocena merytoryczna zarzutów naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 3, 10 i 13 u.z.n.kk. bo nawet podzielenie zarzutów powoda i ustalenie ze pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji nie wpłynie na treść wyroku. Odrębną bowiem kwestią jest wykazanie dopuszczenia się przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji, jako przesłanki żądania udzielenia ochrony z art. 18 ust 1 pkt 1 u.z.n.k. a odrębną jest kwestia zasadności sposobu uzyskania tej ochrony. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż powód nie może uzyskać w tym procesie ochrony z art. 18 ust 1 pkt 1 u.z.n.k w sposób przedstawiony w żądaniu pozwu z uwagi na wadliwość sformułowanych żądań pozwu oraz z uwagi na brak wykazania podstaw tych żądań w materiale dowodwym zebranym w sprawie czy też ich bezprzedmiotowość.

Odnośnie żądania zasądzenia kwoty 59.364 zł Sąd Apelacyjny wskazał, iż roszczenie o zapłatę powód wywodził z naruszenia ustawy prawo własności przemysłowej. Sąd Okręgowy nie dokonał oceny tego żądania przyjmując, że powództwo co do zasady jest nieusprawiedliwione. Odmienna ocena Sądu Apelacyjnego, w której Sąd ten przyjął, że pozwany naruszył art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p. spowodowała konieczność uchylenia wyroku w cześci dotyczącej żądania zasądzenia kwoty 59,364 zł bowiem istota sporu w tym zakresie nie została rozpoznana (art. 386 par 4 k.p.c.).

Odnośnie kosztów procesu, Sąd Apelacyny wskazał, iż Sąd Okręgowy przeoczył kwestię prawidłowego określenia wysokości opłaty sądowej należnej od zgłoszonego powództwa, co wymagać będzie podjęcia przez Sąd Okręgowy czynności okreslonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W zwiazku z czym z uwagi na treść wydanego przez Sąd Apelacyjny rozsrzygnięcia, orzeczenie o kosztach procesu i kosztach apelacyjnych nie było możliwe. Dlatego też, Sąd orzekł jak w pkt III wyroku w oparciu o art. 108 k.p.c.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Majac na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 14 lutego 2013 r. sygn. akt I ACa 288/12, wskazać należy, iz kwestia odpowiedzialności strony pozwanej znajdująca podstawę w przepisie art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p., została jednocznie przesądzona w w/w rozstrzygnięciu. Sąd Apelacyjny stwierdził bowiem, iż pozwany umieszczając na wydawanym przez siebie czasopismie (...) oznaczenie dodatkowe (...) naruszył przepis art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p. używając znaku identycznego do zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. W zwiazku z czym Sąd Apelacyjny zakazał pozwanemu dokonywania naruszeń praw ochronnych powoda do znaku towarowego (...) poprzez posługiwanie się oznaczeniem (...) w tytułach czasopism z programami telewizyjnymi (tzw. T. G.) albo w innym charakterze na okładkach takich czasopism (pkt I ppkt 1 wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 lutego 2013 r, sygn. akt I ACa 288/12).

Sąd Apelacyjny zmieniając wyrok Sądu Okręgowego z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VI GC 5/11, odmiennie oceniając kwestię odpowiedzialności pozwanego w przedmiocie naruszenia art. 296 ust 2 pkt 1 p.w.p. uchylił wyrok Sądu Okręgowego w części dotyczącej zasądzenia kwoty 59.364 zł albowiem istota sporu w tym zakresie nie została rozpoznana w związku z przyjęciem przez Sąd Okręgowy, iż powództwo co do zasady jest nieusprawiedliwione.

Majac na uwadze powyższe wskazać należy, iz na podstawie art. 296 ust 1 pkt 2 p.w.p., osoba której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od naruszyciela w razie zawinionego naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody. Naruszenie prawa z rejestracji polega na bezprawnym wykonywaniu czynności która jest zastrzeżona dla uprawnionego z rejetracji znaku a wkroczenie przez którąkolwiek osobe w uprawnienia danego podmiotu jako dysponenta znaku towarowego, poprzez bezprawne posługiwanie się znakiem towarowym stanowi naruszenie prawa.

W niniejszej sprawie bezsporną jest kwestia odpowiedzialności pozwanego. Jak wyżej wskazano, Sąd Apelacyjny w R.w sprawie o sygn. akt I ACa 288/12 prawomocnie orzekł, że pozwany naruszył prawa ochronne powoda do znaku towarowego (...) i zakazał pozwanemu posługiwania się tym znakiem. Roszczenie pieniężne zostało zaś uznane za usprawiedliwione co do zasady.

Zaznaczyć należy, iż odesłanie w art. 296 ust 1 pkt 1 p.z.p uznawane jest tak przez doktrynę jak i orzecznictwo za poddanie z woli ustawodawcy przedmiotowego roszczenia regulacji kodeksu cywilnego, dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności w zakresie odnoszącym się do odpowiedialności za czyny niedozwolone oraz do zasad ustalenia odszkodowania. Przesłankami zatem roszczenia odszkodowawczego na gruncie art. 296 ust 1 p.w.p. jest wystąpienie szkody, spowodowanie jej przez zdarzenie z którym ustawodawca łączy obowiązek odszkodowawczy, zaistnienie tego zdarzenia, związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą w dochodzonej postaci, wina - gdy odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego oparta jest na zasadzie winy. Ciężar wykazania tych przesłanek spoczywa na powodzie, zgodnie z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodzenia wynikającymi z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe powód juz w pozwie, wskazywał na zawiniony charakter naruszenia przez pozwanego jego prawa ochronnego do znaku towarowego. W tym zakresie podnosił, iż nie sposób uznać, iż pozwany jako profesjonalista, nie miał wiedzy, że wykorzystane przez niego oznaczenie (...) stanowi znak towarowy chroniony prawem ochronnym przyznanym na rzecz powoda albowiem informacja o posiadaniu przez powoda, prawa ochronnego na znak towarowy (...) była jawna i powszechnie dostępna. W zwiazku z czym należało oczekiwać od profesjonalnego uczestnika rynku wydawnicznego jakim jest pozwany, że bedzie on dysponował wiedzą o takim fakcie. Ponadto o powyższym, pozwany został poinformowany przez powoda wezwaniem do zaprzestania dokonywania naruszeń z dnia 28 grudnia 2009 r.

Dowód: pismo powoda z dnia 28 grudnia 2009 r. (odebrane przez pozwanego 7 stycznia 2010 r.)

Powyższe w ocenie powoda wskazywało na okoliczność, iż pozwany swiadomie używał i stosował znak (...) jako znak chroniony prawem ochronnym wydanym na rzecz powoda.

Powod dokonując obliczenia wysokości sumy pieniężnej której zasadzenia domagał się od pozwanego tytułem naprawienia wyrządzonej szkody, odwołał się do danych Związku (...) wskazujących, iż sprzedaż czasopisma pozwanego od chwili zmiany faktycznego oznaczenia z (...) na (...) tj. od dnia 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. wyniosła 742.047,00 zł egzemplarzy. Powód obliczenia dokonał jedynie za w/w wskazany okres podnosząc, iż jedynie za ten okres dostepne są potwierdzone przez (...) deklaracje wydawców określające nakład i sprzedaż ich czasopism.

Dowód: wydruki internetowe ze strony (...) z dekalaracjami wydawców o wysokościach nakładów i dystrybucji prasy za okres od 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r.

Następnie powód ustaloną na podstawie (...) sprzedaż w wysokości 742.047 egzemplarzy pomnożył przez orientacyjny przychód jak mógł uzyskać pozwany. W tym zakresie powód przyjął, iż przychód od jednego egzemplarza czasopisma pozwanego przy cenie brutto czasopisma wynoszącej 1,5 zł wyniósł 2/3 tej ceny to jest 1 zł (cena brutto pomniejszona o podatek VAT i koszt kolportazu). Zatem przychód ze sprzedaży w okresie od 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. wyniósł 742.047 zł, zaś 8 % od tej kwoty (tzw. opłata licencyjna) wyniosła 59.363,76 zł. W tym wzgledzie powód wskazał, iz zgodnie z przyjętymi na rynku zwyczajami, wysokość opłaty licencyjnej wynosi średnio 6-8 % od przychodu uzyskanego przez licencjobiorce korzystającego ze znaku towarowego uprawnionego.

Powód we wniesionym w sprawie pozwie, wskazał również, iż na wypadek gdyby pozwany kwestionował przedstawione przez powoda obliczenia dotyczące sposobu, ustalania opłaty licencyjnej, jej wysokości oraz ustalenia przychodu jako podstawy obliczenia tej opłaty, wnosi o powołanie biegłego.

W dalszym toku postępowania powód wysokości szkody ustalonej w pozwie na kwotę 59.364 zł nie zmieniał, nie ograniczał ani nie rozszerzał.

W piśmie procesowym z dnia 8 października 2014 r. strona powodowa wskazywała na uzyskaną przez siebie indywidualną interpretację podatkową sygn. IPPB1/415-780/11-4/EC z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczącą podmiotu z branzy wydawniczej, w której okreslone są warunki udzielania licencji na znaki towarowe (tytułu prasowe), co stanowić miało dodatkowe poparcie dla jego twierdzeń co do wysokosci opłaty licencyjnej i podstawy jej obliczenia wskazanej w pozwie. W oparciu o uzyskane dane, powód dokonał ponownego przeliczenia swojego roszczenia wobec pozwanego. Powód wskazał, iż przyjmując warunki licencyjne wskazane w przedmiotowej interpretacji podatkowej i tylko za okres od 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. od pozwanego mógł domagać się kwoty 95.116 zł tytułem naprawienia szkody i zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej. Nadmienił, iż wskazana przez powoda w pozwie kwota 59.363,76 zł mieści się w tej kwocie co potwierdza prawidłowość poczynionych przez powoda pierwotnych założeń w tym co do wysokości opłaty licencyjnej (ustalonej przez powoda na poziomie 6-8% od uzyskanego przychodu).

W piśmie z dnia 31 października 2014 r. powód rozszerzył swą argumentację co do wysokości i sposobu obliczenia wysokości należnego mu odszkodowania na podstawie art. 296 ust 1 pkt 1 p.w.p., podnosząc, iż wskazana przez powoda stawka w wysokosci 8 % mieści się w granicach stawki procentowej dotyczącej wysokości stawki opłaty licencyjnej od przychodu osiąganego ze sprzedaży czasopism pozwanego. Powód wskazał, iż przyjął do obliczenia opłaty jedynie jej część zmienną w wysokości 8% przychodów rezygnując z obliczenia części stałej. Nadmienił także, iż szkoda poniesiona przez niego jest równa opłacie licencyjnej która by mu przysługiwała, gdyby pozwany uzywal znaku towarowego (...) na podstawie umowy. Powód wskazał także, iż przedstawione przez niego dane dot. wysokości nakładów czasopism pozwanego, ustalenia jego przychodu, podanego przez samego pozwanego dane dot. przychodu oraz dane dot. stosowanych w obrocie wysokości opłaty licencyjnej, pozwalają ustalić wysokośc opłaty fikcyjnej. Wskazał, iż w pozwie opierając się na uzyskanych przez siebie obiektywnych danych dot. poziomu sprzedaży czasopisma (...) i w oparciu o hipotetyczne założenia dokonał obliczenia kosztów fikcyjnej opłaty licencyjnej na poziomie 59.363,70 zł. Następnie w toku sporu, powód przedstawił alternatywny sposób obliczenia fikcyjnej opłaty licencyjnej, posiłkujac się danymi wynikającymi z indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 30 listopada 2011 r. gdzie wskazano, iż powód mogłby w oparciu o te dane żądać nawet kwoty 95.116 zł. Powód opierając się na swych wyliczeniach wskazywał także na inne kwoty, m. in. wskazując na warunki licencyjne określone w interpretacji podatkowej z dnia 30 listopada 2011 r. i dane podane przez samego pozwanego, powód mógłby za okres od dnia 21 grudnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. domagać sie od pozwanego nawet kwoty 93.370,40 zł tytułem fikcyjnej opłaty licencyjnej.

Powyższe miało potwierdzać, iż wskazana przez powoda w pozwie kwota 59.363,70 zł miesci się w w/w kwotach, co potwierdza prawidłowość poczynionych pierwotnie przez powoda założeń, w tym co do wysokości opłaty licencyjnej oraz obliczeń przez niego dokonanych.

Ustalenie przez powoda wysokości i sposobu ustalenia odszkodowania wynikało z okoliczności, iż na rozprawie w dniu 10 października 2014 r. Sąd zobowiazał powoda do określenia we własnym zakresie na podstawie dowodów możliwych do przeprowadzenia wysokości dochodzonego odszkodowania jednocześnie zobowiązując pozwanego i wyznaczajac mu termin na ustosunkowanie się do wysokości i sposobu ustalenia odszkodowania przez powoda.

Pomimo upływu zakreślonych przez Sąd terminów pozwany nie wywiązał się z nałożonych przez Sąd obowiązków nie ustosunkowując się do pism powoda z dnia 8 października 2014 r. i 31 października 2014 r. nie stawając także na rozprawę w dniu 6 lutego 2015 r.

W związku z powyższym, Sąd uznał, iż pozwany zaakceptował sposób obliczenia odszkodowania oraz uznał jego wysokość za zasadną w związku z czym zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 59.364 zł tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pozwanego poprzez bezprawne korzystanie przez niego ze znaku towarowego (...) zarejestrowanego na rzecz powoda, o czym orzekł w pkt I wyroku.

W przedmiocie odsetek Sąd orzekł po mysli art. 481 par 1 i 2 k.p.c. W tym zakresie jako, że powód nie wskazywał od jakiej daty dochodzi odsetek, Sąd zasądził odsetki od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty.

W przedmiocie kosztów postępowania Sąd po myśli art. 98 par 1 i 3 k.p.c. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.265,00 zł tytułem kosztów postępowania w sprawie, w tym kwotę 3.600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego, zważając na nakład pracy pełnomocnika na przedmiotowym etapie postępowania, Sąd nie dopatrzył się konieczności zastosowania wielokrotności podstawowej stawki, stosując jedynie stawkę podstawową, o czym orzekł w pkt II wyroku.