Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CSK 125/06
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 października 2006 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Zbigniew Strus
Protokolant Izabella Janke
w sprawie z powództwa „J.” w B. w Belgii
przeciwko „S.” Sp. z o.o.
o ochronę własności przemysłowej,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 października 2006 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 4 listopada 2005 r., sygn. akt [...],
uchyla zaskarżony wyrok w całości oraz wyrok Sądu
Okręgowego w K. z dnia 3 stycznia 2005 r. sygn. akt [...] w części
dotyczącej nakazania publikacji obwieszczenia (pkt 3) i w tym
zakresie postępowanie umarza, a w pozostałej części objętej
wyrokiem Sądu Apelacyjnego sprawę przekazuje temu Sądowi
do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach
postępowania kasacyjnego.
2
Uzasadnienie
Wyrokiem częściowym z dnia 3 stycznia 2005 r. Sąd Okręgowy w K. nakazał
pozwanej "S.” sp. z o.o. zaniechać wprowadzania do obrotu leku pod nazwą „[...]"
zawierającego substancję czynną [...], zniszczenie tego leku i opublikowanie w
terminie dni 14 w czasopiśmie „R." obwieszczenia o dopuszczeniu się przez
pozwaną naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży przysługującego
powódce „J.” w Belgii na lek [...] zawierający substancję czynną [...].
Sąd ustalił, że powódka uzyskała patent europejski nr [...]. Dotyczył on
substancji czynnej [...]. Zgłoszenie do publikacji nastąpiło w dniu 1 października
1986 r. Patent został opublikowany w dniu 12 sierpnia 1992 r.
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wystawił w dniu 22 października
1998 r. dokument ochrony przejściowej, w którym stwierdzono, że powódce
przysługuje prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...]
na okres ochrony przejściowej od dnia 6 czerwca 1993 r. Opatentowany związek
chemiczny posłużył do produkcji leku o nazwie [...]. Powódka nie wykazała w toku
procesu, aby podjęła w Polsce produkcję w wymiarze zaspokajającym potrzeby
rynku krajowego.
Chorwacka Spółka „P.” rozpoczęła produkcję własnego leku [...],
zawierającego substancję czynną [....]. Minister Zdrowia wydał cztery Świadectwa
Rejestracji na ten lek o nr: [...] z terminem ważności 26 wrzesień 2007 r. Lek został
wpisany do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.
Decyzjami z dnia 6 sierpnia 2003 r. Minister Zdrowia dopuścił lek do obrotu,
wskazując jako wytwórcę chorwackie przedsiębiorstwo, a jego miejsce wytwarzania
Z. Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z dnia 25 sierpnia 2003 r. wstrzymał
obrót tym lekiem na terenie całego kraju, następnie jednak w dniu 10 września
2003 r. uchylił swoją decyzję.
Pozwana prowadzi sprzedaż hurtową leku [...], produkowanego
i konfekcjowanego w Chorwacji przez „P.”.
3
Sąd Okręgowy ocenił, że na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
30 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14, dalej „ustawy
nowelizującej"), który wszedł w życie w dniu 15 stycznia 1993 r. powódka uzyskała
prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...] na okres
przejściowy (do dnia 13 marca 2006 r.).
Pozwana wprowadziła bez zgody powódki lek zawierający ten związek
chemiczny do obrotu na obszarze Polski, powołując się na przepis art. 4 ust. 6
ustawy nowelizującej. Na jego podstawie sprzedaż takich samych produktów przez
osoby trzecie nie stanowi naruszenia prawa wyłącznego przed podjęciem przez
uprawnionego produkcji w Polsce w wymiarze zaspokajającym potrzeby polskiego
rynku. Wprawdzie powódka nie rozpoczęła produkcji leku w naszym kraju, co
czyniłoby sprzedaż leku [...] przez pozwaną za zgodną z unormowaniem zawartym
w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, lecz Sąd Okręgowy uznał, że przepis ten jako
pozostający w sprzeczności z art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych
aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. z 1996 r, Nr 32, poz. 143, dalej
„TRIPS”) będącego załącznikiem do Porozumienia ustanawiającego Światową
Organizację Handlu (WTO), ratyfikowanego przez Polskę w dniu 31 lipca 1995 r.
(Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484), nie mógł mieć zastosowania. Zauważył, że w art.
II ust. 2 umowy ustanawiającej WTO uzgodniono, że załączniki stanowią integralną
jej część.
Na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji umowa międzynarodowa
ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed
ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. W art. 27 ust. 1 TRIPS
zakazano dyskryminacji polegającej na ograniczeniu możliwości korzystania
z patentu ze względu na miejsce produkcji wynalazku. Dlatego też ustawowe
kryterium miejsca produkcji nie mogło stanowić podstawy do ograniczenia praw
wynikających z patentu lub prawa ochronnego, także związku chemicznego (art. 1),
zarejestrowanego w państwie stronie porozumienia TRIPS.
Zauważył, że w toku sporu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej
i w związku z tym rozważał także zgodność art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art.
4
28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Zdaniem sądu
pierwszej instancji, uzależnienie pełnej ochrony wynikającej z prawa wyłącznego
wprowadzone przez polską ustawę, jest środkiem podobnym do ograniczeń
ilościowych w rozumieniu art. 28 TWE. Ma bowiem bezpośredni wpływ na
ograniczenie swobody przepływu towarów.
Uznając, że art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej nie stanowi podstawy do
ograniczenia uprawnień powódki, wynikających z prawa międzynarodowego
i wspólnotowego, Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo na podstawie art. 286 i art.
287 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117) w zw. z art. 317 § 1 k.p.c.
Na skutek apelacji pozwanej wyrokiem z dnia 4 listopada 2005 r. Sąd
Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w ten sposób, że zobowiązał pozwaną
do ogłoszenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w czasopiśmie
„R." na własny koszt oświadczenia o następującej treści „S.” Sp. z o.o. oświadcza,
że dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży
udzielonego firmie „J.” na związek chemiczny [...] przez sprzedaż leku [...]
zawierającego ten związek" i oddalił apelację w pozostałej części.
Sąd drugiej instancji dostrzegł, że oświadczenie jakie powinna złożyć
pozwana sugerowało, że prawo wyłączne zostało udzielone powódce na lek [...],
gdy tymczasem obejmowało ono tylko związek chemiczny [...] i dlatego w tym
kierunku należało go doprecyzować.
Rozważając problem zastosowania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej
podniósł, że do dnia 16 kwietnia 1993 r. w Polsce obowiązywał zakaz udzielania
patentów na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wynalazczości w pierwotnym brzmieniu). Wprawdzie w wyniku nowelizacji zakaz
ten został zniesiony jednak z zastrzeżeniem, że do 30 listopada1992 r. nie mogły
być udzielane patenty na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 4 ust. 1
ustawy nowelizującej). Przepis ten wszedł w życie 15 stycznia 1993 r. rozciągnął
ochronę uprawnionego z patentu wydanego wcześniej w państwie należącym do
Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej na środki
farmaceutyczne i związki chemiczne. Wprowadzenie prawa wyłącznego do
5
ustawodawstwa krajowego umożliwiło upragnionym korzystanie z istotnych praw,
wynikających z opatentowania w innym państwie związku chemicznego lub środka
farmaceutycznego na warunkach określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 4 ust.
5 ustawy nowelizującej do uzyskania i wykonywania prawa wyłącznego miały
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 października 1972 r.
o wynalazczości (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.). Ustawa ta
straciła moc z dniem 22 sierpnia 2001 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej „p.w.p."). Z powołaniem się na art. 315 ust. 1 p.w.p.
oraz wykładnię zaprezentowaną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca
2004 r., l CK 157/03 (OSNC 2005, nr 3, poz. 53) i fakt, że przedmiotem sporu
pomiędzy stronami są stosunki prawne powstałe po dniu 22 sierpnia 2001 r.
podkreślił, że Sąd pierwszej instancji trafnie wskazał jako podstawę rozstrzygnięcia
art. 286 i art. 287 p.w.p.
Z odwołaniem się do wykładni systemowej i historycznej podkreślił, że
w myśl art. 4 ust. 3 pkt 5 i ust. 6 ustawy nowelizującej prawo wyłączne ulegało
ograniczeniu w wypadku nie podjęcia przez uprawnionego produkcji w Polsce
w wymiarze zaspokajającym potrzeby rynku polskiego. W myśl tego unormowania
samo sprowadzanie przez uprawnionego produktu wytwarzanego poza granicami
kraju nie prowadziło do stanu, w którym osoba trzecia musiałaby zaniechać
sprzedawania leku na obszarze naszego kraju.
Potwierdził stanowisko Sądu pierwszej instancji, że porozumienie TRIPS,
jako umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie, zgodnie z normą kolizyjną art. 91 ust. 2 Konstytucji, miało
pierwszeństwo przed zakwestionowanym art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej.
Z uwagi na charakter prawa wyłącznego, jego genezę, związek z patentem
europejskim, zakres uprawnień Sąd Apelacyjny uznał, że prawo wyłączne jest
patentem w rozumieniu art. 27 ust. 1 TRIPS. Wskazał że zarzut pozwanej
konieczności zbadania przesłanki wynalazku i jego nowości nie miał znaczenia
w sprawie, gdyż przedmiotem sporu nie była kwestia udzielenia patentu, lecz
korzystania z praw patentowych.
6
Sąd Apelacyjny zakwestionował pogląd o niezgodności polskiego porządku
prawnego z prawem Unii Europejskiej, które z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło
obowiązywać na obszarze kraju. Podniósł, że przy tym badaniu nie jest
wystarczające porównanie konkretnych przepisów, lecz trzeba uwzględniać ich
usytuowanie w całym systemie prawnym, skoro po akcesji Polski do Unii
Europejskiej obowiązują podsystemy regulacji prawnych, pochodzące z różnych
centrów prawodawczych, które powinny koegzystować na zasadzie obopólnej
przyjaznej wykładni i kooperatywnego współstosowania. Skoro polski system
zawiera różne normy (art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej i art. 27 ust. 1 TRIPS)
regulujące przedmiot sporu, to brak w nim sprzeczności jeżeli, tak jak
w omawianym wypadku, norma kolizyjna przesądza, który należy stosować.
Zauważył jednocześnie, że zakresy podmiotowe tych norm, są różne gdyż art. 4
ust. pkt 6 ustawy nowelizującej ma zastosowanie w tych wszystkich wypadkach,
w których strona nie może powołać się na umowę międzynarodową. Stosowanie
jednak tego przepisu jest wyłączone w wypadku gdy umowa międzynarodowa,
w tym art. 27 ust. 1 TRIPS, stanowi inaczej. Istnienie normy kolizyjnej tj. art. 91 ust.
2 Konstytucji stanowiło, jego zdaniem, podstawę do przyjęcia, że polski system
prawny zapewniał powódce ochronę wymaganą przez prawo europejskie i nie był
z nim sprzeczny.
Pozwana w skardze kasacyjnej opartej na podstawie naruszenia prawa
materialnego, tj. niewłaściwej wykładni art. 315 p.w.p. i art. 27 ust. 1 zd. 2 TRIPS
oraz niewłaściwym zastosowaniu art. 27 ust. 1 TRIPS, wniosła o uchylenie
zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź
o oddalenie powództwa w całości.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zasadność skargi kasacyjnej zależała od oceny zgodności art. 4 ustawy
nowelizującej z przepisami porozumienia TRIPS. Z kolei aby rozstrzygnąć ten
problem trzeba było odpowiedzieć na pytanie czy przepisy tej umowy mają
charakter norm samowykonalnych, oraz jaki jest stosunek art. 27 ust. 1 TRIPS do
art. 5A Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca
7
1883 r. w brzmieniu ustalonym Aktem sztokholmskim dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U
z 1975 r. Nr 9, poz. 51 dalej „Konwencji paryskiej").
Trzeba podzielić dominujący w literaturze pogląd, że ani tryb rozwiązywania
sporów unormowany w porozumieniu TRIPS, ani sprzeciw niektórych państw
członkowskich wobec koncepcji bezpośredniej skuteczności nie podważają
argumentów jurydycznych przemawiających za bezpośrednią skutecznością tych
norm. Należało więc przyjąć, że art. 27 ust. 1 TRIPS ma bezpośrednią skuteczność
na gruncie polskiego systemu prawnego i rozważyć czy nie zastosowanie art. 4 ust.
6 ustawy nowelizującej ze względu na zasadę prymatu ratyfikowanej w drodze
ustawy umowy międzynarodowej było trafne.
Z treści art. 4 ust. 2 i 6 ustawy nowelizującej wynika, że swą hipotezą
obejmują uprawnionego z patentów w jednym z państw należących do
Międzynarodowego Związku Ochrony Własności przemysłowej. Z kolei w art. 27
ust. 1 TRIPS określono, jako warunek udzielania patentów na wynalazki, produkty
i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego czy dotyczą one
produktu czy procesu ich nowość. Argumentacja Sądu Apelacyjnego w tej kwestii
nie jest trafna. Niewątpliwym jest, że wynalazek musiał być nowy skoro uzyskał
patent europejski, natomiast nie uwzględnił tego, że cecha nowości została
z upływem czasu utracona, co wykluczyło możliwość skutecznego ubiegania się
o patent w Polsce po zniesieniu zakazu patentowania leków. Ponieważ więc
wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej prawo wyłączne nie jest określone
jako patent, a w chwil jego udzielania wynalazek nie był nowy, można więc z tych
względów bronić poglądu, że art. 27 ust. 1 TRIPS nie dotyczy prawa wyłącznego.
W każdym razie trafny jest pogląd o braku wykluczenia stosowania art. 4
ust. 6 ustawy nowelizującej przez art. 27 ust. 1 TRIPS wyrażony przez Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05 (nie publikowany).
Artykuł 2 TRIPS nakazuje sygnatariuszom tego Porozumienia stosować się do art.
1 - 12 i 19 Konwencji paryskiej. Artykuł 1 ust. 4 tej Konwencji ujmuje pojęcie
patentu bardzo szeroko. Gdyby nawet uznać, że prawo wyłączne mieści się
w hipotezie tego przepisu, gdyż sama nazwa nie może mieć przesądzającego
znaczenia, to także brak podstaw do innej oceny stosunku omawianych przepisów.
8
Prawo wyłączne na wynalazek substancji [...] zostało przyznane powodowi
przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS w odniesieniu do Polski, a jego art.
70 ust. 1 stanowi, że umowa ta nie stwarza zobowiązań w stosunku do działań,
które miały miejsce przed datą wprowadzenia go przez członka, którego dotyczą.
Art. 27 ust. 1 TRIPS wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu na miejsce
produkcji zarówno w stosunku do uzyskania patentu, jak i korzystania z niego.
Uzyskanie tego prawa następuje w określonej chwili, natomiast korzystanie z niego
jest procesem, czyli rozciąga się w czasie. Przepis art. 70 ust. 2 TRIPS obejmuje
zobowiązania członków, porozumienia co do praw istniejących w dniu
wprowadzania przez dane państwo go w życie. Przepis ten nie obejmuje zaś
samego uzyskania danego prawa i tym samym powstania przedmiotu ochrony
wynikającej z porozumienia TRIPS. Chwila uzyskania patentu i jednocześnie
uzyskania prawa podmiotowego jest objęta unormowaniem zawartym w art. 70 ust.
1 TRIPS. Należy więc przyjąć, że w stosunku do warunków samego uzyskania
patentu przed datą wejścia w życie porozumienia TRIPS w danym państwie,
zakazy dyskryminacji nie działają, podobnie jak i do korzystania z niego przed tą
datą. Uzyskanie patentu po tej dacie i korzystanie z patentu od tej chwili objęte jest
już zakazem dyskryminacji zgodnie z regułą intertemporalną wyrażoną w art. 70
ust. 2 TRIPS. Nie można więc korygować suwerennych decyzji ustawodawcy
krajowego pod kątem zakazu wprowadzonego znacznie później, w zupełnie innych
warunkach, przez TRIPS.
Artykuł 4 ustawy nowelizującej stanowił realizację zobowiązań Polski
wkraczającej na drogę transformacji i odzwierciedlał postanowienia Aneksu nr 1 do
Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonym w Waszyngtonie dnia
21 marca 1990 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 97, poz. 467 ze zm.), który wszedł w życie
dnia 6 sierpnia 1994 r. (por. oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r., Dz.U. Nr
97, poz. 468).
Ustawa nowelizująca wprowadziła dotychczas niedostępną w Polsce
możliwość udzielania patentów na produkty lecznicze na zasadach ogólnych,
a zatem pod warunkiem ich nowości. Trzeba więc podzielić pogląd, że
wprowadzenie równolegle tę samą ustawą prawo wyłączne stwarzało wyjątkową
9
możliwość uzyskania tytułu zbliżonego do patentu, mimo braku nowości wynalazku.
Przez wprowadzenie równolegle takiej wyjątkowej instytucji, odbiegającej od
ugruntowanych zasad prawa patentowego, ustawodawca polski miał prawo
opatrzyć ją dodatkowymi warunkami i dlatego mógł uzależnić uzyskanie prawa
wyłącznego od wytwarzania produktu w Polsce. Wprowadzenie tego wymagania
nie tylko wtedy nie naruszało żadnych zobowiązań międzynarodowych Polski, ale
realizowało postanowienia Traktatu z USA.
Następcze wyeliminowanie warunku produkcji krajowej ze względu na treść
art. 27 ust. 1 TRIPS, po wielu latach od wprowadzenia instytucji prawa wyłącznego
naruszałoby cel tych przepisów, które ją regulowały. Także względy podniesione
przez Sąd Najwyższy w wyżej powołanym wyroku przemawiają przeciwko
wyłączeniu stosowania art. 6 ustawy zmieniającej ze względu na sprzeczność z art.
27 ust. 1 TRIPS.
Trafność tego podstawowego zarzutu zwalniała w zasadzie od
szczegółowego rozważenia dalszych, albowiem stanowiła już podstawę do
uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż czyniła
na powrót istotną kwestię zgodności art. 4 ust. 6 ustawy zmieniającej z art. 28 TWE
o ile roszczenia dotyczyły okresu po dniu 1 maja 2004 r. W świetle zajętego
stanowiska rozważania Sądu Apelacyjnego w tej kwestii stały się bezprzedmiotowe.
Marginesowo można zauważyć tylko, że nietrafny był, z przyczyn
podniesionych w odpowiedzi na skargę kasacyjną, zarzut sprzeczności art.
27 TRIPS z art. 5 A Konwencji paryskiej.
Przy badaniu zgodności art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art. 28 TWE
wymaga rozważenia kwestia, kiedy powstawało prawo wyłączne jako prawo
podmiotowe powódki, tj. czy mogło powstać do czasu podjęcia produkcji leku
w Polsce w wymiarze zaspakajającym potrzeby lokalnego rynku, a więc czy bez
spełnienia tego warunku prawnego powódka była uprawniona i czy bez tej
wyłączności nie powracał stan ogólnej swobody korzystania z nie opatentowanego
w Polsce wynalazku.
W związku z cofnięciem na rozprawie kasacyjnej przez powódkę roszczenia
dotyczącego nakazania oświadczenia w czasopiśmie w tej części wyrok Sądu
10
Apelacyjnego i poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego został uchylony
i postępowanie Sąd Najwyższy umorzył na podstawie art. 203 § 1 i 4 k.p.c., w zw.
z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 39821
k.p.c.
W dalszej części wyrok Sądu drugiej instancji z powyższych względów uległ
uchyleniu i sprawa została przekazana temu sądowi do ponownego rozpoznania na
podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c.