Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 9 grudnia 2004 r.
II PK 77/04
Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy stosowany razem z
opatentowanym wynalazkiem nie ma wpływu na wysokość udziału tego wyna-
lazku w efektach uzyskiwanych w rezultacie jego zastosowania, ustaloną w
okresie stosowania łącznie obu tych projektów wynalazczych.
Przewodniczący SSN Maria Tyszel, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara
Wagner (sprawozdawca)
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2004 r. sprawy
z powództwa Bogumiła K. przeciwko „M.” L. SA w L. o zapłatę, na skutek kasacji
strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 października
2003 r. [...]
u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania
Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu, pozostawiając temu Sądowi orzeczenie o kosz-
tach postępowania kasacyjnego.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 29 października 2003 r. [...], od-
dalił apelację M. L. SA w L. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27
marca 2003 r. [...] zasądzającego od strony pozwanej M. L. SA na rzecz powoda Bo-
gumiła K. kwoty: 36.975,43 zł z ustawowymi odsetkami od 10 sierpnia 1995 r.,
7.865,35 zł z odsetkami od 1 marca 1996 r. oraz 12.191,75 zł z odsetkami od 1
marca 1997 r. i oddalającego powództwo w pozostałym zakresie.
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich
prawna ocena: Bogumił K. jest twórcą wynalazku pod tytułem „zamek wierzchni do
drzwi”. W dniu 19 października 1994 r. Urząd Patentowy udzielił wynalazkowi patentu
[...], trwającego od 5 września 1990 r. W pierwszym okresie stosowania zamka
wierzchniego do drzwi, to jest od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 1992 r. produkcja i
2
zbyt przyniosły stronie pozwanej zysk w kwocie 147.938 zł. M. L.SA ustalił udział po-
woda w wynalazku w odniesieniu do konstrukcji całego zamka „TD 11” (nazwa han-
dlowa TUR1) na 10 % efektów ekonomicznych i przyjął ustalone wynagrodzenie na
poziomie 5 % efektów. Na podstawie § 37 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33 poz. 178 ze
zm.) strona pozwana wypłaciła Bogumiłowi K. kwotę 739,70 zł. W drugim roku sto-
sowania wynalazku, przy osiągnięciu przez M. L. zysku w kwocie 152.256 zł i zacho-
waniu takich samych kryteriów obliczania efektów ekonomicznych, wypłacono powo-
dowi kwotę 739,70 zł. W trzecim roku stosowania wynalazku - w okresie od 1 stycz-
nia 1994 r. do 31 grudnia 1994 r. - zysk strony pozwanej wyniósł 275.947 zł, a powo-
dowi wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.376,30 zł. Za czwarty rok stosowania
wynalazku - za okres od 1 stycznia 1995 r. do 31 grudnia 1995 r. - przy zysku M. L. w
kwocie 174.787 zł, wypłacono Bogumiłowi K. 874 zł, a za piąty rok przy zysku wyno-
szącym 270.927 zł, powód otrzymał 1.354,60 zł. W wynalazku Bogumiła K. - zamku
TUR 1, nie była zamontowana wkładka WP - 10. W 1992 r. wraz z zamkiem TUR 1
stosowany był inny projekt wynalazczy w postaci zamka TD 1. Strona pozwana nie
prowadziła prac badawczo - rozwojowych. Z uwagi na 30% udział zamka TD 1 w
zamku TUR 1 w roku 1992, Sąd zasądził na rzecz powoda 70% wynagrodzenia, zaś
za pozostałe lata, od 1993 r. do 1996 r., pełne wynagrodzenie wraz z należnymi od-
setkami.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, istota sporu dotyczy zasadności zastosowania
przez stronę pozwaną § 10 ust. 2 i ust. 3 Zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu
Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie
zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagro-
dzeń za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12, poz. 87), powoływanego dalej
jako „zarządzenie”. Pozwana Spółka podnosiła bowiem, że wynalazek powoda „za-
mek wierzchni do drzwi” TUR 1 stanowił kompilację wcześniejszych jej osiągnięć, a
mianowicie wkładki długiej WP 10, zamka TD 1 i szyldu zabezpieczającego, wdrożo-
nego w wyniku prac badawczo - rozwojowych. W dniu 31 maja 1993 r. siedmiooso-
bowy zespół, po przeanalizowaniu materiałów przedłożonych Urzędowi Patentowe-
mu na wynalazek pt. „zamek wierzchni do drzwi”, określił na 10% udział rozwiązania
zawartego w projekcie powoda w stosunku do konstrukcji całego zamka TUR 1. Na-
stępnie - na podstawie § 37 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca
1984 r. w sprawie projektów wynalazczych - strona pozwana ustaliła wynagrodzenie
3
w wysokości 5% efektów ekonomicznych i według powołanych reguł wypłaciła powo-
dowi wynagrodzenie. Ponieważ Bogumił K. kwestionował udział innych rozwiązań w
jego wynalazku, należało dokonać analizy więzi technicznej zachodzącej między wy-
nalazkiem powoda a innymi projektami wynalazczymi, a to wkładką WP10 i wzorem
użytkowym TD 1 oraz wynikiem prac badawczo - rozwojowych szyldu zabezpiecza-
jącego, o ile były one prowadzone.
Na podstawie opinii biegłych Sąd ustalił, że produkowana dotychczas wkładka
WP 10 nie ma zastosowania w produkcji zamka według patentu nr 164 309. Wynala-
zek powoda (według patentu [...]) był stosowany razem ze wzorem użytkowym, na
który udzielono prawa ochronnego [...] pod tytułem „zamek wierzchni do drzwi”.
Prawo ochronne tego projektu wynalazczego trwało od dnia 23 grudnia 1987 r. do
dnia 23 grudnia 1992 r., po czym wygasło. Wynalazek został zastosowany w normal-
nej produkcji od początku 1992 r., a prawo ochronne na wzór użytkowy [...] wygasło
w końcu 1992 r. W 1992 r. występowało - zdaniem Sądu - łączne stosowanie obu
projektów wynalazczych. Efekty ekonomiczne osiągnięte w wyniku wdrożenia do pro-
dukcji wynalazku powoda zostały obliczone przez stronę pozwaną i w toku procesu
nie były kwestionowane przez powoda. Sąd ustalił udział wzoru użytkowego [...] w
łącznych efektach na 30% ich wartości w 1992 r. Klucz podziałów efektów na 30% i
70% na korzyść rozwiązania konstrukcyjnego objętego patentem wynika stąd, że w
sensie ogólnym wynalazek stanowi zawsze najwyższą rangę rozwiązania konstruk-
cyjnego, natomiast wzór użytkowy ma rangę pośrednią pomiędzy projektem racjona-
lizatorskim a wynalazkiem. Ponadto, rozwiązanie z wzoru użytkowego nie dotyczy
bezpośrednio samego zamka, lecz konstrukcji jego mocowania do skrzydła drzwi i
ościeżnicy. Powoduje to efekt użytkowy w postaci zwiększonej odporności moco-
wania zamka na próby wyrwania go z drzwi w porównaniu do mocowania go przy
użyciu wkrętów do drewna. Taka zmiana konstrukcyjna jako samoistna nie byłaby
warunkiem wystarczającym do przyznania policyjnego atestu na zamek. O przyzna-
niu takiego atestu w sposób zasadniczy zadecydowało opatentowane rozwiązanie
konstrukcyjne zamka. Brak było - zdaniem Sądu - podstaw do ustalenia, aby łączne
stosowanie obu projektów wynalazczych występowało w następnych latach poza
rokiem 1992, z końcem którego wygasło prawo wyłącznego stosowania wzoru użyt-
kowego na skutek nieprzedłużenia przez stronę pozwaną ochrony na dalszy okres.
Wprawdzie konstrukcja zamka nie zmieniła się, jednak wygasło prawo strony pozwa-
nej do wzoru użytkowego [...]. Oznacza to, że z takiego rozwiązania może korzystać
4
każdy bez żadnych ograniczeń. Wygaśnięcie patentu powoduje, że wynalazek sta-
nowi stan techniki i może być w dowolnym rozmiarze stosowany przez każdy zainte-
resowany podmiot gospodarczy.
W ocenie Sądu, strona pozwana nie prowadziła prac badawczo - rozwojowych
nad szyldem zabezpieczającym. Bezzasadny jest zarzut, że powód miał interes, aby
zniszczyć dokumentację dotyczącą prowadzenia tych prac. Zeznania świadków zło-
żone na tę okoliczność są niewiarygodne w kontekście opinii COBR M., wedle której
„tarcza zewnętrzna osłaniająca wkładkę bębenkową oraz jej sposób zamocowania w
zamku wierzchnim do drzwi będącym przedmiotem analizy była rozwiązaniem, które
powstało w wyniku prac konstrukcyjnych prowadzonych w Zakładach M. L. w 1985 r.
i została zaadoptowana do analizowanego zamka”, oraz opinii Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, z której wynika, że zastosowano szyld według znanych rozwiązań sto-
sowanych w przypadkach zamków wyposażonych we wkładki bębenkowe profilowe,
co pozwala przyjąć, że szyld był powszechnie znanym i stosowanym rozwiązaniem w
zamkach tego typu.
Strona pozwana zaskarżyła ten wyrok kasacją. Wskazując jako podstawę ka-
sacji naruszenie prawa materialnego, a mianowicie § 10 ust. 2 i ust. 3 zarządzenia
Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 31
stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do
ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze - poprzez
jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu poglądu, że „w wynalazku Powoda
zastosowano wzór użytkowy należący do Pozwanej - jedynie w okresie ochrony tego
wzoru użytkowego”, jej pełnomocnik wniósł o „uchylenie zaskarżonego Wyroku i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu”, oraz o
„orzeczenie od Powoda na rzecz Pozwanej kosztów postępowania kasacyjnego wg.
norm przepisanych.” Jako okoliczność uzasadniającą rozpoznanie kasacji powołał
występowanie istotnego zagadnienia prawnego wyrażającego się w pytaniu „czy w
rozumieniu [...] § 10 ust. 2 i ust. 3 Zarządzenia, zważywszy na materię regulowaną
tym Zarządzeniem - Prawodawca nakazuje stosować kryterium trwania stanu
ochrony projektu nowego - w sytuacji gdy projekt nowy niewątpliwie powstał na bazie
projektu już stosowanego, jest z nim razem stosowany przez cały okres obliczeniowy
a uzyskiwane efekty ekonomiczne są łącznym rezultatem obydwu tych projektów
przez cały okres stosowania nowego projektu.”
5
W uzasadnieniu kasacji pełnomocnik M. L. podniósł, że błędny jest pogląd
Sądu, wedle którego dotychczasowy projekt „przestaje mieć cechy projektu wynalaz-
czego” z chwilą kiedy ustaje opłacona ochrona. Oznacza to, że ustanie okresu opła-
conej ochrony powoduje, że „wynagrodzenie twórcy wynalazku odrywa się od istoty
powstania wynalazku”, co przeczy ratio legis zarządzenia. Przepisy te regulują sytu-
acje, w których na promocję i wysoką gratyfikację zasługują rozwiązania w najwyż-
szym stopniu nowatorskie. A contrario wynika z nich, że rozwiązania oparte w istot-
nym stopniu na cudzym pomyśle i nakładach premiowane są w niższym stopniu.
Ocena Sądu została oparta wyłącznie na opinii biegłych rzeczników patentowych,
które charakteryzują się „skłonnością do ochrony interesów wynalazcy - Powoda”.
Zarzucił, że Sąd bezpodstawnie nie uwzględnił opinii biegłego Daniela B., który jest -
w jego ocenie - profesjonalistą w zakresie mechaniki i konstrukcji. Sąd wyraził po-
gląd, że konstrukcja zamka nie zmieniła się, co powoduje „stan swobodnego korzy-
stania przez każdego, bez konsekwencji prawnych czy finansowych”. Przedmiot wy-
kładni dotyczy jednak „konkretnego twórcy wynalazku, który nie powinien czerpać
pełnych profitów należnych „wynalazcy” skoro pochodzą one w znacznym stopniu z
cudzej pracy”.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja oparta jest na podstawie wskazanej w art. 3931
pkt 1 k.p.c. Oznacza
to, że ustalenia stanowiące faktyczną podstawę rozstrzygnięcia zawartego w zaskar-
żonym wyroku należy traktować jako niewadliwe.
Wynalazek Bogumiła K. „zamek wierzchni do drzwi” TD 11 (o nazwie handlo-
wej TUR 1), chroniony od 5 września 1990 r. patentem nr 164 309, był stosowany
przez stronę skarżącą razem ze wzorem użytkowym „zamek wierzchni do drzwi” TG1
korzystającym (w okresie od 23 grudnia 1987 r. do 23 grudnia 1992 r.) z prawa
ochronnego [...]. Obydwa projekty wynalazcze stosowane były łącznie; udział wzoru
użytkowego w wartości efektów wynosił 30%, zaś wynalazku - 70%. Po wygaśnięciu
prawa ochronnego na wzór użytkowy, konstrukcja zamka TUR 1 nie uległa zmianie.
Problem prawny, jaki powstał na tle tak ustalonego stanu faktycznego, daje się
sformułować w pytaniu, czy i jakie znaczenie ma wygaśnięcie prawa ochronnego na
wzór użytkowy, stosowany łącznie z opatentowanym wynalazkiem, na wysokość wy-
nagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku. Sądy obu instancji przyjęły, że skoro
6
wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy „zamek wierzchni do drzwi” TG1
powoduje, że chroniony nim projekt wynalazczy staje się „stanem techniki” i można z
niego korzystać bez żadnych ograniczeń, to wynalazek, z którym był stosowany,
staje się projektem wynalazczym w całości oryginalnym, autorskim, a prawo korzy-
stania z niego powinno być wynagradzane - w relacji do efektów - w pełnej wysoko-
ści. Oznacza to, że początkowa wartość wynalazku (70% efektów) wzrasta o wartość
wzoru użytkowego (30% efektów) tylko dlatego, że wygasło prawo ochronne na ten
wzór.
Taka wykładnia przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz-
czości, zwłaszcza z jej art. 98a i art. 98b, oraz obowiązującego w spornym okresie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wy-
nalazczych, a także zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo -
Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania
efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracowni-
cze projekty wynalazcze (§ 10), jest nieprawidłowa. Z ustawowej definicji wynalazku
(a także innych projektów wynalazczych) wynika, że ich cechą zasadniczą jest no-
watorskość rozwiązania technicznego. Jest ona rezultatem oryginalnej myśli twórczej
wynalazcy, jego wysiłku intelektualnego, wiedzy przede wszystkim, ale nie tylko
technicznej, wyobraźni, a nawet fantazji. Chroniony i wynagradzany jest właśnie ów
wkład własnej pracy twórcy. Jego wartość w efektach uzyskanych ze stosowania wy-
nalazku nie wzrasta tylko dlatego, że wzór użytkowy stosowany razem z tym wyna-
lazkiem stał się, w rezultacie wygaśnięcia prawa ochronnego, stanem techniki. Tym
samym nie wzrasta wartość udziału wynalazku w efektach uzyskiwanych wskutek
jego stosowania. Jest to nie tylko wniosek logiczny, ale uzasadniony normatywnie,
funkcjonalnie i aksjologiczne, skoro wynagrodzenie, jeżeli umowa nie stanowi ina-
czej, ma być ustalone „w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku”
(art. 98a ust. 3 ustawy).
W konkluzji należy stwierdzić, że wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór
użytkowy stosowany razem z opatentowanym wynalazkiem nie ma wpływu na wyso-
kość udziału tego wynalazku w efektach uzyskiwanych w rezultacie jego zastosowa-
nia, ustaloną w okresie stosowania obu tych projektów wynalazczych łącznie. Usta-
lając zatem wynagrodzenie Bogumiła K. za korzystanie przez stronę pozwaną z wy-
nalazku „zamek wierzchni do drzwi” TD 11 (RUR 1) za okres po wygaśnięciu prawa
ochronnego na wzór użytkowy „zamek wierzchni do drzwi” TD1 z pominięciem 30%
7
udziału tego wzoru w efektach uzyskiwanych przez stronę pozwaną z zastosowania
tego wynalazku naruszono art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości i § 10 ust. 2 i 3 zarządzenia z dnia 31 stycznia 1986 r. w okresie jego
obowiązywania (tj. do 16 kwietnia 1993 r.).
Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy, stosownie do art. 39313
k.p.c.,
orzekł jak w sentencji.
========================================