Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III CSK 192/08
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 7 października 2008 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz
SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian
w sprawie z powództwa Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych "F.(...)" sp. z o.o. w W.
przeciwko "F.(...)" AG w S. w Szwajcarii
o ochronę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 października 2008 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 grudnia
2006 r., sygn. akt I ACa (…),
oddala skargę kasacyjną;
zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta)
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych F.(...) Spółka z o.o. w W. w pozwie
skierowanym przeciwko F.(...) AG w S. (Szwajcaria) wniosła – po ostatecznym
sprecyzowaniu żądania - o „I. nakazanie pozwanemu zaniechania używania słowa
„F.(...)” jako elementu firmy lub oznaczenia oddziału na terytorium Polski, II. nakazanie
pozwanemu zaniechania używania słowa „F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych
2
zawierających słowo „F.(...)” do oznaczania jego przedsiębiorstwa na terytorium Polski i
III. zakazanie pozwanemu używania w obrocie gospodarczym oznaczenia słownego
„F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych zawierających słowo „F.(...)” dla odróżnienia
towarów i usług oferowanych na terytorium Polski.”
Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 18 lipca 2006 r. uwzględnił powództwo.
Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2006 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej od tego
wyroku. Rozstrzygnięcie to oparte zostało na następujących ustaleniach.
Powodowa Spółka powstała w 1993 r. Siedziba jej znajduje się w W. przy ul. M.
Przedmiotem jej działania jest m. in. produkcja wyrobów gumowych i produktów z
tworzyw sztucznych. W dniu 1 czerwca 1997 r. pomiędzy powódką a A.(...) GmbH
została zawarta umowa o współpracy handlowej. A.(...) GmbH została wyłącznym
przedstawicielem powódki na Europę z wyjątkiem Europy Środkowo-Wschodniej i
Skandynawii. Później na terenie Europy powstały inne spółki posługujące się firmą
zawierającą słowo „F.(...)”, m.in. w 2000 r. powstała pozwana. Spółki te oferowały
produkty wytwarzane przez powódkę. Wobec przekształceń kapitałowych pozwana
uzyskała wobec A.(...) GmbH i innych spółek działających poza Polską status spółki
dominującej. W 2004 r. pozwana otworzyła swój oddział w Polsce pod firmą „F.(...) AG
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”. Przedmiot działalności oddziału obejmuje produkcję i
handel wyrobami z gumy i kauczuku, jak również handel towarami wszelkiego rodzaju.
Siedziba jego mieści się pod tym samym adresem co powódki. W okresie od 29 kwietnia
2004 r. do 31 lipca 2005 r. pozwana nie prowadziła działalności handlowej.
Przygotowywała współpracę z Fabryką (...) Opon w W. Od dnia 13 czerwca 1994 r.
powódce przysługuje – do dnia 13 czerwca 2014 r. – prawo ochronne na znak towarowy
zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Znak ten, o kolorach niebieskim białym i
czerwonym, składa się z oznaczenia graficznego – fantazyjnie zawiniętego na kształt
pętli węża na kwadratowym tle o zaokrąglonych rogach oraz z zamieszczonego pod nim
słowem „F.(...)”. W szwajcarskim Rejestrze Tytułów oraz Znaków Podlegających
Ochronie zastrzeżony został na rzecz pozwanej znak towarowy słowno-graficzny F.(...).
W Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zarejestrowane zostały na
rzecz U. A. wspólnotowe znaki towarowe: słowny, zawierający słowo „F.(...)” i słowno-
graficzny, przedstawiający na prostokątnym tle węża fantazyjnie zawiniętego na kształt
pętli, a pod nim słowo „F.(...)”. Te same znaki towarowe zarejestrowane zostały na rzecz
U. A. w niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych. U. A. upoważniła
pozwaną do używania tych znaków towarowych i pozwana używa ich dla oznaczenia
3
prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. W czasie działania oddziału pozwanej w
Polsce zdarzały się pomyłki co do tożsamości stron wyrażające się w doręczaniu
korespondencji i faktur oraz przekazywaniu faksów powódce zamiast pozwanej (jej
oddziałowi).
W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny w pełni podzielił pogląd prawny wyrażony
przez Sąd pierwszej instancji, którego wynikiem stało się uwzględnienie powództwa. W
szczególności uznał, że naruszenie przez pozwaną prawa powódki do firmy przez
używanie dla oznaczenia oddziału pozwanej w Polsce słowa „F.(...)” jest oczywiste i
żądanie pozwu objęte pkt I znajduje oparcie w przepisie art. 4310
k.c. Wprawdzie
pozwana używa oznaczenia swego oddziału w Polsce zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), ale okoliczność ta nie
uchyla bezprawności działania pozwanej, która wynika z tego, że działanie jej jest
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Bezpodstawny jest też zarzut pozwanej,
że wynik tej oceny narusza zasadę swobody działalności gospodarczej i godzi w zasadę
wzajemności określonej w umowie zawartej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a
Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w
Bernie w dniu 8 listopada 1989 r.
Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu pierwszej instancji, że sposób oznaczenia
przedsiębiorstwa przez pozwaną może na terenie Polski wprowadzać w błąd klientów co
do tożsamości przedsiębiorstwa. Zwrócił uwagę, że warunkiem udzielenia ochrony
powódce jest wcześniejsze używanie przez nią oznaczenia i zaaprobował uznanie przez
Sąd pierwszej instancji zasadności żądania pozwu objętego pkt II jako skutecznego w
świetle art. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Podkreślił, że nie sprzeciwia się temu niepodjęcie działalności
gospodarczej przez pozwaną. Sam fakt zarejestrowania w Polsce jej oddziału, którego
firma jest zbieżna z oznaczeniem powódki, przy uwzględnieniu siedzib obu podmiotów
pod tym samym adresem oraz tożsamego przedmiotu ich działania, jest wystarczającym
dowodem zaistnienia stanu zagrożenia interesów powódki.
Wreszcie Sąd Apelacyjny stwierdził, że nawet gdyby pozwanej przysługiwało
prawo do wspólnotowego znaku towarowego (w zasadzie identycznego ze znakiem
towarowym, co do którego prawo ochronne przysługuje powódce) – co zdaniem Sądu
pierwszej instancji nie zostało wykazane, o czym przesądza brak stosownych wpisów w
rejestrze – to prawo to nie jest skuteczne względem powódki, jak trafnie przyjął Sąd
pierwszej instancji z powołaniem się na art. 23 ust. 1, art. 106, 107 i 159a
ust. 5
4
rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego. Wskazał, że uwzględnienie żądania pozwu
zawartego w pkt III, jako roszczenia o charakterze prewencyjnym, mającemu na celu
uniknięcie sytuacji sprecyzowanej w art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej,
orzeczone zostało na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 285 tego Prawa.
Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżony został w całości skargą kasacyjną przez
pozwaną. Podstawami skargi są: I. naruszenie prawa materialnego – przez błędną
wykładnię względnie niewłaściwe zastosowanie – art. 4310
w zw. z art. 436
k.c. w zw. z
art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
ostatnio wymienionego przepisu w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 umowy zawartej między Polską
Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i
ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie w dniu 8 listopada 1989 r., art. 4310
w zw. z art.
436
k.c. w zw. z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, art. 4310
w zw. z art. 433
k.c., art. 20 i 22 w zw. z art. 37 ust. 1 Konstytucji
RP, art. 5 w zw. z art. 18 art. 5 tej ustawy w zw. z art. 551
k.c., art. 3 w zw. z art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 296 ust. 1 i
ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 153 w zw. z art. 154 i 285 Prawa własności przemysłowej, art.
1 ust. 2, art. 9 ust. 3 i art. 103 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, art. 106 w zw. z art. 159a ust. 5
oraz art. 23 tego rozporządzenia i II. naruszenie przepisów postępowania – art. 321 § 1
w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 385 w zw. z art. 382 i art. 386 § 1 k.p.c. Skarżąca wniosła o
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do
ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie także wyroku Sądu pierwszej instancji
i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,
ewentualnie orzeczenie co do istoty sprawy przez zmianę wyroku Sądu pierwszej
instancji i oddalenie powództwa.
Powódka wniosła o odrzucenie skargi kasacyjnej, względnie o jej oddalenie.
W stanowisku zajętym przez Prokuratora Generalnego na podstawie art. 3988
§ 1
k.p.c. wyraził on pogląd, że skarga kasacyjna powinna zostać oddalona.
Wobec tego, że braki skargi kasacyjnej, które zdaniem powódki uzasadniały jej
odrzucenie, podlegały usunięciu i zostały prawidłowo usunięte, brak jest podstawy do
odrzucenia skargi.
Rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
5
I. 1. Uwzględniający powództwo wyrok Sądu pierwszej instancji niemal dosłownie
odpowiada żądaniu powódki. Podstawą wydania tego wyroku są okoliczności faktyczne
stanowiące podstawę faktyczną tego żądania. Powódka nie była zobowiązana do
wskazania podstawy prawnej swego żądania i wskazanie jej przez powódkę nie wiązało
Sądu. Mogło ono mieć jedynie znaczenie dla określenia okoliczności faktycznych
uzasadniających żądanie, gdyby budziły one wątpliwości (wyroki Sądu Najwyższego: z
dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152 i z dnia 15 września
2004 r., III CK 352/03, niepubl.). W tej sytuacji nie może być mowy o naruszeniu przez
zaskarżony wyrok art. 321 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.
2. Przepisy art. 385 i 386 § 1 k.p.c. nie stanowią samodzielnej podstawy
zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną. Mogą one zostać naruszone tylko w razie gdy
inne podstawy skargi kasacyjnej są uzasadnione i wskazują, że oddalenie apelacji było
wadliwe, gdyż wyrok sądu pierwszej instancji powinien zostać zmieniony i sąd drugiej
instancji powinien orzec co do istoty sprawy.
Powołując jako podstawę skargi kasacyjnej naruszenie art. 385 w zw. z art. 382
k.p.c. skarżąca nie wskazała, jaki materiał zebrany w postępowaniu w pierwszej instancji
i w postępowaniu apelacyjnym został pominięty przy wydawaniu zaskarżonego wyroku.
Nie pozwala to na uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c.
II. 1. Według ustaleń faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku
działaniem pozwanej naruszającym prawo do firmy przysługujące powódce jest
oznaczenie oddziału pozwanej w Polsce zawierające słowo „F.(...)” i używanie tego
oznaczenia w trakcie działalności tego oddziału. Ocena ta, jako zdaniem Sądu
Apelacyjnego oczywista, nie została przez ten Sąd bliżej uzasadniona. Wbrew zarzutowi
skarżącej jest ona trafna. Aczkolwiek firma pozwanej i firma oddziału pozwanej w Polsce
składają się z kilku słów, ale słowem wyróżniającym każdą z nich jest słowo „F.(...)”.
Niewątpliwie może ono, a nie pełna nazwa firmy powódki czy firmy oddziału pozwanej,
w potocznym odbiorze być identyfikowane na terytorium Polski tak z powódką jak i z
oddziałem pozwanej. Niedostateczne odróżnianie się firmy oddziału pozwanej od firmy
powódki, może wprowadzać w błąd co do tożsamości tego podmiotu. Okolicznościami
sprzyjającymi temu są podobny przedmiot działania powódki i oddziału pozwanej i to, iż
ich siedziby mieszczą się nie dość, że w tej samej miejscowości, ale i pod tym samym
adresem.
Nie można podzielić stanowiska pozwanej, że wykazała, iż oznaczenie jej
oddziału w Polsce przy wykorzystaniu słowa „F.(...)” i używanie go w działalności tego
6
oddziału nie jest działaniem bezprawnym. Oznaczenie oddziału pozwanej w Polsce
zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (obecnie Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) świadczy jedynie o
tym, że dokonane ono zostało zgodnie z obowiązującym przepisem prawa, nie jest
jednajże okolicznością wystarczającą do uchylenia bezprawności działania pozwanej w
sytuacji, gdy działanie to narusza ustawowo chronione prawo do firmy powódki.
Stosownie do art. 433
§ 1 k.c. firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać
dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym
rynku, a według art. 436
firma oddziału osoby prawnej zawiera pełna nazwę tej osoby
oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. W
obowiązującym stanie prawnym nie ma takiego przepisu, jak nieobowiązujący art. 36 § 2
k.h., który przewidywał, że w razie gdy firma zakładu głównego nie różni się
dostatecznie od firmy wpisanej lub już zgłoszonej do rejestru handlowego, a znajdującej
się w siedzibie oddziału, firma oddziału powinna być uzupełniona dodatkiem
dostatecznie odróżniającym. Brak obecnie możliwości uzupełnienia firmy oddziału
dodatkiem dostatecznie odróżniającym nie świadczy o przyzwoleniu na oznaczenie
oddziału w sposób nie pozwalający na dostateczne odróżnienie jej od firm innych
przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jeżeli oznaczenie
takie, jak i posługiwanie się tym oznaczeniem w działalności oddziału, narusza prawo do
firmy innego przedsiębiorcy, jest to działanie bezprawne.
Nakazanie pozwanej zaniechania, jako działania bezprawnego, używania słowa
„F.(...)” dla oznaczenia jej oddziału w Polsce i jako elementu firmy tego oddziału, nie
może być poczytane – jak utrzymuje skarżąca – za naruszenie konstytucyjnie
gwarantowanej swobody działalności gospodarczej. Prawo do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej nie jest prawem bezwzględnym. „Wolność działalności
gospodarczej” (art. 31 Konstytucji) może doznawać – ze względu na ważny interes
publiczny – ograniczeń przewidzianych w ustawie (art. 22 Konstytucji). Ograniczenia
takie wynikają m.in. z przepisów chroniących prawo przedsiębiorcy do firmy czy
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W zakresie, w jakim inny
przedsiębiorca narusza te przepisy, prowadzenie przez niego działalności gospodarczej
podlega ograniczeniu zgodnie z prawem.
Uwzględnienie roszczenia powódki służącego ochronie jej prawa do firmy (art.
4310
k.c.) orzeczone zostało z uwzględnieniem zagranicznego statusu pozwanej. Nie
można zasadnie zarzucić, że nie respektuje zasady wzajemności obowiązującej w
7
stosunkach między stronami umowy zawartej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a
Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w
Bernie w dniu 8 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, poz. 366). Nie ma bowiem
przeszkód, żeby w zakresie niezbędnym dla ochrony praw przedsiębiorcy
szwajcarskiego, ograniczona została swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
przedsiębiorcy polskiego na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli działaniem tego
przedsiębiorcy zostanie zagrożone prawo do firmy przedsiębiorcy szwajcarskiego.
Rozstrzygnięcie sprawy zaskarżonym wyrokiem nie narusza zatem postanowień
wymienionej umowy, w szczególności jej art. 2 i 4 ust. 1.
2. Artykuł 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej – „u.z.n.k.”)
przyznaje ochronę przedsiębiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji.
Roszczenia z art. 18 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny zdaje się rozumieć jako roszczenia
prewencyjne w tym sensie, że przysługują one także, gdy dokonaniem czynu
nieuczciwej konkurencji interes przedsiębiorcy zostaje jedynie zagrożony, a ich
uwzględnienie ma zapobiec naruszeniu tego interesu. Należy przy tym zauważyć, że
stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., zawierającego ogólną definicję czynu nieuczciwej
konkurencji, czynem takim jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
W sprawie jest poza sporem, że to powódka dla oznaczenia swego
przedsiębiorstwa wcześniej niż pozwana używa słowa „F.(...)”. Ustalenia faktyczne
stanowiące podstawę zaskarżonego wyroku pozwalają na przyjęcie, że pozwana
dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji wobec powódki przez oznaczenie swego
oddziału w Polsce przy użyciu słowa „F.(...)”, jak i przez używanie na terytorium Polski
do oznaczenia swego przedsiębiorstwa słowa „F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych
zawierających to słowo, co może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości
przedsiębiorstwa. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 2 u.z.n.k.,
które to określenie zostało rozwinięte w art. 5 u.z.n.k. Czyn ten jest działaniem
mieszczącym się w ustawowym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1
u.z.n.k.). Dla takiej kwalifikacji działania pozwanej bez znaczenia jest, czy jej oddział
w Polsce podjął działalność gospodarczą, tj. działalność produkcyjną, usługową itp.
Wystarczającym jest ustalenie, że na terenie Polski podjął czynności prowadzące do
prowadzenia takiej działalności, zmierzające do podjęcia działalności gospodarczej.
Posługiwanie się przez pozwaną na terytorium Polski przy dokonywaniu tych czynności
8
dla oznaczenia oddziału jak i swojego przedsiębiorstwa słowem „F.(...)”, używanym
przez powódkę wcześniej dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa, jako mogące
wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, zagraża interesowi
powódki.
3. Rację ma skarżąca utrzymując, że przeniesienie wspólnotowego znaku
towarowego na inną osobę może nastąpić w drodze różnych czynności prawnych. W
każdym jednak razie wymaga ono dla swej ważności formy przewidzianej w art. 17 ust.
3 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE.L.94.11.1.). Sąd Apelacyjny uchylił się od
oceny ważności przeniesienia przez Ursulę Adamowski na rzecz pozwanej
wspólnotowych znaków towarowych. Jednakże zasadnie uznał za nieskuteczne
powołanie się – dla uzasadnienia obrony przed roszczeniem powódki opartym na
przepisach dotyczących ochrony znaków towarowych – na przysługujące pozwanej
prawo do wspólnotowych znaków towarowych. Wbrew zapatrywaniu Sądu
Apelacyjnego, dla uzasadnienia tego stanowiska zbędne jest odniesienie się do wyniku
rozstrzygnięcia kolizji między znakiem towarowym krajowym, wcześniej
zarejestrowanym na rzecz powódki, a wspólnotowymi znakami towarowymi, na które
powołała się pozwana. Stosownie do art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. czynności prawne, m.in. prowadzące do przeniesienia
wspólnotowego znaku towarowego, wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we
wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty Europejskiej dopiero po wpisaniu ich
do rejestru prowadzonego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
w A. Niewykazanie istnienia wpisu w tym rejestrze dotyczącego nabycia przez pozwaną
wspólnotowych znaków towarowych, jest wystarczające do uznania nieskuteczności
wobec powódki powołania się na prawo pozwanej wynikające z rejestracji tych znaków.
Uzasadnienie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej rozstrzygnięcia sprawy
opartego na przepisach o ochronie znaków towarowych nie jest wyczerpujące i w pełni
jasne. Rozstrzygnięcie sprawy zaskarżonym wyrokiem w omawianym zakresie należy
jednak uznać za odpowiadające prawu.
Słowo „F.(...)” jest istotnym elementem słowno-graficznego znaku towarowego,
do którego prawo ochronne przysługuje powódce. Posługiwanie się przez pozwaną dla
oznaczenia swego oddziału w Polsce jak i jej przedsiębiorstwa na terenie Polski słowem
„F.(...)” może być zatem potraktowane jako posługiwanie się znakiem towarowym
podobnym (w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –
9
Prawo własności przemysłowej, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.:
dalej – „p.w.p”.) do znaku zarejestrowanego na rzecz powódki. Jeżeli posługiwanie się
nim stanowiło używanie znaku towarowego w rozumieniu przepisów Prawa własności
przemysłowej i było bezprawnym używaniem tego znaku w obrocie gospodarczym (art.
296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p.), uzasadniałoby przyznanie powódce ochrony przewidzianej w
art. 296 ust. 1 p.w.p.
Artykuł 154 p.w.p. jedynie przykładowo wskazuje na czym polega używanie
znaku towarowego. Wymieniony przepis daje podstawę do przyjęcia, że używaniem
znaku towarowego jest także posługiwanie się nim dla oznaczenia przedsiębiorstwa lub
jego oddziału. Naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy przysługującego
powódce, uzasadniającym ochronę przewidzianą w art. 296 ust. 1 p.w.p., byłoby
jednakże bezprawne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, gdyby
polegało na działaniu określonym w art. 296 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 p.w.p. Nie można
jednakże przyjąć, że było to naruszenie polegające na, jedynie mogącym wchodzić w
grę w ustalonym stanie faktycznym, działaniu określonym w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
W sytuacji, gdy działanie zarzucone pozwanej dotyczy jedynie używania znaku
towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz powódki do oznaczenia jej firmy
na terenie Polski i jej oddziału w Polsce, nie ma podstaw do przypisania pozwanej, że
używa znaku towarowego „w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych”.
Wprawdzie przedmiot działania powódki i pozwanej (jej oddziału w Polsce) w znacznej
części pokrywają się, ale nie ustalono, żeby pozwana (jej oddział w Polsce) wytwarzała
jakiekolwiek towary bądź jakiekolwiek towary wprowadzała do obrotu w Polsce.
Nie można więc mówić o „towarach identycznych lub podobnych” w odniesieniu do
których pozwana używa znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz
powódki, co wyłącza możliwość uznania jej działania za działanie bezprawne,
uzasadniające przyznanie powódce ochrony na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
Utworzenie przez pozwaną oddziału w Polsce i podjęcie działalności w Polsce
uzasadniają przekonanie o zamiarze rozwinięcia przez pozwaną działalności
gospodarczej na terenie Polski, w szczególności polegającej – ze względu na jej
przedmiot działania (i przedmiot działania jej oddziału w Polsce) – na wytwarzaniu lub
wprowadzaniu do obrotu towarów identycznych lub podobnych do towarów
wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez powódkę. Wobec posługiwania się
przez pozwaną dla oznaczenia jej oddziału w Polsce, jak i samego jej przedsiębiorstwa
na terenie Polski, znakiem towarowym podobnym do zarejestrowanego na rzecz
10
powódki, istnieje uzasadniona obawa używania przez pozwaną tego znaku towarowego
w odniesieniu do wytwarzanych przez siebie lub wprowadzanych do obrotu towarów
albo świadczonych usług. Za trafne należy więc uznać przyznanie powódce
zaskarżonym wyrokiem ochrony, której podstawę stanowi art. 285 p.w.p., i nakazanie
pozwanej zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa ochronnego z rejestracji
znaku towarowego przysługującego powódce.
Z przytoczonych względów także podstawa kasacyjna naruszenia prawa
materialnego w postaci przepisów wskazanych w rozpoznawanej skardze okazała się
niezasadna.
Sąd Najwyższy, na podstawie art. 39814
k.p.c., oddalił przeto skargę kasacyjną i
na podstawie art. 108 § 1 zd. pierwsze w zw. z art. 109 § 2 i art. 98 § 1 i 3 w związku z §
13 ust. 4 pkt 2 i § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września
2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze
zm.) orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego.