Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2012r.

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska-Jarczyk

Protokolant: Anna Sobieraj

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012r. w Katowicach

sprawy z powództwa G. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) G. M.

przeciwko M. G. (1), W. H. (1), A. S. (1), M. W. i M. S. (1)

o ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i zapłatę

1.  powództwo oddala;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 1.594,54zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 4,317zł (cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 3.344zł (trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote) tytułem kosztów sądowych.

S.. akt I C 376/08

UZASADNIENIE

Powód G. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) G. M. pozwem z dnia 18 czerwca 2008r., ostatecznie sprecyzowanym pismem procesowym z dnia 14 marca 2012r. (k.- (...)), a skierowanym przeciwko pozwanym M. G. (1), W. H. (1), A. S. (1), M. W. i M. S. (1) na zasadzie odpowiedzialności in solidum wniósł o:

1.  zasądzenie na jego rzecz od pozwanych kwoty 97.238,96zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 grudnia 2007r. tytułem bezpodstawnie uzyskanych korzyści i tytułem odszkodowania za bezprawne używanie nazwy – (...) łudząco podobnej do zastrzeżonego znaku towarowego powoda (...);

2.  zobowiązanie pozwanych na przyszłość do zaprzestania używania nazwy (...) jako naruszającej znak towarowy powoda, a w szczególności do usunięcia trwale tej nazwy z wszystkich wydawnictw pozostających jeszcze w obrocie, a wydawanych przez pozwanych to jest między innymi „Perły w Sieci”, „Burza. Dekada Łotrów”, (...);

3.  zobowiązanie pozwanych do podania do publicznej wiadomości całości orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie, na ich koszt w periodykach o tematyce żeglarskiej:

⚫

(...), (...);

⚫

gazecie lokalnej (...) w T.;

⚫

na stronie internetowej zespołu pozwanych – adres www.perlyilotry.pl i www.prawdziweperly.pl;

⚫

w portalach internetowych o tematyce żeglarskiej – adresy: www.szanty.art.pl, www.szantymaniak.pl, www.szanty24.pl;

4.  zasądzenie na jego rzecz od pozwanych kwoty 13.337zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego zgodnie ze złożonym spisem kosztów (k.- (...) i (...) verte).

W uzasadnieniu swego stanowiska powód podał, że w 1992r. założył zespół (...). W jego skład, poza nim, wchodzili M. R. (1), S. O. (1), K. I. (1) i P. W.. W listopadzie 1998r. zespół opuścili K. I. (1) i M. R. (1), a w ich miejsce weszli pozwani M. G. (1) i W. H. (1). W 2000r. powód z uwagi na sytuację zdrowotną był zmuszony zawiesić na kilka miesięcy swoją działalność w zespole. W jego miejsce wszedł pozwany A. S. (1). Do 2000r. zespół (...) oraz dwie kasety audio (...) i „Pieśni po pracy”. W styczniu 2001r., gdy powód obwieścił gotowość powrotu do aktywnej działalności artystycznej w zespole, pozwani i S. O. (1) odmówili mu prawa do dalszego uczestnictwa w grupie. Efektem tego stało się zastrzeżenie przez powoda w Urzędzie Patentowym znaku towarowego i nazwy (...) oraz rozpoczęcie przez pozwanych w dniu 24 lutego 2001r. konkurencyjnej działalności artystycznej pod łudząco podobną nazwą (...) z wykorzystaniem piosenek autorstwa powoda bez jego zgody. W okresie od 1 października (...). do 24 lutego 2001r. powód był liderem, szefem i menadżerem zespołu oraz głównym twórcą jego repertuaru, a także producentem wydanych przez zespół dwóch kaset i płyty. Od 24 lutego 2001r. pozwani skład zespołu (...) kształtowali według swojego uznania. W 2003r. zespół opuścił S. O. (1). Od tego momentu, zespół składa się z osób, z których żadna nie uczestniczyła w jego powstaniu.

Powód jest właścicielem znaku towarowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym obejmującego nazwę zespołu (...) oraz charakterystyczne logo (prawo ochronne R- (...)). Prawo ochronne zostało udzielone w klasach (511) 09 oraz (511) 41uprawniających do produkcji płyt kompaktowych, kaset wideo i nośników z nagraniami audio – video, a także do organizacji imprez artystycznych, występów artystycznych, przygotowywania materiału do produkcji fonograficznej, rejestrowania koncertów, imprez rozrywkowych, komponowania utworów muzycznych i komponowania tekstów artystycznych.

Mimo licznych wezwań i ostrzeżeń kierowanych do pozwanych przez powoda, nie odstąpili oni od używania ani nazwy (...), ani jego dorobku artystycznego w postaci piosenek. Wszystkie ich działania naruszyły markę artystyczną powoda w dość hermetycznym środowisku artystów muzyki żeglarskiej, co przekładało się na trudności w koncertowaniu i pozyskiwaniu do współpracy nowych osób. W związku z wieloletnią działalnością pozwanych oraz uporczywym naruszaniem przez nich znaku towarowego powoda poprzez posługiwanie się znakiem towarowym łudząco podobnym do jego znaku, uzyskali oni bezpodstawnie korzyści finansowe w postaci wynagrodzeń z koncertów i publikacji materiałów audio oraz z tytułu sprzedaży gadżetów opatrzonych znakiem naruszającym prawa ochronne powoda. Uzyskali też znaczne korzyści niematerialne poprzez przyjęcie znaku towarowego, marki z nim związanej i repertuaru stworzonych przez powoda, które łącznie przedstawiają uznaną wartość w środowisku odbiorców muzyki żeglarskiej. Wykonując piosenki autorstwa powoda pod łudząco podobną nazwą, pozwani celowo i świadomie wprowadzili swym działaniem w błąd odbiorców, co do pochodzenia twórczości i skutecznie uniemożliwili powodowi prowadzenie działalności artystycznej na kilka lat, promując się w środowisku artystycznym, w którym marka (...) była powszechnie znana i związana z powodem. W końcu, usuwając bezpodstawnie powoda z zespołu w lutym 2001r., pozwani pozbawili go wynagrodzeń w wysokości ¼ honorariów z koncertów oraz wynagrodzeń z publikacji płyt i utworów na płytach tzw. składankowych, jakie należałyby się mu, gdyby koncertował w latach 2001 – 2008 w zespole, o którym to zamiarze wielokrotnie informował jego członków. W związku z tym, tytułem bezpodstawnie uzyskanych korzyści i tytułem odszkodowania za bezprawne używanie nazwy – (...) łudząco podobnej do zastrzeżonego znaku towarowego powoda (...) domaga się od pozwanych kwoty 97.238,96zł.

W wezwaniu przed sądowym z dnia 12 grudnia 2007r. skierowanym do pozwanego M. G. (1), powód jako podstawę prawną swych roszczeń wskazał :

⚫

art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

⚫

art. 10, 13 pkt1, 14, 18 i 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

⚫

art.78 i 79 ustawy z dnia 16 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (k.- 30 – 31).

Pozwani M. G. (1), W. H. (1), A. S. (1), M. W. i M. S. (1) w odpowiedzi na pozew z dnia 8 sierpnia 2008r. wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie na ich rzecz od powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, a także o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu rozstrzygnięcia sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach syg. akt I C 98/08 o ustalenie komu przysługują prawa do znaku towarowego (...) oraz do czasu rozstrzygnięcia przez Urząd Patentowy RP wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (...) (k.- 153 – 163).

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwani przyznali, że powód był jednym z założycieli zespołu (...). Podali, że dobrowolnie opuścił on zespół w lipcu 2000r. Nie był on zatem liderem i kierownikiem zespołu do 24 lutego 2001r. Do lipca 2000r. współpraca członków grupy realizowana była o równy wkład pracy. Powód od czasu do czasu pełnił w zespole rolę tzw. „frontmana”. Idea śpiewania żeglarskich pieśni pracy (tzw. szant) zakłada współbrzmienie harmoniczne wielu głosów. Każdy z wokalistów pełni w tym współbrzmieniu istotną rolę. Przyczyną odejścia powoda z zespołu był narastający konflikt pomiędzy nim a pozostałymi członkami, w tym w szczególności W. H. (1) ( (...)). Nigdy nie zgłaszał on członkom zespołu gotowości powrotu do aktywnej działalności artystycznej. Raz tylko zwrócił się z prośbą o umożliwienie mu występu na scenie (...) festiwalu (...). Członkowie zespołu nie przychylili się do tej prośby z uwagi na narastający pomiędzy nimi a powodem konflikt. Nim jednak powód otrzymał negatywną odpowiedź w tej sprawie, to bez ich wiedzy zgłosił do rejestracji znak towarowy (...). Pozwani po powzięciu o tym informacji, niezwłocznie poinformowali organizatorów wszystkich festiwali szantowych o zaistniałej sytuacji, informując również o zmianie nazwy zespołu na (...) i jego logo. Wystosowali także pismo do Urzędu Patentowego pismo z informacją, że znak towarowy (...) został zgłoszony przez powoda do rejestracji w złej wierze, bez wiedzy i zgody pozostałych członków zespołu. Z wniosku trzech pozwanych i S. O. (1) przed Urzędem Patentowym toczy się postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na zarejestrowany na rzecz powoda znak towarowy (...). Przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod syg. akt I C 98/08 toczy się z ich powództwa postępowanie w sprawie o ustalenie komu przysługuje prawo do nazwy zespołu artystycznego (...). Wbrew bowiem twierdzeniom powoda, marka (...) nie była wiązana z nim, a tylko z zespołem. Zespół nie mógłby istnieć bez pełnego składu, w którym każdy z członków równomiernie przyczyniał się do jego rozwoju i dorobku artystycznego. Bez żadnego problemu, jak pokazała praktyka, mógł natomiast istnieć bez udziału powoda. Co więcej, właśnie w okresie po jego odejściu święcił największe triumfy. To głównie dzięki działalności pozwanych nazwa zespołu stała się rozpoznawalna i uznawana w świecie muzycznym. W tym stanie rzeczy zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego stanowiącego nazwę zespołu muzycznego przez byłego członka tego zespołu – powoda było działaniem w złej wierze, godzącym w interesy pozostałych członków zespołu, a tym samym jako sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego nie zasługiwało na przyznanie ochronny prawnej.

Niezależnie od powyższego, pozwani podnieśli, że dnia 1 grudnia 2006r. pozwany W. H. (1) uzyskał w Urzędzie Patentowym prawo ochronne na znak towarowy (...) pod numerem (...) (111) (...). Zaprzeczyli, aby uniemożliwiali powodowi prowadzenia działalności pod nazwą (...). W latach 2002 – 2007 co najmniej kilkakrotnie wystąpił on pod tą marką. Płyty sygnowane znakiem towarowym (...) wydane zostały przez oficynę (...) – tę samą, która wydawała również płyty zespołu (...). Wszystkie tytuły współistnieją w internetowym sklepie wydawnictwa (...). Fakt, że zespół (...) nie brał udziału w koncertach czy festiwalach nie był podyktowany jakimikolwiek działaniami pozwanych, lecz po prostu brakami osobowymi. W rzeczywistości powód nie był w stanie skompletować zespołu, co bezpośrednio uniemożliwiło mu prowadzenie działalności artystycznej.

Pozwani zakwestionowali też w całości sposób wyliczenia przez powoda rzekomych strat związanych z wykorzystywaniem przez nich znaku towarowego i ich wysokość.

Postanowieniami z dnia 30 września 2008r. i z dnia 29 września 2011r. wnioski pozwanych o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie oddalono (k.- 454 i (...) verte),

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zespół (...) powstał dnia 1 października 1992r. na skutek spotkania powoda G. M. z M. R. (1), na którym ustalili, że będą współpracować w ramach zespołu artystycznego. Jego nazwę, a w późniejszym czasie graficzne logo wymyślił powód. Ostatecznie w skład zespołu weszli: powód, M. R. (1), S. O. (1), P. W. i K. I. (1). Po kilku miesiącach odszedł z niego P. W.. Zespół wykonywał w większości repertuar akapella. Powód był jego liderem. Pisał teksty do tradycyjnych pieśni morskich (szant). Ich aranżację wykonywał samodzielnie powód lub S. O. (1) albo zespół wspólnie. Kilka szant skomponował M. R. (1). W tym składzie zespół wydał dwie kasety magnetofonowe (...) i „Pieśni po Pracy. Dla zwykłego odbiorcy nazwa (...) kojarzyła się z zespołem jako całość. Dla organizatorów koncertów i dla właściciela Oficyny (...) J. R. (1) z zespołem kojarzony był powód, bo z reguły z nim zawierano umowy i jemu wypłacano wynagrodzenie. Rachunki za koncerty podpisywał S. O. (1) (k.- 12, 58 - 64 oraz zeznania świadków S. O. k.- 474 – 476, K. I. k.- 509 verte – 511, M. R. k.- 511 verte – 513, J. R. k.- 515 verte – 516, M. J. k.- 616 verte oraz powoda k.- 620 – 625 i pozwanych W. H. k.- 638 verte).

W 1998r. zespół opuścili K. I. (1) i M. R. (1), a w ich miejsce weszli pozwani M. G. (1) i W. H. (1). Do lipca 2000r. skład zespołu (...) tworzyli: powód (flet, bęben irlandzki), S. O. (1) (gitara), M. G. (1) (gitara basowa) i W. H. (1) (akordeon). W tym okresie zespół zmienił charakter – wprowadził instrumenty. Działał demokratycznie. Nie miał lidera. Tworzyły go cztery charakterystyczne osobowości wręcz indywidualności. Powód zajmował się kontaktami ze środowiskiem zewnętrznym. Pisał też dużo tekstów. Polegało to na tym, że np. S. O. (1) tłumaczył tekst z języka francuskiego, a powód pisał w oparciu o to tłumaczenie tekst polski. Teksty pisał również pozwany M. G. (1). Wszystkie aranżacje instrumentalne były w zasadzie autorstwa S. O. (1) przy współpracy z pozwanym W. H. (1). Zespół nagrał jedną płytę CD „Kanał lewy, kanał prawy” (k.- 12, 681 - 687 oraz zeznania świadków S. O. k.- 474 – 476, W. P. k.- 514 verte, J. R. k.- 515 verte, M. J. k.- 617 – 618 oraz powoda k.- 620 – 623 i pozwanych W. H. k.- 638 – 640, M. G. k.- 713 - 716).

W lipcu 2000r., po wakacyjnym wyjeździe zespołu (...) na festiwal do Francji, na którym otrzymał on główną nagrodę, powód opuścił ten zespół. Swe odejście tłumaczył „wypaleniem artystycznym”. Według niego - z przyczyn rodzinnych i zdrowotnych tylko na kilka miesięcy zawiesił działalność artystyczną w tym zespole zachowując jednak kierownictwo nad nim ze strony menagementu i ewentualnie od strony artystycznej (dostarczanie repertuaru). Według pozwanych – przyczyną definitywnego odejścia powoda z zespołu był narastający konflikt pomiędzy nim a pozostałymi członkami, w szczególności z W. H. (1) ( (...)). W miejsce powoda do zespołu wszedł pozwany A. S. (1) . Powód w korespondencji mailowej prowadzonej z pozwanym M. G. (1) między innymi napisał:

⚫

10 października 2000r.: „(…) muszę chyba zrezygnować nawet i z menagementu P., bo po prostu nie mam czasu. Mogę Wam przekazać wszystkie kontakty jakie mam i będziecie musieli sami coś z tym zrobić. (…)”’

⚫

11 października 2000r.: „(…) Ta grupa sobie doskonale da radę, jeśli tylko będziecie tego bardzo chcieli. Historia pokazuje, że odejście jednego czy dwóch ludzi z grupy nie ma wpływu na całokształt (…)”;

⚫

6 grudnia 2000r.: „(…) odchodząc z zespołu świadomie zostawiłem wszystkie prawa do Waszej dyspozycji mając nadzieję, że oddaje je w dobre ręce, które zrobią z tego dobry użytek. W chwili obecnej mam wrażenie, że oddałem to wszystko w ręce syna marnotrawnego (…) (oczywiście myślę tylko o Muzyku)”.

Od lipca 2000r. powód dla zespołu nie napisał żadnego tekstu i nie zorganizował dla niego żadnego koncertu (k.-166 – 176, zeznania świadków S. O. k.- 474 – 476, M. R. k.- 512, M. J. k.- 616 verte – 619 oraz powoda k.- 620 verte – 625 i pozwanych M. S. k.- 633 verte, A. S. k.- 636, W. H. k.- 638 verte – 641, M. G. k.- 713 - 716).

Od lipca 2000r. do 24 lutego 2001r . w skład zespołu (...) wchodzili: S. O. (1), M. G. (1), W. H. (1) i A. S. (1). Ilość jego koncertów wzrastała. W styczniu 2001r. powód drogą mailową zwrócił się do członków zespołu z prośbą o umożliwienie mu występu na scenie (...) Festiwalu (...). Chciał też z nimi pojechać na koncert do Francji. Członkowie zespołu nie przychylili się do tej prośby z uwagi na narastający pomiędzy nimi a powodem konflikt. Nim jednak powód otrzymał od nich negatywną odpowiedź w tej sprawie, to bez ich wiedzy dnia 2 lutego 2001r. złożył w Urzędzie Patentowym wniosek o rejestrację znaku towarowego (...) i dnia 24 lutego 2001r. na festiwalu (...) w K. wszystkim członkom zespołu wręczył pismo informujące, że nazwa i logo zespołu zostały przez niego zgłoszone do Urzędu Patentowego i, że nie zgadza się, aby zespół od tego dnia tę nazwę i logo wykorzystywał w obrocie artystycznym (k.- 9 – 11, 177 – 178, 191 – 193, 690 – 692, 696 i zeznania świadków S. O. k.- 474 – 476 oraz powoda k.- 621 – 624 i pozwanych M. S. k.- 633 verte, W. H. k.- 638 verte, M. G. k.- 713 - 716).

Dnia 25 lutego 2001r. członkowie zespołu (...) to jest S. O. (1), M. G. (1), W. H. (1) i A. S. (1) zmienili jego nazwę na (...) . Zespół (...) stanowił kontynuację i rozwinięcie dotychczasowej działalności artystycznej grupy (...). Aby uchronić się przed działaniami powoda, członkowie tego zespołu wspólnie podjęli decyzję o zarejestrowaniu znaku towarowego (...). Wniosek o rejestrację tego znaku złożył dnia 27 września 2001r. pozwany W. H. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...). W marcu 2001r. do zespołu przystąpił pozwany M. S. (1) (bango), a w 2002r. W. P. (2). W 2003r. z zespołu odszedł S. O. (1). Zespół (...) w sieci”, „Burza. Dekada łotrów” i (...). Utwory zespołu ukazywały się też na płytach składankowych. W 2001r. zespół nie brał udziału w festiwalu we Francji (k.- 13 – 15, 48 – 53, 187, 189 – 190, 479 – 481, 552 – 553, 599 - 605 i zeznania świadków S. O. k.- 474 - 476, M. R. k.- 513, W. P. k.- 513 – 515, J. R. k.- 515 verte - 516, M. J. k.- 617 verte – 619 oraz pozwanych M. S. k.- 633 verte – 636, A. S. k.- 636 verte – 638, W. H. k.- 639 – 642, M. G. k.- 713 verte - 716).

Od lutego 2001r. powód podejmował próby reaktywowania zespołu (...). Po festiwalu we Francji w 2001r. z T. L. (...) a part” sygnowaną logo tego zespołu, a w 2007r. jako zespół (...) w składzie: powód, K. I. (1), M. R. (1) i gościnnie G. P. nagrał i (...). Pierwotny członek zespołu (...) kategorycznie odmówił powodowi uczestnictwa w tym przedsięwzięciu stojąc na stanowisku, iż nie powinien on posługiwać się nazwą (...) stanowiącej dobro wspólne wszystkich członków tego zespołu. Poza wydaniem tych płyt, do rzeczywistej reaktywacji zespołu (...) powód nie doprowadził. Wielokrotnie natomiast wzywał członków zespołu (...) do zaprzestania używania tej nazwy jako łudząco podobnej do nazwy (...). Jednocześnie w mediach i u organizatorów imprez kwestionował i podważał legalność oraz prawidłowość ich działalności. Wytaczał im też sprawy sądowe. Był inicjatorem postępowania karnego przeciwko pozwanemu M. G. (1) (k.- 16 – 29, 33 – 39,180 – 186, 701 - 708 zeznania świadków S. O. k.- 475 - 476, K. I. k.- 509 verte – 51, M. R. k.- 512, J. R. k.- 515 verte, W. P. k.- 513 verte, M. J. k.- 617 – 619 oraz powoda k.- 621 – 625 i pozwanych M. S. k.- 634 verte – 636, A. S. k.- 637 verte, W. H. k.- 639 verte – 641, M. G. k.- 715).

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 9 czerwca 2005r. udzielił powodowi prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny (...). Prawo to trwa od 2 lutego 2001r. i obejmuje towary i/lub usługi w klasach:

⚫

09 - płyty kompaktowe, kasety wideo, nośniki z nagraniami audio – video;

⚫

41 - organizacja imprez artystycznych, występy artystyczne, przygotowywanie materiału do produkcji fonograficznej, rejestrowanie koncertów, imprez rozrywkowych,

komponowanie utworów muzycznych, komponowanie tekstów artystycznych (k.- 9 – 11, 464 - 465).

Dnia 27 stycznia 2007r. zespół (...) obchodził 15 – lecie działalności artystycznej traktowanej jako ciągłość od 1992r. Dla przyjaciół, którzy zorganizowali dla tego zespołu jubileusz, nagrał on w studio kilka utworów, które powielił na komputerze i rozdał tym osobom w liczbie 15 – 20 sztuk. Jednym z tych utworów był utwór powoda pt. „Stary ląd”. Tą prywatną, kopiowaną na komputerze płytę nazwano potocznie „Dla przyjaciół” (k.- 54 – 55 i zeznania pozwanych A. S. k.- 637 verte, W. H. k.- 639 verte – 641 - 642).

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 7 września 2007r. udzielił pozwanemu W. H. (1) prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny (...). Prawo to trwa od 27 września 2001r. i zostało udzielone na klasy towarowe:

⚫

16 - afisze, albumy, kalendarze, książki, publikacje, śpiewniki, foldery, plakaty, ulotki, informatory;

⚫

35 - usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością artystyczną (k.- 479 – 481).

Dnia 21 marca 2008r. S. O. (1) oraz pozwani M. G. (1), W. H. (1) i A. S. (1) złożyli w Urzędzie Patentowym RP wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (...) (k.- 113 – 117).

W 2008r. z zespołu (...) odszedł W. P. (2), a jego miejsce zajął pozwany M. W..

Od czasu udzielenia powodowi zabezpieczenia roszczenia w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 23 lipca 2008r. (doręczonym pozwanym w dniach 25 i 26 lipca 2008r.) zespół (...) zmienił nazwę na (...). Na skutek zażalenia pozwanych na powyższe orzeczenie, zostało ono zmienione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 września 2008r. i wniosek powoda o zakazanie pozwanym używania nazwy (...) oddalono (k.- 448 – 449, 697 - 700 oraz zeznania pozwanych M. S. k.- 633 verte, A. S. k.- 637, W. H. k.- 639 – 640 i M. G. k.- 713 verte).

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 21 listopada 2008r. syg. akt I C 98/08 oddalił powództwo M. G. (1), W. H. (1), S. O. (1) i A. S. (1) przeciwko G. M., M. R. (1) i K. I. (1) o ustalenie, że dobro osobiste do nazwy zespołu (...) jest dobrem osobistym wspólnym powodów i pozwanych oraz, że rejestracja prawa ochronnego na znak towarowy (...) na rzecz G. M. narusza prawa powodów i pozostałych pozwanych, gdyż narusza dobro osobiste wspólne - uznając, że powodowie w tej sprawie nie wykazali interesu prawnego, o którym mowa w art.189kpc. Sąd Apelacyjny w Katowicach w motywach wyroku z dnia 4 marca 2009r. I ACa 66/09 oddalającego apelację powodów od powyższego wyroku wskazał między innymi, że w przedmiotowej sprawie Sąd może zająć stanowisko w kwestii zakresu uprawnień powodów i pozwanych do dorobku artystycznego zespołu (...). Powodowie (w sprawie I C 98/08) swój interes, który w istocie sprowadza się do możliwości niezakłóconego dalszego korzystania z dorobku artystycznego zespołu (...) mogą należycie chronić między innymi w drodze merytorycznej obrony w procesach przeciwko nim wytaczanych. Skorzystali oni też z prawa złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (...) w drodze postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP (akta związkowe).

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 7 kwietnia 2009r., po rozpoznaniu wniosku G. M., unieważnił prawo ochronne na znak towarowy (...) w części dotyczącej usług – zarządzanie działalnością artystyczną (k.- 741 – 745).

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 25 września 2009r. oddalił wniosek S. O. (1), M. G. (1), W. H. (1) i A. S. (1) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (...). Na skutek ich skargi na powyższą decyzję, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2010r. uchylił zaskarżoną decyzję (k.- 746 -749).

Urząd Patentowy RP postanowieniem z dnia 20 lutego 2012r. zawiesił postępowanie w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny (...) do czasu prawomocnego zakończenia przedmiotowej sprawy, której rozstrzygnięcie w jego ocenie wymaga uprzedniego ustalenia kwestii praw osobistych stron postępowania (uprawnień do dorobku artystycznego zespołu (...), a zatem komu przysługuje prawo do nazwy (...)), a które są między nimi sporne i nie podlegają kognicji Urzędu Patentowego (k.- (...)).

Powołany w niniejszej sprawie biegły sądowy z zakresu obliczania korzyści zastosowanych projektów wynalazczych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych mgr T. K. w opiniach z dnia 1 marca 2010r., 6 kwietnia 2011r., 12 września 2011r., 29 września 2011r., 30 grudnia 2011r., 10 marca 2012r. i 20 marca 2012r. wyjaśnił, iż na podstawie przedłożonych mu dokumentów nie był w stanie ponad wszelką wątpliwość ustalić faktycznej ilości koncertów płatnych i charytatywnych wykonanych przez zespół (...) w okresie objętym pozwem to jest od 25 lutego 2001r. do 27 lipca 2008r. (mogło ich być 129. Według powoda zespół (...) w okresie do 7 września 2008r. wykonał 278 koncertów płatnych). Wszystkie koncerty, za które zespół otrzymał wynagrodzenie są ujęte w podatkowych księgach przychodów i rozchodów za lata 2002 – 2008 (k.- 960 – (...)). W księgach tych, co oczywiste nie są ujęte koncerty charytatywne. W latach 2006, 2007 do 27 lipca 2008r. zespół w składzie 5-cio osobowym wykonał na pewno 56 koncertów płatnych. Średnie wynagrodzenie 1 członka zespołu za 1 koncert wynosiło w tym okresie 414,88zł, przy czym jego zdaniem do wyliczeń należy przyjąć jako najbardziej miarodajny rok 2007 i średnią kwotę 435,72zł (k.- 762 – 788, (...), (...), (...) verte – (...), (...), (...) i (...)).

Ustalając powyższy stan faktyczny, Sąd nie miał podstaw odmówić wiary zeznaniom przesłuchanych świadków albowiem w pełni korespondowały one z przeprowadzonymi w sprawie dowodami z dokumentów, a także z zeznaniami samych stron. W jego ocenie, biegły sądowy T. K. w swych kolejno uzupełnianych opiniach w sposób logiczny i jasny przedstawi tok rozumowania prowadzący do sformułowanych w nich wniosków oraz dokonanych wyliczeń. Motywowanie tych wniosków i wyliczeń mających ostatecznie prowadzić do ustalenia średniej wartości koncertu na jednego członka zespołu (...) było zgodne z zasadami fachowej wiedzy specjalisty z zakresu własności intelektualnej. Mając to na uwadze oraz stopień stanowczości dokonanych wyliczeń, Sąd uznał opinie biegłego za rzetelne, choć ostatecznie nieprzydatne do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Sąd zważył co następuje:

W niniejszej sprawie poza sporem było, że:

1.  powód od 2 lutego 2001r. posiada prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny (...), a zakres tego prawa został określony w decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 9 czerwca 2005r.;

2.  pozwany W. H. (1) od 27 września 2001r. posiada prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny (...), a zakres tego prawa został określony w decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 7 września 2007r. i z dnia 7 kwietnia 2009r. (unieważnienie prawa w części dotyczącej usług – zarządzanie działalnością artystyczną);

3.  pozwani zgodnie z żądaniem powoda od dnia 25 lutego 2001r. zaprzestali (...) i zaczęli (...), której używania powód również im zabronił jako łudząco podobnej do zastrzeżonego na jego rzecz znaku towarowego;

4.  pozwani od 27 lipca 2008r. występują pod nazwą (...).

Decyzja Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego jest decyzją konstytutywną, ze skutkiem ex nunc. Urząd Patentowy nie jest jednak władny do ustalenia istnienia prawa do zgłoszenia znaku (ubiegania się o rejestrację znaku) w aspekcie podmiotowym, Urząd Patentowy rozstrzyga jedynie prawo do zgłoszenia znaku w aspekcie przedmiotowym tzn. bada przesłanki konieczne do rejestracji danego znaku określone w ustawie prawo własności przemysłowej. Do określenia podmiotu wyżej omawianego uprawnienia powołane są sądy powszechne. Urząd Patentowy ma obowiązek unieważnić udzielone prawo ochronne na znak towarowy, jeżeli okaże się, że wyrokiem Sądu powszechnego ustalono inny niż określony w decyzji Urzędu Patentowego podmiot uprawniony, w tym zakresie Urząd Patentowy jest związany wyrokiem sądu (wyrok NSA w W. z dnia 19 listopada 2010 r. (...), LEX nr 745605; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 października 2009 r. I SA/R. 582/09, LEX nr 542020; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 września 2010 r. I ACa 420/10, LEX nr 686847; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2007 r. (...) SA/Wa (...), LEX nr 437915; wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r. (...) SA/Wa (...), LEX nr 520242).

Stosownie do art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 113 poz. 1117 ze zmianami) osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej. W myśl natomiast art.296 ust.2 pkt2 p.w.p. podstawową przesłanką warunkującą powstanie roszczeń z art.296 ust.1 p.w.p. jest naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, które polega na bezprawnym używaniu znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd, w szczególności skojarzenia znaków. Zgodnie zaś z prawnomaterialnym rozkładem ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) przesłankę bezprawności używania powinien wykazać powód, a dalsze w tym dotyczące wyłączenia bezprawności, braku ryzyka wprowadzenia w błąd - odpowiednio pozwani.

Przedstawiciele doktryny prawniczej (E. N., U. P., M. du V.. Prawo własności przemysłowej. L. N.) zwracają uwagę, że bezprawność używania znaku towarowego wyznaczają po pierwsze brak tytułu skutecznego wobec uprawnionego, po drugie używanie go przez osobę trzecią w taki sposób i w takim zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego.

Okolicznościami wyłączającymi powyższą bezprawność używania znaku towarowego są natomiast:

⚫

działanie w ramach porządku prawnego;

⚫

wykonywanie prawa podmiotowego;

⚫

zgoda uprawnionego .

W ocenie Sądu pozwani w przedmiotowej sprawie wykazali, że używając w okresie od 25 lutego 2001r. do 27 lipca 2008r. nazwy zespołu (...), a tym samym kontynuując i rozwijając dotychczasową działalności artystyczną zespołu (...) działali w ramach porządku prawnego. Powód dobrowolnie odchodząc w lipcu 2000r. z amatorskiego zespołu (...) świadomie pozostawił wszystkie przysługujące mu prawa do dyspozycji pozostałych jego członków. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że pozwanym podobnie jak powodowi przysługuje uprawnienie do dorobku artystycznego tego zespołu ( (...)). W okresie od 1998r. do 24 lutego 2001r. powód (do lipca 2000r.), S. O. (1) oraz pozwani M. G. (1), W. H. (1) i A. S. (1), a w okresie do 1998r. ówcześni członkowie zespołu - wszyscy oni bez wyjątku, swą pracą, zdolnościami twórczymi i wykonawczymi działali na korzyść nazwy i dla dobra zespołu (...), mimo oczywiście występujących różnic poziomu pracy, mających źródło w zróżnicowanych uzdolnieniach i umiejętnościach. Wszyscy oni - w miarę swych sił i możliwości twórczych - przyczynili się do dobra stworzonego przez powoda w 1992r., na zasadzie równouprawnienia członków w celu wspólnej pracy, zespołu amatorskiego, a zatem im wszystkim przysługują prawa związane z jego nazwą, która nie wiąże się treściowo z jednym tylko lub z niektórymi z nich. Jak, bowiem ustalono powód tak do 1998r., jak i od 1998r. do lipca 2000r. nie odgrywał w tym wspólnym zespole roli tak daleko dominującej, aby można było uznać, że ten zespół należy do niego. Stykający się z zespołem świadkowie zeznawali wprawdzie o istotnej w nim roli powoda, zwłaszcza w zakresie spraw organizacyjnych i doboru repertuaru, ale nikt z nich nie potwierdził, by (...) uchodził za "jego zespół". W tym stanie rzeczy, zdaniem Sądu brak jest, więc możliwości uznania powoda za niekwestionowanego twórcę, lidera i kierownika tego zespołu. Ponadto okres od lipca 2000r. do 25 lutego 2001r. ponad wszelką wątpliwość wykazał, że pomimo zmian w jego składzie osobowym po odejściu powoda, pozostała w nim grupa osób, która bez najmniejszych problemów i zastrzeżeń kontynuowała działalność zespołu (...) według przyjętych założeń artystycznych z okresu wspólnej działalności stron. Powód zresztą sam, aż do 24 lutego 2001r. możliwości takiej kontynuacji nie kwestionował. W tej sytuacji nie do przyjęcia jest założenie, aby w wypadku każdej zmiany osobowej wszyscy pozostali członkowie tracili prawo używania ich wspólnej nazwy zespołu. Jest to oczywiście krzywdzące w sytuacji, kiedy w wyniku odejścia jednej osoby pozostaje podstawowy skład zespołu pragnący i mogący prowadzić dalej dotychczasową działalność. Z nazwą bowiem łączy się często, tak jak i w tym konkretnym przypadku, popularność zespołu i związane z tym korzyści, także i materialne, a uzyskanie znanej nazwy jako m.in. symbolu określonego stylu i poziomu artystycznego stanowi wieloletni niekiedy dorobek wszystkich artystów zespołu i nie znajduje uznania pozbawienie tego dorobku wszystkich tylko dlatego, że żąda tego osoba odchodząca (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1988r. I CR 124/88, OSNC 1989/5/87).

Skoro, więc dorobek artystyczny zespołu (...) i jego nazwa przysługuje powodowi, pozwanym oraz byłym jego członkom, w tym S. O. (1) jako ich wspólne dobro osobiste, to używanie przez pozwanych nazwy (...) jako nawet łudząco podobnej do zastrzeżonego znaku towarowego (...) nie sposób uznać za bezprawne.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że pozwani używając w okresie od 25 lutego 2001r. do 27 lipca 2008r. nazwy (...) wykonywali swoje prawo podmiotowe albowiem pozwanemu W. H. (1) w tym okresie przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy (...) również w zakresie zarządzania działalnością artystyczną, które dopiero decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 7 kwietnia 2009r. w tej części zostało unieważnione.

Zdaniem Sądu, wskazane wyżej okoliczności wyłączają przesłankę bezprawności używania znaku towarowego ( (...)), o której mowa w art.296 ust.2 p.w.p. i dlatego bez konieczności badania podobieństwa znaków, podobieństwa towarów oraz ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd - powództwo oddalono.

Istotne w rozpatrywanej sprawie jest również i to, że pozwani od dnia 27 lipca 2008r. nie używają kwestionowanej przez powoda nazwy (...), a zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyrażonym w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. V ACa 791/07 (LEX nr 519296), które niniejszy Sąd w całej rozciągłości podziela, uprawniony z zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego może się domagać ochrony prawnej w oparciu o przepis art. 296 p.w.p., jednakże - zgodnie z art. 6 k.c. - winien wykazać, że pozwani naruszyli to prawo, przy czym naruszenie to musi występować także w chwili wyrokowania (art. 316 § 1 k.p.c.). Jak wyżej wskazano, wobec braku bezprawności używania znaku towarowego, powód naruszenia swego prawa przez pozwanych nie wykazał, a tym bardziej w chwili wyrokowania.

W tym stanie rzeczy jako dodatkowe okoliczności podnieść należy, że budzą wątpliwości co do zgodności z dobrymi obyczajami i dobrą wiarą działania powoda związane z uzyskaniem świadectwa ochronnego na znak towarowy (...). W szczególności zwraca uwagę zgłoszenie tego prawa bez zgody i wiedzy pozostałych członków działającego czynnie, za jego zgodą pod tą nazwą zespołu oraz wyłącznie z niskich pobudek osobistych w celu uniemożliwienia członkom zespołu korzystania z jego nazwy i dorobku artystycznego, a także w celu wysuwania wobec nich roszczeń majątkowych i innych, wytaczania przeciwko nim spraw sądowych, w tym karnej oraz atakowania ich w środkach masowego przekazu. Znamiennym przy tym jest, że powód od lipca 2000r. działalności artystycznej pod nazwą (...) nie prowadzi, bo za taką, w ocenie Sądu, nie można uznać okazjonalnego wydania pod jej logo dwóch płyt w 2001r. i 2007r. Z istoty i celu ustanowienia prawa ochronnego na znak towarowy wynika natomiast, że znak ten powinien w sposób rzeczywisty funkcjonować w obrocie gospodarczym. Oczywiście sąd powszechny w postępowaniu o zakazanie używania znaku towarowego nie jest uprawniony do samodzielnego rozstrzygania czy doszło do utraty znamion odróżniających przez znak towarowy powoda i stał się on oznaczeniem rodzajowym (wolnym). To, bowiem Urząd Patentowy RP posiada wyłączną kognicję w sprawach decyzji w zakresie rejestrowalności znaku towarowego, jak i przeszkód w rejestracji określonego znaku oraz posiada uprawnienia do samodzielnego ustalenia faktów i dokonania prawnej oceny zebranego materiału dowodowego, w tym do ustalenia czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe, czy też został zgłoszony w złej wierze (wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009r., II GSK 708/08; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2011 r. I ACa 715/10, Apel.-W-wa 2011/3/21; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2006 r. III CSK 39/06, LEX nr 490458; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r. VI SA/Wa 1388/07, LEX nr 520237).

Wobec faktu, iż powód w wezwaniu przedsądowym skierowanym do pozwanego M. G. (1) jako podstawy prawne swego roszczenia wskazał także art. 10, 13 pkt1, 14, 18 i 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art.78 i 79 ustawy z dnia 16 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to wyłącznie na marginesie należy podnieść, że prawo własności przemysłowej jest ustawą szczególną w stosunku do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ten stosunek nie wyklucza jednak możliwości dodatkowej ochrony zarejestrowanych oznaczeń także na tle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przy czym podstawą ochrony udzielonej przez przepisy tej ustawy jest prawo wypływające z faktu używania znaku a nie z jego rejestracji (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008r. (...) SA/Wa 817/08, LEX nr 512910; wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 października 2008 r. I ACa 244/08, LEX nr 519226). Skoro jak ustalono, powód zarejestrowanego znaku towarowego (...) nie używa, to ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz.1503 ze zmianami) nie podlega.

Poza sporem jest, że Sąd nie jest związany podstawą prawną podaną przez stronę nawet reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. Jest jedynie związany podstawą faktyczną powództwa i sam musi znaleźć właściwą normę prawną. Stosowanie prawa materialnego stanowi, bowiem domenę sądu orzekającego, który w tym zakresie ma pewien zakres swobody ograniczonej podstawą faktyczną przytoczoną przez powoda. Wskazanie jednak przez powoda przepisów prawa materialnego, mających stanowić podstawę prawną orzeczenia, jakkolwiek niewymagane, nie pozostaje bez znaczenia dla przebiegu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa także okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Sądowi nie wolno zasądzić czegokolwiek na podstawie innego stanu faktycznego niż ten, który jest podstawą powództwa. Oczywiście nadal chodzi o podstawę faktyczną, a nie o kwalifikację prawną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999r. I CKN 251/98, (...) i orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 maja 1957 r. II CR 305/57, OSNCK 1958/3/72). Mając to na uwadze oraz wszelkie okoliczności faktyczne przedmiotowej sprawy i żądanie pozwu ostatecznie sprecyzowane przez powoda w piśmie procesowym z dnia 14 marca 2012r., to należy stwierdzić, iż nie domagał się on w tym procesie ochrony autorskich praw osobistych na podstawie art.78 i 79 ustawy z dnia 16 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami). Z ostrożności więc tylko wypada podnieść, że legitymację bierną w procesie o ochronę praw autorskich ma osoba, która bezprawnie wkracza w autorskie prawa osobiste twórcy, a jak wcześniej wykazano dorobek artystyczny zespołu (...) wypracowany do 24 lutego 2001r. stanowi wspólne dobro powoda, pozwanych oraz byłych jego członków, w tym S. O. (1). A zatem o ewentualnym bezprawnym wkraczaniu pozwanych w autorskie prawa osobiste powoda w okresie od 25 lutego 2001r. do 27 lipca 2008r. mowy być nie może.

Wszystko powyższe, w ocenie Sądu uzasadnia odmowę udzielenia powodowi ochrony prawnej wobec nie spełnienia przesłanek jej udzielenia zarówno w oparciu o art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej jak i o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy też o przepisy art. 78 i 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Orzeczenie o kosztach procesu uzasadniają przepisy art.98kpc, §6 pkt6 i §10 ust.1 pkt18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 ze zmianami) oraz art.113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010r. Nr 90 poz.594 ze zmianami).