Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 327/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 czerwca 2015 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marian Kocon (przewodniczący)
SSN Irena Gromska-Szuster
SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)
Protokolant Beata Rogalska
w sprawie z powództwa M. z siedzibą w F.
w Japonii i M. M. z siedzibą w W. w Belgii
przeciwko A. Spółce z o.o. w Ł.
o zakazanie naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 czerwca 2015 r.,
skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 28 października 2013 r.,
1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala w całości apelację
pozwanego oraz zasądza od pozwanego na rzecz powodów
kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu
kosztów postępowania apelacyjnego,
2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 25003
(dwadzieścia pięć tysięcy trzy) złotych tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego,
2
3) nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa - kasa Sądu
Apelacyjnego każdemu z powodów kwoty po
9841 (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych
tytułem nadpłaconej opłaty od skargi kasacyjnej.
3
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 28 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w sprawie z
powództwa M. z siedzibą w F. w Japonii oraz M.M. z siedzibą w W. w Belgii
przeciwko A. Spółce z o.o. w Ł. o zakazanie naruszeń praw do wspólnotowych
znaków towarowych „M.” na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu
Okręgowego w W. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmienił zaskarżony wyrok:
- w punkcie pierwszym w ten sposób, że zakaz używania słowno-graficznego
wspólnotowego znaku towarowego M.” zarejestrowanego w Urzędzie
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr […] i graficznego wspólnotowego
znaku towarowego „M.” oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do
usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami
samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną
działalności, na ścianach budynków, banerach, bilbordach i na stronach
internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach
ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, ogranicza do
sytuacji, gdy użyciu tych znaków nie towarzyszy jednoczesne wskazanie, że
chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych
salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych,
oddalając żądanie zakazania pozwanej używania tych znaków w pozostałym
zakresie,
- w punkcie trzecim w ten sposób, że nakaz zniszczenia stanowiących jej
własność szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na
pojazdy, zawierających wyeksponowane w wyroku czarne oznaczenie
słowno - graficzne i graficzne wspólnotowego znaku towarowego „M.” lub ich
odmiany kolorystyczne, albo - według wyboru pozwanej - usunięcia tych
oznaczeń z szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na
pojazdy, ogranicza do sytuacji, gdy szyldy, banery, bilbordy, plakaty, ulotki
i naklejki na pojazdy nie zostaną uzupełnione o wskazanie, że chodzi
o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach
lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych, oddalając
4
żądanie nakazania zniszczenia szyldów, banerów, bilbordów, plakatów,
ulotek i naklejek na pojazdy w pozostałym zakresie. Apelacja strony
pozwanej została oddalona w pozostałej części jako bezzasadna.
Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r. zakazał pozwanej A.
Spółce z o.o. używania wspólnotowych znaków towarowych „M.”, słowno-
graficznego i graficznego, oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług
handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi,
w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach
budynków, banerach, bilbordach i na stronach ogłoszeniowych, w materiałach i
reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody
(punkt pierwszy sentencji wyroku); zakazał pozwanej używania oznaczenia „M.” w
nazwach domen internetowych […] (punkt drugi sentencji wyroku); nakazał
pozwanej zniszczenie stanowiących jej własność szyldów, banerów, bilbordów,
plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających oznaczenia „M.” (lub ich
odmiany kolorystyczne) albo – według wyboru pozwanej – usunięcie tych oznaczeń
z szyldów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy (punkt trzeci sentencji
wyroku); w pozostałym zakresie oddalił powództwo.
Sąd Okręgowy ustalił, że powodowe Spółki: M. z siedzibą w Japonii (spółka
prawa japońskiego) i M.M. w Belgii (spółka prawa belgijskiego) działają na
światowym rynku usług motoryzacyjnych. M. jest producentem samochodów oraz
części zamiennych do samochodów marki M. M.M. - spółka córka M.– wprowadza
samochody marki M. do obrotu, koordynuje działania logistyczne oraz nadzoruje
autoryzowaną sieć salonów sprzedaży i warsztatów, funkcjonujących według ściśle
określonych reguł. M. służą prawa do graficznego wspólnotowego znaku
towarowego „M.” zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
w Alicante pod nr […] w dniu 1 września 1998 r. z pierwszeństwem od 11 stycznia
1996 r. dla towarów i usług w określonych klasach klasyfikacji nicejskiej m.in. dla
pojazdów oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego „M.”
zarejestrowanego w dniu 10 września 2009 r. z pierwszeństwem od 12 marca 2009
r., dla towarów i usług w określonych klasach klasyfikacji nicejskiej m.in. dla
samochodów osobowych, części i akcesoriów do nich. M. jest licencjobiorcą
uprawnionym do używania znaków towarowych „M.” w zakresie prowadzonej
5
działalności gospodarczej i dystrybucji oraz świadczenia usług logistycznych.
Renomowane znaki towarowe „M.” są używane w działaniach marketingowych i
promocyjnych przez uprawnioną oraz - za jej zgodą - przez podmioty prawnie
i gospodarczo powiązane z M. Znaki towarowe „M.” posiadają wysoką zdolność
odróżniającą i są dobrze znane nabywcom pojazdów mechanicznych oraz usług ich
naprawy i konserwacji.
Pozwana A. Spółka z o.o., świadcząca usługi sprzedaży samochodów marki M.,
a także części zamiennych i akcesoriów samochodowych, jak ustalił Sąd Okręgowy,
posługiwała się w informacji handlowej i reklamie oferowanych usług (m.in. na
szyldach, banerach i bilbordach oraz na stronie internetowej: autoclub.com.pl)
oznaczeniami graficznymi (w kolorze srebrnym) oraz słowno - graficznymi (w
kolorze niebieskim) identycznymi ze wspólnotowymi znakami towarowymi
zarejestrowanymi na rzecz M. M. M. i A. Spółka z o.o. prowadziły współpracę.
Współpraca ta jednak została zakończona, a M. M. cofnęła zgodę na używanie
przez pozwaną Spółkę znaków towarowych „M”.
W ocenie Sądu Okręgowego, pozwana Spółka w swojej działalności
handlowej naruszyła art. 9 ust. 1b, art. 9 ust. 1c oraz art. 12 c rozporządzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego (dalej jako rozporządzenie Rady nr 207/2009). Z uwagi na
identyczność znaków których używa A. Spółka z o.o., a także wysokie
podobieństwo sprzedawanych towarów oraz usług świadczonych przez pozwaną
Spółkę, zdaniem Sądu, istnieje poważne ryzyko wprowadzenia w błąd nabywców
co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych. W szczególności
konsumenci mogą odnieść mylne wrażenie, że używanie znaków „M.” wskazuje na
przynależność salonu spółki A. do sieci autoryzowanej. Sąd Okręgowy podkreślił,
że używanie przez pozwaną Spółkę kwestionowanych oznaczeń, bez uzasadnionej
przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść, bowiem usługi sprzedaży
samochodów marki M., części zamiennych i akcesoriów mogą być traktowane
przez klientów jako autoryzowane przez uprawnioną do znaków M.. Zdaniem Sądu,
używanie przez pozwaną znaków graficznych i słowno graficznych wykracza poza
granice dopuszczalnego używania wspólnotowych znaków, o którym mowa w art.
12 c rozporządzenia Rady nr 207/2009, Sąd odwołał się do stanowiska, które
6
zajął Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w dniu 23 lutego 1999 r.
w sprawie C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederlan
BV przeciwko Roland Karel Deenik oraz w wyroku wydanym w dniu 17 marca
2005 r. w sprawie C-228/03 The Gilette Company i Gilette Group Finland Oy
przeciwko La-Laboratories. W pierwszym powołanym wyroku Trybunał
Sprawiedliwości orzekł, że dopuszczalne jest informowanie o sprzedaży używanych
samochodów marki BMW, jeżeli samochody z tymi znakami zostały uprzednio
wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. Stwierdził jednak,
że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub
naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich używania mógłby wywołać
wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku
a używającym tego znaku. Naruszeń nie eliminuje używanie przez pozwaną
zwrotu „niezależny dealer”. Sąd Okręgowy uznał, że osoba trzecia, która nie
dysponuje zgodą uprawnionego do wspólnotowego znaku towarowego, może go
używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności
gospodarczej. W ocenie Sądu Okręgowego, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla
korzystania przez A. Spółka z o.o. , bez zgody uprawnionej M., z graficznego i
słowno-graficznego znaku towarowego „M.” w informacji handlowej i w reklamie.
Natomiast dla wskazania marki samochodów sprzedawanych w salonie A.
wystarczające będzie, w każdym przypadku, posłużenie się oznaczeniem
słownym „M”. Jak podkreślił Sąd, informacja o przedmiocie działalności
prowadzonej przez pozwaną Spółkę nie może sugerować istnienia powiązań
handlowych między przedsiębiorstwami stron.
Pozwana A. Spółka z o.o. wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego z
dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja jedynie w części
zasługiwała na uwzględnienie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie były zasadne
zarzuty naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009.
Zasługiwał natomiast na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 12 lit. c tego
rozporządzenia. Sąd Apelacyjny, powołując się na orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości UE, w szczególności orzeczenia w wydane w sprawach: C-337/95
Parfums Christian Dior oraz C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG i BMW
Nederlan BV przeciwko Roland Karel Deenik, stwierdził, że zasadą jest,
7
iż uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać używania znaku
towarowego bez jego zgody w celu poinformowania opinii publicznej o ponownej
sprzedaży markowych towarów. Uprawniony do znaku towarowego może zakazać
używania tego znaku w reklamie, gdy zachodzi uzasadniona przyczyna do
sprzeciwu. Przyczynę taką – w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
– stanowi sytuacja posługiwania się znakiem towarowym w reklamie przez podmiot
dokonujący ponownej sprzedaży towaru w sposób, który może wywoływać mylne
wrażenie co do istnienia więzi handlowych pomiędzy uprawnionym do znaku
towarowego a sprzedawcą. Tak też ocenił zachowanie pozwanej Spółki Sąd
Apelacyjny uznając, że sposób używania znaku towarowego w reklamie przez
pozwana Spółkę w istocie może wywołać mylne wrażenie, że pomiędzy
powodowymi Spółkami, uprawnionymi do korzystania ze znaków towarowych „M.”,
a pozwaną Spółką jako sprzedawcą, istnieją więzi handlowe, w szczególności, że
przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z
rejestracji lub że między przedsiębiorcami istnieje jakiś szczególny związek.
Wątpliwości stąd wynikające, zdaniem Sądu Apelacyjnego, mogą zostać usunięte,
jeżeli pozwana A. Spółka z o.o. będzie posługiwać się znakami towarowymi „M.”,
informując jednocześnie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych
w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych lub części
samochodowych. Z tych względów Sąd Apelacyjny uwzględnił częściowo apelację
pozwanej.
M. z siedzibą w Japonii oraz M. M. z siedzibą w Belgii wniosły skargę
kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28 października 2013 r.,
zaskarżając ten wyrok w części, tj. w punkcie pierwszym sentencji, w zakresie, w
jakim Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację pozwanego od wyroku Sądu
Okręgowego z dnia 21 grudnia 2012 r. Skarżący podnieśli zarzut naruszenia
następujących przepisów prawa materialnego: art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr
207/2009, art. 12 in fine w zw. z art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009 oraz
art. 9 ust. 1 lit. b w zw. z art. 102 rozporządzenia Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit.
c w zw. z art. 12 rozporządzenia 207/2009, art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 lit. c
rozporządzenia Rady nr 207/2009 i art. 12 in fine w zw. z art. 12 lit. c
rozporządzenia nr 207/2009.
8
Na tej podstawie skarżący wnieśli o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego
w zaskarżonym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie
apelacji pozwanej Spółki w zakresie, w jakim apelacja nie została oddalona
w punkcie drugim zaskarżonego wyroku oraz o zasądzenie kosztów postępowania,
w tym kosztów zastępstwa procesowego od pozwanej spółki na rzecz powodowych
Spółek, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonym
zakresie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania
wraz z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania
kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. Słusznie zarzuca się w niej
braku podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie kontratypu
uregulowanego w art. 12 art. lit c rozporządzenia Rady nr 207/2009
ograniczającego uprawnienia właściciela wspólnotowego znaku towarowego.
Rozporządzenie to w art. 9 przewiduje, że wspólnotowy znak towarowy przyznaje
właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku i właściciel jest uprawniony do
zakazywania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody na używanie znaku
w obrocie handlowym, w tym używania oznaczenia identycznego w odniesieniu
do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano
wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we
Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla renomy
wspólnotowego znaku towarowego. Z kolei art. 12 lit c, który określa ograniczenia
skutków wspólnotowego znaku towarowego przewiduje, że właściciel znaku
towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania tego znaku jeżeli jest
to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności
będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, przy czym ograniczenie skutków
wspólnotowego znaku towarowego jest możliwe jedynie pod warunkiem,
że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
Obie wskazane w tym przepisie przesłanki, a mianowicie zgodność używania
z uczciwymi praktykami oraz niezbędność użycia znaków towarowych dla
wskazania przeznaczenia towarów i usług mają charakter ocenny, o których
9
orzekają sądy krajowe w zależności od okoliczności danej sprawy. W wymienianym
zarówno przez Sądu obu instancji, jak i w skardze kasacyjnej wyroku z dnia
23 lutego 1999 r. w sprawie pomiędzy Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW
Nederland BV a Ronaldem Karelem Deenikem Europejski Trybunału
Sprawiedliwości przyjął, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi
praktykami w przemyśle i handlu, w szczególności wówczas, gdy jest dokonywane
w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych
między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego; narusza wartość znaku
poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści z jego charakteru odróżniającego
albo renomy; prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku (zob. też wyrok ETS
z dnia 17 marca 2005 r., C-228/03, ECR 2005/3B-I-2337 oraz wyrok Sądu
Najwyższego z dnia z dnia 2 czerwca 2011 r., I CSK 581/10, Mon. Praw.
2012/9/486-489). Takie też stanowisko zajął Sąd drugiej instancji, a potwierdza
je dodatkowo to, że strony wcześniej ze sobą współpracowały na podstawie umowy.
Pomimo rozwiązania umowy, pozwana Spółka zamierzała w dalszym ciągu na tych
samych zasadach, w ten sam sposób używać znaków towarowych
należących do jednej z powódek. Trudno zarazem zgodzić się z tym Sądem,
że wszelkie wątpliwości w zakresie mylnego wyobrażenia o związkach pomiędzy
pozwaną a powódkami uchyli dodatkowa informacja, że chodzi o handel/ sprzedaż
samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów
używanych, lub też części samochodowych. Takie dodatkowe zastrzeżenie nie
eliminuje jednoznacznie ryzyka uznania pozwanej Spółki używającej identycznych
znaków towarowych, jak to ma miejsce w przypadku autoryzowanych salonów sieci
M. Poza tym, słusznie zwraca się uwagę w skardze kasacyjnej na brak ustalenia w
jakiej formie i w jakiej proporcjonalnie wielkości oznaczenia opisowe miałoby
towarzyszyć znakom M. Zastrzeżenia te są usprawiedliwione, zwłaszcza jeśli
uwzględni się, że oznaczenia słowno graficzne i graficzne M., zgodnie z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego mogły być umieszczane na ścianach budynków, banerach lub
bilbordach a więc na takich środkach informacji, promocji lub reklamy, które
oddziałują na odległość, a wówczas dominujące znaczenie mają renomowane,
łatwo rozpoznawalne międzynarodowe znaki towarowe M.
10
Uzasadnione są też podniesione w skardze kasacyjnej wątpliwości
dotyczące uznania, iż użycie znaków słowno graficznych i graficznych
jest niezbędne w celu wykazania przeznaczenia sprzedawanych towarów
i świadczonych usług. Do „niezbędności” użycia znaku towarowego, jako przesłanki
zawartej obecnie w art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009, a poprzednio
w art. 6 lit c dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (Dz. U. L 40 z 1989 r. str. 1) odniósł się szeroko Europejski
Trybunał Sprawiedliwości w wymienionym wyroku z dnia 17 marca 2005 r.
(w sprawie C-2228/03) wskazując, że użycie znaku towarowego należącego
do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru wtedy, gdy
stanowi ono jedyny sposób dostarczenia konsumentom kompletnej informacji
o możliwym zastosowaniu danego towaru. Kwestia ta wymaga badania w każdej
sprawie. Trybunał, odwołując się także do wymienionego orzeczenia w sprawie
BMW (pkt 35 - 39 wyroku) podkreślił, że użycie znaku towarowego w praktyce jest
jedyną metodą podania informacji o przeznaczeniu sprzedawanego towaru
a ponadto, że do sądów krajowych należy zbadanie, czy w okolicznościach
postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego było rzeczywiście
niezbędne. Według Trybunału należy upewnić się, czy mogłyby zostać użyte inne
metody podania takich informacji, przy czym należy wziąć pod uwagę na przykład
ewentualne istnienie standardów technicznych lub norm powszechnie stosowanych
do rodzaje towarów sprzedawanych przez osobę trzecią i znanych odbiorcom, dla
których ten rodzaj towarów jest przeznaczony, które umożliwiałyby zachowanie
niezakłóconej konkurencji na rynku tych towarów.
Podejmując tę ocenę w przedmiotowej sprawie, w której chodzi o korzystanie
z kilku rodzajów znaków towarowych, należy podzielić stanowisko skarżących,
że dopuszczenie do używania przez pozwanego jednego, słownego znaku
towarowego M. spełnia wskazany cel informacyjny tj. zapewnia konsumentom
zrozumiałą i kompletną informację o przeznaczeniu towarów oferowanych przez
pozwana Spółkę i nie jest niezbędne do tego użycie wszystkich postaci oznaczeń
cudzego znaku towarowego.
11
Brak podstaw do zastosowania art. 12 lit c rozporządzenia Rady nr 207/2009
usprawiedliwia jednocześnie pozostałe zarzuty dotyczące niezastosowania art. 9
ust. 1 tego rozporządzenia.
Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39816
k.p.c.
uchylił zaskarżony wyrok Sądu drugiej instancji i orzekł co do istoty, rozstrzygając
o kosztach procesu na podstawie art. 98 w związku z art. 391 § 1, 39821
k.p.c.