Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 581/10
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 2 czerwca 2011 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący)
SSN Dariusz Dończyk
SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)
Protokolant Beata Rogalska
w sprawie z powództwa H. Inc., Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
przeciwko Janowi R.
o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 2 czerwca 2011 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 1 kwietnia 2010 r.,
uchyla zaskarżony wyrok w pkt II (drugim) i przekazuje
sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi
Apelacyjnemu wraz z pozostawieniem temu Sądowi
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Wyrokiem z dnia 21 września 2009 r. Sąd Okręgowy Sąd Wspólnotowych
Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu Janowi R.,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F. T. - Przedsiębiorstwo
Handlu Hurtowego i Detalicznego wprowadzania do obrotu, oferowania do
sprzedaży, reklamowania i składowania w tym celu zabawek z oznaczeniem
TRANSFORMABLE lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do
wspólnotowego znaku towarowego TRANSFORMERS, zarejestrowanego na rzecz
powoda H. Inc. w USA, pod nr CTM 000238410, albo z oznaczeniami graficznymi
identycznymi lub podobnymi do graficznych wspólnotowych znaków towarowych,
zarejestrowanych pod numerami CTM 005786967 i CTM 005786835. W pozostałej
części powództwo zostało oddalone z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania.
W wyniku apelacji wniesionej przez pozwanego, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia
1 kwietnia 2010 r. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w części
obejmującej roszczenie powoda dotyczące zabawek z oznaczeniem
TRANSFORMABLE lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do
wspólnotowego znaku towarowego TRANSFORMERS, zarejestrowanego na rzecz
powoda pod nr CTM 000239410; w części obejmującej roszczenie powoda
w odniesieniu do zabawek z oznaczeniami graficznymi podobnymi do graficznych
wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda pod
numerami CTM 005786967 i CTM 005786835, a także w zakresie orzeczenia
o kosztach postępowania wyrok zaskarżony apelacją został uchylony i sprawa
przekazana do ponownego rozpoznania wraz z orzeczeniem o kosztach
postępowania apelacyjnego.
Oddalając powództwo we wskazanej części Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę
na następujące ustalenia faktyczne, dokonane przez Sąd pierwszej instancji oraz
w toku postępowania apelacyjnego. Powodowa spółka jest znanym i cenionym
dystrybutorem popularnych gier i zabawek dla dzieci. Służą jej, między innymi
prawa z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego
TRANSFORMERS, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego w Alikante dnia 23 listopada 1998 r. dla towarów w klasie
28 klasyfikacji nicejskiej, w tym także gier i zabawek. Powód od wielu lat sprzedaje
3
zabawki w postaci robotów przekształcających się w pojazdy, opatrzone znakiem
towarowym TRANSFORMERS. Zabawki te są dobrze znane, popularne wśród
dzieci i rozpoznawalne. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą F.
T. - Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego i Detalicznego od 1998 r., importując z
Chin i wprowadzając do obrotu w Polsce zabawki w postaci robotów, które mogą
być przekształcone w pistolety i odwrotnie. Pozwany używa do oznaczenia tych
towarów dwóch oznaczeń: „TRANSFORMABLE" i „X-BOT TRANSFORMABLE".
Zabawki wprowadzane do obrotu przez pozwanego są podobne do towarów,
których dotyczą zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe. Jednakże, zdaniem
Sądu Apelacyjnego, Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że zabawki obu stron
są identyczne, bo wprawdzie są to roboty, ale zabawki powoda przekształcają się
w pojazdy, a zabawki pozwanego - w pistolety; słowo zaś „transformable", mające
pochodzenie z języka angielskiego ma czysto opisowy charakter. Według Sądu
Apelacyjnego, to opisowe oznaczenie nie daje podstaw do jego zarejestrowania
jako znaku towarowego, co wprost wynika z art. 4 w związku z art. 7a i 7c
rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r., dalej jako
„rozporządzenie Rady WE nr 207/2009"). W konsekwencji, Sąd pierwszej instancji
naruszył art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Oznaczenie „X-BOT
Transformable" jest różne w stosunku do wspólnotowego znaku towarowego
„transformers" i w ocenie Sądu Apelacyjnego element odróżniający i dominujący w
postaci znaku „X-BOT" nie jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego
„transformers". Używanie przez pozwanego oznaczenia „X-BOT Transformable" nie
daje podstaw do przyjęcia, że takie działanie pozwanego pociąga za sobą
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, tj. prawdopodobieństwo uznania przez
odbiorców, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa,
ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w części oddalającej
powództwo, opartej na obu podstawach, powód zarzucił naruszenie przepisów
postępowania, tj. art. 322 k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. W
odniesieniu do przepisów prawa materialnego zarzucił naruszenie art. 12 pkt b
rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 wskutek uznania opisowego charakteru
4
słowa umieszczonego na opakowaniu, podczas gdy słowo to jest używane jako
znak towarowy, nie może być traktowane jako opisowe w kraju posługującym się
innym językiem, należy do badania jego opisowości posłużyć się klasyfikacją
nicejską, a ponadto ocena zgodności używania oznaczenia z uczciwymi
praktykami w przemyśle i handlu powinna być surowsza dla znaku renomowanego
lub powszechnie znanego, jakim jest znak towarowy powoda; naruszenie art. 9 ust.
1 pkt c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 dotyczy wymagania dla ochrony
znaku renomowanego dowodzenia przesłanek ponad te, jakie wynikają z tego
przepisu. Skarżący sformułował również kilka zagadnień prawnych, które w
związku z rozstrzygnięciem sprawy wymagają, jego zdaniem rozważenia w
postępowaniu kasacyjnym. Wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o wydanie
orzeczenia co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji pozwanego w
zaskarżonej części oraz zasądzenie kosztów postępowania.
W odpowiedzi na skargę strona pozwana wniosła o odmówienie jej przyjęcia
do rozpoznania, ewentualnie o jej oddalenie, z zasądzeniem kosztów
postępowania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skargę kasacyjną jako uzasadnioną w zakresie zarzutów naruszenia prawa
materialnego należało uwzględnić i w konsekwencji uchylić wyrok Sądu drugiej
instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.
W pierwszej kolejności należy rozważyć zarzuty podnoszone w ramach
drugiej podstawy kasacyjnej, gdyż kontrola prawidłowości zastosowania oraz
wykładni prawa materialnego może być dokonana jedynie na podstawie
prawidłowo ustalonego stanu faktycznego sprawy. W ramach drugiej podstawy
kasacyjnej skarżący zarzucili naruszenie art. 322 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.
poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. Należy wskazać, iż powołany
art. 322 k.p.c. stanowi podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których ścisłe
udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, a ze względu na
charakter wiążących strony stosunków prawnych i występujące w nich okoliczności
bardzo istotne jest ich szybkie rozstrzygnięcie. W rozpoznawanej sprawie, Sąd
5
drugiej instancji nie oparł rozstrzygnięcia o treść art. 322 k.p.c., a zatem nie można
skutecznie zarzucać naruszenia tego przepisu w ramach drugiej podstawy
kasacyjnej. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej można wnosić, iż faktycznie zarzutem
objęty jest art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., gdyż skarżący podnosi, że Sąd
drugiej instancji nie wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku kilku kwestii. Zatem nie
ustalono, jaka grupa konsumentów jest grupą docelową dla towarów powoda
i pozwanego; dlaczego Sąd przyjął, że konsumenci polscy biegle posługują się
językiem angielskim; dlaczego uznano, że słowo „transformable" ma charakter
opisowy; dlaczego Sąd drugiej instancji odmiennie niż Sąd pierwszej instancji
ustalił podobieństwo oraz zakres towarów będących przedmiotem sprawy, (zob.
s. 14 skargi kasacyjnej).
Należy podnieść, że prawidłowo sformułowany zarzut naruszenia art. 328
§ 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w niniejszej sprawie nie byłby zasadny. Ustalenia
faktyczne oraz dokonana ocena prawna powinna zostać przedstawiona
w uzasadnieniu orzeczenia. Jak stanowi art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie wyroku
powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie:
ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł,
i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy
dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem
przepisów prawa. Ponadto, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.c., jeżeli nie ma przepisów
szczególnych o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.
Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela pogląd prezentowany we
wcześniejszych orzeczeniach, zgodnie z którym naruszenie przez sąd drugiej
instancji art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez sporządzenie
uzasadnienia nie odpowiadającego wymaganiom, jakie stawia wymieniony przepis,
może wyjątkowo wypełniać podstawę kasacyjną przewidzianą w art. 3983
§ 1 pkt 2
k.p.c. Ma to miejsce wówczas, gdy wskutek uchybienia konkretnym wymaganiom
określonym w art. 328 § 2 k.p.c. zaskarżone orzeczenie nie poddaje się kontroli
kasacyjnej, czyli gdy stwierdzone wady mogły mieć wyjątkowo wpływ na wynik
sprawy. Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku polega na wskazaniu nie tylko
przepisów prawa, ale także na wyjaśnieniu, w jaki sposób wpływają one na treść
6
rozstrzygnięcia. Powyższe stanowisko zajął Sąd Najwyższy m.in. w wyrokach
z dnia 20 kwietnia 2004 r. (V CK 92/04 niepubl.), z dnia 13 listopada 2003 r.
(IV CK 183/02 niepubl.), z dnia 19 grudnia 2000 r. (II UKN 152/00, OSNAPiUS
2002, Nr 16), z dnia 9 listopada 2007 r. (V CSK 263/07 niepubl.) i z dnia 29 maja
2008 r. (II CSK 39/08 niepubl). Mając na uwadze przedstawione stanowisko,
należy stwierdzić, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera elementy
wymagane treścią przywołanego przepisu w stopniu, który sprawia, że wyrok ten
nie uchyla się kontroli kasacyjnej.
Jako uzasadniony należało ocenić zarzut naruszenia przez Sąd drugiej
instancji art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Zgodnie z powołanym
przepisem, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania
stronie trzeciej używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości,
przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub
świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług - pod warunkiem,
że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
Z zebranego w sprawie materiału dowodowego należy wysnuć wniosek, iż samo
oznaczenie używane przez pozwanego („TRANSFORMABLE") oraz sposób jego
używania nie spełniają warunków uznania, że chodzi o dozwolone użycie w funkcji
informacyjnej w rozumieniu art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009,
które z kolei wyłącza skuteczność prawa powoda z rejestracji wspólnotowego
znaku towarowego „TRANSFORMERS" dla takich samych towarów - w niniejszej
sprawie - zabawek. Powyższej oceny prawnej nie może zmienić ustalenie, że
zabawki stron różnią się w sposób dostateczny, gdyż roboty powoda przekształcają
się w pojazdy, a zabawki pozwanego - w pistolety. W niniejszej sprawie pozwany
naruszył prawa strony powodowej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego
w granicach specjalizacji.
Należy podzielić stanowisko skarżącego, że słowo „transformable" ma
znaczenie opisowe, ale w języku angielskim, nie zaś w języku polskim. Sąd drugiej
instancji błędnie przyjął opisowość słowa „transformable" z uwagi na jego
tłumaczenie zamieszczone w słowniku angielsko - polskim, w którym słowo to
przetłumaczono jako „przekształcalny". Rację ma skarżący podnosząc, że słowo
„transformable" jest słowem obcym dla konsumenta polskiego i w żaden sposób
7
nie pełni funkcji opisowej ani w stosunku do zabawek, które w swej konstrukcji są
przekształcalne, ani dla żadnych innych towarów. Słowo „transformable" nie jest
także słowem, które w swoim znaczeniu zostało przejęte do języka polskiego, jak
chociażby słowa „football", „jazz". Oznaczenie użyte przez pozwanego nie może
być zatem uznane za opisowe. Opisowość oznaczeń, tak jak na gruncie art. 7 ust.
1 pkt c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 powinna mieć charakter konkretny.
Oznacza to, że odniesienie opisowości ma mieć miejsce do towaru, dla którego
oznaczenie jest przeznaczone, nie zaś w ogóle do masy towarów występujących
na rynku, czy też jakiejkolwiek innej grupy towarów wyodrębnionej według
przyjętych kryteriów. Należy dodać, iż nawet oznaczenia opisowe powinny być
zamieszczone na opakowaniu towaru z uwzględnieniem wymagania rzetelności,
czyli wskazania na funkcję informacyjną oznaczenia oraz dystansu, czyli właściwej
proporcji. W tym aspekcie należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, według
którego oznaczenie opisowe może być używane w takim charakterze, jeśli nie jest
zarazem wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Sąd drugiej instancji
na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w ogóle nie rozważył
okoliczności, czy pozwany nie wykorzystuje słowa „TRANSFORMABLE" w formie
znaku towarowego, co mogłoby prowadzić do skojarzenia ze znakiem towarowym
„TRANSFORMERS". Należy podzielić pogląd wyrażony przez Trybunał
Sprawiedliwości WE w wyroku z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, Lex nr 218887),
iż zgodność z prawem użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w celu
wskazania przeznaczenia towaru uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne
do wskazania przeznaczenia towaru. Trybunał wskazał, że ma to miejsce, gdy
użycie to stanowi w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej
i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu
niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. Oceniając, czy warunek ten został
zachowany należy uwzględnić charakter kręgu odbiorców, dla których
przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.
Mając na uwadze przedstawione rozważania należy wskazać, że
wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego
znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie
posiadają jego zgody używania w obrocie handlowym m.in. oznaczenia,
8
w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do
wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów
lub usługi, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców; prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia
oznaczenia ze znakiem towarowym (art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady WE nr
207/2009). W niniejszej sprawie, oznaczenie „TRANSFORMABLE" używane przez
pozwanego nie jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez
niego towaru, a jego używanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami
w przemyśle i handlu, co prowadzi do wniosku, iż w świetle art. 12 pkt b
rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 pozwany nie może powoływać się na
ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez
powoda. Umieszczenie przez pozwanego na opakowaniu towaru oznaczenia
„transformable" nie stanowi sposobu podania polskojęzycznym odbiorcom towaru -
w tym przypadku przede wszystkim dzieciom - zrozumiałej i kompletnej informacji
o przeznaczeniu zabawek. Słowo „transformable" („przekształcalny") sugeruje
anglojęzycznemu - nie zaś polskiemu - konsumentowi, że chodzi o produkt -
zabawkę robota - który może być przekształcony. W orzecznictwie obecnego
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnie przyjmuje się, że użycie znaku
towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu,
w szczególności wówczas, gdy jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać
wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem
znaku towarowego; narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych
korzyści z jego charakteru odróżniającego albo renomy; prowadzi do dyskredytacji
lub oczerniania znaku; osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub
replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem
(zob. wyrok TS z dnia 17 marca 2005 r., C-228/03, Lex nr 218887; wyrok TS z dnia
23 lutego 1999 r., C-63/97, Lex nr 110653). W niniejszej sprawie użycie przez
pozwanego na opakowaniu towaru słowa „TRANSORMABLE", dodatkowo
w zestawieniu z wizerunkiem graficznym maski musi być uznane za działanie
niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, gdyż jest dokonane
9
w taki sposób, iż może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych
między stronami.
Naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego
w granicach specjalizacji polega na bezprawnym użyciu znaku podobnego dla
towarów takich samych (zabawek), które rodzi ryzyko skojarzenia, będącego
szczególną postacią ryzyka pomyłki. W rozpoznawanej sprawie niebezpieczeństwo
wprowadzenia w błąd co do pochodzenia zabawek występuje dlatego, że wysoki
stopień rozpoznawalności znaku towarowego TRANSFORMERS i jego dobra
pozycja rynkowa, podobieństwo oznaczenia TRANSFORMABLE i tożsamość
użycia tego oznaczenia dla takich samych towarów rodzi skojarzenie pomiędzy
znakami i pozwala nawet dobrze poinformowanym, zorientowanym i uważnym
konsumentom przyjąć istnienie związku między znakami. Z tego wynika, że ryzyko
skojarzenia można uznać za wystarczające do przyjęcia bezprawności używania
danego oznaczenia zabawek, a więc w rozpoznawanej sprawie oznaczenia
„TRANSFORMABLE", mając na uwadze identyczność towarów, podobieństwo
samych oznaczeń oraz uwzględniając rozpoznawalność i dobrą pozycję znaku
imitowanego.
Należy także podnieść, iż dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma
żadnego znaczenia zarzut naruszenia przez Sąd drugiej instancji art. 9 ust. 1 pkt c
rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Nieuzasadnione czerpanie korzyści
z odróżniającego charakteru lub renomy określone w powołanym przepisie
stanowią przesłanki naruszenia znaku towarowego poza granicami specjalizacji,
czego w niniejszej sprawie nie stwierdzono.
Z przedstawionych powodów należało uznać, iż Sąd Apelacyjny naruszył art.
12 lit b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, poprzez jego błędną wykładnię,
przyjmując w świetle stanu faktycznego niniejszej sprawy, że oznaczenie
„transformable" jest oznaczeniem opisowym dla konsumentów polskojęzycznych.
Rozpoznając ponownie sprawę w zakresie objętym niniejszą skargą kasacyjną
powinno się wezwać stronę powodową do doprecyzowania żądania pozwu, co do
zakazania pozwanemu produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania,
wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania zabawek z oznaczeniem
10
TRANSFORMABLE „albo z innym oznaczeniem identycznym lub podobnym do
znaku towarowego TRANSFORMERS". Sformułowanie żądania jako „zakazania
pozwanemu (...) albo z innym oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku
towarowego TRANSFORMERS" jest nieprecyzyjne. Następnie, Sąd drugiej
instancji powinien zbadać w świetle art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady WE nr
207/2009, w jakim stopniu do doprecyzowanego żądania pozwu udzielić powodowi
ochrony z zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego.
Mając na uwadze powyższe argumenty skargę kasacyjną należało na
podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c. uwzględnić, uchylając zaskarżony wyrok
w zaskarżonej części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania
z pozostawieniem na podstawie art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821
k.p.c.
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
db