Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w N.

przeciwko (...) spółka jawna (...) (...) (...) spółce jawnej w Ł.

o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy i zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 30 maja 2018 r. sygn. akt IX GC 52/10

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 9.360 zł (dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Sławomir Jamróg SSO (del) Izabella Dyka

I Aga 456/18

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) spółka z o.o. w N. w pozwie przeciwko (...) s.c. (...) domagała się:

1/ zakazania pozwanej naruszania prawa ochronnego nr (...) na znak towarowy (...) zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP na rzecz strony powodowej poprzez zaniechanie:

a/ umieszczania tego znaku na opakowaniach towarów objętych tym prawem ochronnym,

b/ importu i wprowadzania do obrotu handlowego towarów oznakowanych znakiem (...),

c/ posługiwania się znakiem (...) w celach reklamy oznakowanych nim produktów;

2/ nakazania pozwanej opublikowania na ich koszt we wskazanych czasopismach branżowych oświadczenia szczegółowo podanego w żądaniu pozwu- a w przypadku nieopublikowania oświadczenia, upoważnienia strony powodowej do jego opublikowania na koszt strony pozwanej i zobowiązania ich do zwrotu stronie powodowej poniesionych kosztów z tego tytułu;

3/ nakazania pozwanej naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści w wysokości hipotetycznej opłaty licencyjnej w kwocie 580.963 zł

oraz o zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu strona powodowa podniosła, że była wieloletnim i znanym producentem m. in. odżywek i suplementów diety dla sportowców. W 2004 r. uruchomiła produkcję i wprowadziła do obrotu jako pierwsza w kraju odżywki i suplementy diety pod znakiem handlowym (...), a w 2005 r. rozpoczęła równoczesne oznaczenie tych produktów znakiem (...). Na powyższe znaki powódce zostały udzielone prawa ochronne. Pod koniec 2005 r. powódka dowiedziała się, że przedsiębiorstwo (...) s.c. reklamowało w branżowym czasopiśmie odżywki i suplementy diety zawierające oznaczenie (...). Okazało się, że pozwana była importerem i dystrybutorem na rynek polski produktów czeskiej spółki (...). Pomimo wezwań pozwana nadal reklamowała i sprzedawała produkty z oznaczeniem (...).

Jako podstawę prawną swoich roszczeń powódka podała przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej oraz przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności wskazała, że zachowanie pozwanej polegało na naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Ponadto zachowanie pozwanej było czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniu mogącym wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru, jakości, przydatności i możliwości zastosowania.

W odpowiedzi na pozew (...) s.c. (...) wniosła o odrzucenie pozwu, ewentualnie o oddalenie powództwa i o zasądzenie od strony powodowej na jej rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu zarzuciła pierwotny brak zdolności sądowej po stronie spółki cywilnej. Wskazała, że od dniem 9 kwietnia 2008 r. S. K. (1) i R. K. (1) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej.

Ustosunkowując się merytorycznie do żądania pozwu pozwana zarzuciła, że wprowadzenie przez nią do obrotu produktów wskazanych w pozwie nie naruszyło uprawnień wynikających z rejestracji przez powódkę znaku towarowego. Zwróciła uwagę, że zarejestrowany na rzecz powódki znak był znakiem słowno- graficznym, zatem ocena zachowania strony pozwanej powinna dotyczyć nie tylko elementu słownego. Strona pozwana używała znaku (...) w innej formie, niż zgłoszona do ochrony słowno- graficzna forma znaku. Ponadto oznaczenie (...) miało charakter informacyjny, a zatem nie posiadało zdolności odróżniającej i w konsekwencji stosowanie wskazanego oznaczenia przez innych przedsiębiorców nie stwarzało ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów. Wbrew twierdzeniom powódki jej produkty oznaczone znakiem (...), weszły na rynek dopiero w 2005 r. Pozwana wyjaśniła, że również ona zgłosiła do ochrony znak towarowy słowno- graficzny (...) i oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego. Zdaniem pozwanej, to ona jako pierwsza posłużyła się na rynku polskim oznaczeniem (...), a dopiero później powódka zgłosiła do rejestracji znak (...)- w konsekwencji pozwana posiadała przymiot tzw. używacza uprzedniego. Pozwana zakwestionowała również wysokość rzekomej szkody dochodzonej pozwem.

W piśmie procesowym z dnia 26 sierpnia 2009 r. powódka sprecyzowała oznaczenie strony pozwanej, jako (...) Spółka jawna (...). Podniosła, że z ewidencji działalności gospodarczej wynikało, że R. K. (1) i S. K. (1) zarówno w chwili wytoczenia powództwa, jak i później nadal prowadzili działalność w formie spółki cywilnej. Prawomocnym postanowieniem z 1 września 2009 r. Sąd Okręgowy w T. oddalił wniosek strony pozwanej o odrzucenie pozwu (pkt 2 postanowienia), oznaczając jednocześnie stronę pozwaną, jako (...) Spółka jawna (...).

Wyrokiem z dnia 30 maja 2018 r, sygn. akt IX GC52/10 Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 14 400 zł, tytułem kosztów procesu.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

R. K. (1) i S. K. (1) prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...), przekształconej w (...) Spółka Jawna (...) (...) spółkę jawną z siedzibą w Ł.. Spółka jawna została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w dniu 9 kwietnia 2008 r.

Każda ze stron prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odżywek i suplementów diety dla sportowców, przy czym strona powodowa prowadziła również ich produkcję. Pozwana prowadziła działalność na terenie Polski. Powódka m. in. produkowała, reklamowała i sprzedawała odżywki i suplementy diety pod znakiem (...) i (...).

Pozwana,, a poprzednio R. K. (1) i S. K. (1) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) jako dystrybutor czeskiego producenta (...) s.r.o. sprzedawała i reklamowała odżywki i suplementy diety pod znakiem (...) (na terenie Polski).

Każdej ze stron Urząd Patentowy udzielił świadectwa ochronnego na znak towarowy (...). W związku z powyższym powstał między stronami spór.

Od stycznia 2004 r. na zlecenie powódki opracowywano projekty opakowań z oznaczeniami (...) i (...)- pierwsze zlecenie pochodziło z 5 stycznia 2004 r. Od stycznia 2005 r. powódka reklamowała swoje produkty z użyciem zwrotu (...), przy na opakowaniach był bardziej eksponowany zwrot (...)- najstarsza reklama pochodziła z czasopisma (...)ze stycznia 2005 r. Powódka na opakowaniach nadal bardziej eksponuje oznaczenie (...), a nie (...).

Pod koniec 2005 r. R. K. (1) i S. K. (1) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) rozpoczęli reklamowanie i wprowadzanie do obrotu produktów z oznaczeniem (...), jako dystrybutorzy czeskiego producenta (...) s.r.o. Pierwszy zakup produktów od czeskiego producenta pochodził z października 2005 r. Sprzedaż rozpoczęto w listopadzie 2005 r. Pierwsze reklamy pojawiły się w czasopiśmie (...) w grudniu 2005 r.

Od stycznia 2006 r. powódka sprzedawała produkty z oznaczeniem (...)- faktura sprzedaży z 16.01.2006 r. obejmowała m. in. produkt (...) (...), zawierający na opakowaniu oznaczenie (...).

R. K. (1) i S. K. (1) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...), a następnie pozwana spółka jawna stosowali do oznaczenia reklamowanych i sprzedawanych przez nich produktów (...) odmienną grafikę znaku (...) (inna czcionka, kursywa i kształt liter oraz dodatkowa, rozbudowana grafika przedstawiająca pigułkę) w porównaniu ze znakiem słowno- graficznym objętym prawem ochronnym udzielonym stronie powodowej.

Odżywki i suplementy diety (...) były przeznaczone dla określonej grupy klientów (sportowców, w tym kulturystów).

W zakresie rejestracji znaków towarowych i toczących się postępowań dotyczących znaków stan faktyczny przedstawiał się następująco:

-

w dniu 09.03.2006 r. powódka złożyła o rejestrację znaku towarowego (...);

-

w dniu 10.08.2006 r. R. K. (1) i S. K. (1) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) złożyli wniosek o rejestrację znaku towarowego (...);

-

w dniu 20.11.2007 r. Urząd Patentowy udzielił powódce świadectwa ochronnego na znak towarowy słowno- graficzny (...);

-

w dniu 05.11.2009 r. Urząd Patentowy udzielił pozwanej ( (...) Spółka Jawna (...) (...)sp. j.) świadectwa ochronnego na znak towarowy słowno- graficzny (...);

-

w dniu 14.09.2010 r. strona powodowa wniosła sprzeciw od decyzji z 05.11.2009 r.;

-

decyzją z dnia 17.11.2011 r. Urząd Patentowy oddalił sprzeciw strony powodowej;

-

strona powodowa wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję z 17.11.2011 r.;

-

wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 15.11.2012 r. uchylono decyzję z 17.11.2011 r.;

-

strona pozwana wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku z 15.11.2012 r.;

-

wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.11.2014 r. uchylono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 15.11.2012 r. i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu;

-

wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24.03.2015 r. oddalono skargę powódki na decyzję z 17.11.2011 r.;

-

pismem z 05.05.2016 r. skierowanym do Urzędu Patentowego powódka wniosła o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy udzielonego stronie pozwanej i o uchylenie decyzji Urzędu Patentowego;

-

decyzją z 19.12.2016 r. Urząd Patentowy oddalił wniosek powódki z 05.05.2016 r.,

-

powódka wniosła skargę od decyzji Urzędu Patentowego z 19.12.2016 r.;

-

wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 23.01.2018 r. oddalono skargę powódki na decyzję z 19.12.2016 r.

W toku postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, udzielonego pozwanej uznano, że znaki towarowe każdej ze stron były odmienne i nie wprowadzały w błąd odbiorców.

W zakresie okoliczności spornych Sąd Okręgowy ustalił stan faktyczny na podstawie dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, w tym opakowań produktów zawierających oceniane znaki towarowe. Sąd zwrócił uwagę, że część ocenianych przez niego dokumentów to decyzje Urzędu Patentowego i orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd odwołał się również do zeznań świadka K. C. i wspólnika strony pozwanej R. K. (1) przesłuchanego w charakterze strony.

Subsumpcja ustalonych okoliczności faktycznych pod stosowne przepisy prawa materialnego doprowadziła Sąd Okręgowy do wniosku, iż powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że z uwagi na datę wytoczenia powództwa w niniejszej sprawie miały zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych (art. 479 ¹ – 479 ²² kpc). W konsekwencji stosownie do art. 479 ⁴ § 2 kpc zmiana powództwa (dokonana przez powódkę w toku postępowania pismem z dnia 27 listopada 2017 r.) była niedopuszczalna. Powódka rozszerzyła powództwo w ten sposób, że wniosła dodatkowo o zakazanie pozwanej naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) i nakazanie pozwanej opublikowania w czasopismach branżowych oświadczenia szczegółowo opisanego w piśmie z 27 listopada 2017 r., a dotyczącego naruszenia znaku towarowego (...). Sąd zwrócił uwagę, że pierwotne żądanie pozwu dotyczyło wyłącznie znaku towarowego (...), a nie (...). Każdy z tych znaków podlegał ochronie na podstawie odrębnych decyzji Urzędu Patentowego. Pismo z 27 listopada 2017 r. zawierało zatem niedopuszczalną zmianę powództwa polegającą na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok dotychczasowego. W konsekwencji rozszerzone powództwo nie było przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia Sądu.

Z żądania pozwu i jego uzasadnienia wynikało jednoznacznie, że podstawą faktyczną i prawną pozwu był zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) i zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniu mogącym wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru, jakości, przydatności i możliwości zastosowania.

Z poczynionych ustaleń faktycznych wynikało, że roszczenia powódki powodowej były bezzasadne.

Powódce przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy słowno- graficzny (...). Stosownie do art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, m. in. zaniechania naruszania, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pwp naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1/ znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2/ znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3/ naku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Sąd Okręgowy wskazał, że z ustaleń faktycznych sprawy wynikało, że ani pozwana ani poprzednio R. K. (1) i S. K. (1) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nie naruszyli prawa ochronnego na znak towarowy słowno- graficzny (...).

Pozwana i jej poprzednik prawny wprawdzie reklamowali i wprowadzili do obrotu produkty z oznaczeniem (...), ale trzeba mieć na uwadze, że udzielone powódce prawo ochronne obejmowało znak towarowy słowno-graficzny. Pozwana (a ściślej jej poprzednik prawny) od początku korzystała z oznaczenia o odmiennej grafice w porównaniu ze znakiem towarowym, na który udzielono ochrony powódce (inna czcionka, kursywa i kształt liter oraz dodatkowa, rozbudowana szata graficzna przedstawiająca pigułki w sposób odmienny od grafiki strony powodowej). Ponadto pozwanej udzielono następnie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...). Sąd podkreślił, że ­­­­­­­­­­­­­­w toku postępowania przed Urzędem Patentowym, a następnie w toku postępowania sądowo-administracyjnego uznano, że znaki towarowe słowno- graficzne (...) każdej ze stron były odmienne i nie wprowadzały w błąd. Z tych przyczyn udzielono pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy, a sprzeciw powódki i jej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie zostały uwzględnione. Sąd jest przy tym związany decyzjami Urzędu Patentowego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy uznał, że wbrew twierdzeniom powódki, pozwana nie używała znaku podobnego, a tym bardziej znaku identycznego do znaku towarowego zarejestrowanego na wniosek powódki. W konsekwencji już tylko z tej przyczyny żądanie pozwu oparte na naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy (czyli oparte na ochronie wynikającej z ustawy Prawo własności przemysłowej) było bezzasadne. Brak identyczności lub podobieństwa wykluczał przypisanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 1- 3 pwp.

Produkty stron były przeznaczone do określonego grona odbiorców-konsumentów (sportowców, w tym kulturystów) i z tej przyczyny, a także z uwagi na właściwości produktu (odżywki, suplementy diety) odbiorca przy wyborze produktu zwraca większą uwagę niż przeciętny klient na produkt, jego właściwości, a nawet na jego pochodzenie (producenta). W konsekwencji odbiorca produktów stron był w stanie odróżnić produkty pozwanej od produktów powódki. Z tej przyczyny nie sposób przyjąć, że oznaczenie przez pozwaną jej produktów mogło rzekomo spowodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym strony powodowej) stosownie do art. art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. Ponadto powódka na opakowaniach bardziej eksponowała oznaczenie (...), a nie oznaczenie (...), co przy uwzględnieniu oznaczeń, jakimi posługiwały się strony, tym bardziej uzasadniało stwierdzenie, że zarzut ryzyka wprowadzenia klienta w błąd był bezzasadny.

Niezależnie od powyższego , w ocenie Sądu Okręgowego, z poczynionych ustaleń faktycznych nie wynikało, aby znak towarowy powódki był renomowany i aby zostały spełnione pozostałe przesłanki z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp.

W konsekwencji zarzut naruszenia przysługującego powódce prawa ochronnego na znak towarowy był bezzasadny.

Wbrew twierdzeniom powódki, pozwana nie naruszyła również przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), w szczególności art. 10 w zw. z art. 3 uznk i art. 16 ust. 1 pkt 2 uznk.

Zgodnie z art. 10 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich (ust. 1). Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2). Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 uznk czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Zdaniem Sądu Okręgowego, z dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych i przedstawionych wyżej rozważań prawnych wynikało, że oznaczenie słowno-graficzne produktów strony pozwanej (...) nie mogło wprowadzić w błąd klientów zwłaszcza co do pochodzenia produktów. Reklama tak oznaczonych produktów nie mogła również wprowadzić klienta w błąd i nie mogła przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Sąd zwrócił ponownie uwagę, że Sąd zwrócił ponownie uwagę, że sporne produkty były przeznaczone dla określonej grupy świadomych klientów, zorientowanych na to, co chcą kupić i co kupują. Ponadto słowa (...)mają charakter opisowy, informacyjny i dla klienta nie są identyfikowane z określonym produktem/producentem. Opakowania produktów strony pozwanej zawierały wyraźne i widoczne „na pierwszy rzut oka” oznaczenie producenta (...), wobec czego nie sposób uznać, że klient mógłby być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru.

W konsekwencji – zdaniem Sądu Okręgowego – powódce nie przysługiwały roszczenia z art. 18 uznk dochodzone pozwem.

Z przyczyn wskazanych wyżej powództwo należało oddalić (pkt I wyroku). O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie II wyroku na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 99 kpc w zw. z § 6 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Z uwagi na zawiłość sprawy, nakład pracy pełnomocnika strony pozwanej mający wpływ na wyjaśnienie sprawy, ilość rozpraw, w których uczestniczył pełnomocnik, zasadne było przyznanie wynagrodzenia w wysokości dwukrotności stawki minimalnej.

Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżyła w całości apelacją powódka, zarzucając:

1/ naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez dowolną i wybiórczą ocenę materiału dowodowego przez Sąd Okręgowy, polegającą na pominięciu istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych odnoszących się do przesłanek naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego z art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 r, poz. 776 j.t.), jak również szeregu okoliczności odnoszących się do przesłanek popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3 i 10 ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. poz. 1010 j.t.). a zatem Sąd nie powinien w uzasadnieniu orzeczenia poprzestać na wskazaniu, że zgadza się w pełni z ustaleniami ze spraw sądowo-administracyjnych o unieważnienie znaku towarowego „ (...) gdyż w tych sprawach ocena ewentualnego podobieństwa znaków była dokonywana w sposób abstrakcyjny, bez odniesienia się do konkretnych warunków rynkowych przedmiotowej sprawy i bez odniesienia się do szeregu okoliczności istotnych z punktu widzenia art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. a w konsekwencji nierozpoznanie przez Sąd istoty niniejszej sprawy, którą była kwestia oceny przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego na gruncie konkretnej sprawy a nie przesłanek abstrakcyjnej kolizji między znakami, co jest właściwe dla postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Patentowy;

2/ naruszenie art. 231 w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz wybiórczej i dowolnej a nie swobodnej oceny dowodów oraz okoliczności sprawy, pozbawione podstaw prawnych i bezkrytyczne oparcie się przez Sąd na ustaleniach faktycznych z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego w sprawie unieważnienia znaku towarowego (...), co skutkowało wyciągnięciem błędnych wniosków i ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie, polegających na:

a/ chybionym ustaleniu, że używanie przez pozwaną dla oznaczenia jej towarów zwrotu (...) nie jest używaniem oznaczenia podobnego, w sposób mogący wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów od uprawnionego do znaku towarowego słowno-graficznego (...), zarejestrowanego na rzecz powódki z wcześniejszym pierwszeństwem, podczas gdy z całokształtu materiału dowodowego w sprawie wynika, że pozwana używa w obrocie na tym samym rynku dla oznaczenia swoich towarów oznaczenia podobnego w sposób mogący wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów pozwanej od powódki,

b/ błędnym i sprzecznym z zasadami logiki ustaleniu, że „słów (...), (...), „ mają charakter opisowy, informacyjny i dla klienta nie są identyfikowane z określonym producentem/produktem” mimo że Sąd I instancji niesłusznie stwierdził, że wiążą go ustalenia dotyczące okoliczności faktycznych takich jak uznanie przez organy administracyjne w sprawie o unieważnienie znaku towarowego opartej na innych podstawach prawnych niż przedmiotowe powództwo, że oznaczenia są odmienne i nie wprowadzają w błąd” (str. 12-13 w/ w wyroku) oraz dodatkowo brak akceptacji przez Sąd poglądu, iż wiążące dla Sądu jest również uznanie przez urząd Patentowy w procedurze zgłoszeniowej, w której badane są bezwzględne przyczyny odwoławcze, że znak towarowy powódki posiada zdolność odróżniającą, to jest, że powódka posiada prawo ochronne, między innymi na znak towarowy słowny (...) czy (...) a zatem nie są one opisowe dla oznaczanych towarów i pozwalają na jednoznaczną identyfikację towarów powódki,

c/ nieprawidłowym ustaleniu, że pozwana używa w obrocie oznaczenia w formie w jakiej zostało ono przedstawione w zgłoszeniu podczas gdy użycie, między innymi w materiałach reklamowych, zwrotu (...) z inną niż przedstawiona w zgłoszeniu szatą graficzną nie świadczy o użyciu znaku towarowego w formie tożsamej ze zgłoszoną, zaś całokształt materiału dowodowego jednoznacznie wskazuje, że oznaczenie pozwanej jest używane na rynku w innej postaci niż zarejestrowana;

3/ naruszenie art. 233 par. 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz wybiórczej i dowolnej, a nie swobodnej, oceny dowodów i nieprawidłowym uznaniu, że w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. w zw. z art. 10 u.z.n.k. ze względu na brak podobieństwa oznaczeń, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika jednoznacznie ze możliwość wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy na specyficznym rynku suplementów diety jest realna i uzasadniona, przy czym powódka wykazała pierwszeństwo używania nazwy (...) w obrocie w w/w branży zaś Sąd pominął tę istotną dla rozstrzygnięcia okoliczność, wskazując że „ bez znaczenia było również rozstrzygnięcie, która ze stron pierwsza wprowadziła na rynek oznaczony produkt”,

4/ naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegająca na uznaniu, że między słowno-graficznym znakiem towarowym (...) powódki oraz słowno-graficznym znakiem towarowym (...) zarejestrowanym przez pozwaną nie istnieje podobieństwo w stopniu mogącym wprowadzić w błąd konsumenta co do pochodzenia towar ów od konkretnego przedsiębiorcy odpowiednio powódki i pozwanej;

5/ naruszenie art. 3 w zw. z art. 10 u.z.n.k. przez ich błędną wykładnię polegającą na stwierdzeniu, że skoro słowa (...) mają charakter opisowy i informacyjny, a dla klienta nie są identyfikowane z określonym produktem/producentem oraz ze względu na to, ze towary pozwanej zawierają oznaczenie producenta (...) nie sposób uznać, że klient mógłby być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru, podczas gdy powódce przysługuje prawo ochronne m.in. na słowny znak towarowy (...) (...) co jednoznacznie dowodzi, że oznaczenie to posiada co najmniej dostateczną zdolność odróżniającą, zaś opisowe wybranie nazwy (...)jako przedsiębiorcy, na niektórych opakowania produktów pozwanej, może nawet spotęgować ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy, a nie zaś je całkowicie wykluczyć;

6/ naruszenie art. 3 u.n.z.k. przez jego błędna wykładnię, polegająca na uznaniu, że w sprawie nie miało miejsca naruszenie interewsów powódki przez pasożytnicze wykorzystanie przez pozwaną pozycji rynkowej powódki, z uwagi na używanie przez pozwaną wprowadzaącego w błąd oznaczenia (...) nawiązującego do wcześniejszego oznaczenia(...) należącego do powódi,

7/ naruszenie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 20020 r, w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, przez zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności minimalnej stawki, podczas gdy nie było do tego podstaw, gdyż zawiłość sprawy i nakład pracy pełnomocnika pozwanej nie uzasadniał zasądzenia dwukrotności stawki minimalnej, tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Podnosząc powyższe zarzuty powód domagał się zmiany zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego.

SĄD APELACYJNY ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE.

Apelacja strony powodowej jest bezzasadna. Ustalenia faktyczne Sądu I instancji obejmują okoliczności bezsporne pomiędzy stronami. Sąd Apelacyjny uznaje te ustalenia za własne, aprobuje również przedstawioną przez Sąd I instancji ocenę tych ustaleń, dokonaną na gruncie właściwych przepisów prawa materialnego, a to art. 296 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 r, poz. 776 j.t.) i art. 10 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. poz. 1010 j.t.).

Zarzuty apelacji powódki nie mogą odnieść skutku. Oczywiście bezzasadny jest najdalej idący z nich – zarzut nierozpoznania istoty sprawy. W judykaturze utrwalony jest pogląd, że nierozpoznanie istoty sprawy następuje przede wszystkim wtedy, gdy rozstrzygnięcie sądu I instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy oraz gdy sąd zaniechał zbadania materialnej podstawy żądania lub merytorycznych zarzutów strony, bezpodstawnie przyjmując, że istnieje materialnoprawna (prekluzja, przedawnienie, potrącenie, brak legitymacji, prawo zatrzymania itp.) lub procesowa przesłanka niwecząca lub hamująca roszczenie. Nie zachodzi natomiast nierozpoznanie istoty sprawy w wypadkach niedokładności postępowania, polegającego na tym, że sąd nie wziął pod rozwagę lub też nie dysponował wszystkimi faktami i dowodami, które mogły służyć do należytego rozpoznania istoty sprawy. Faktycznie powódka zarzuca wyrokowi I instancji to ostatnie uchybienie, wywodząc w uzasadnieniu tego zarzutu, że Sąd I instancji pominął szereg okoliczności dotyczących istniejącego podobieństwa między serią znaków towarowych powódki, a oznaczeniem pozwanej, a przy ocenie przesłanek z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oparł się wyłącznie na okolicznościach faktycznych ustalonych w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Z wywodami apelującej nie sposób się zgodzić. Sąd Okręgowy jak najbardziej rozpoznał istotę sprawy, która – co należy przypomnieć – dotyczy kolizji znaku pozwanej (...) na które Urząd Patentowy RP udzielił świadectwa ochronnego(...) w dniu 5 listopada 2009 roku, ze znakiem towarowym powódki (...) na który Urząd Patentowy RP udzielił świadectwa ochronnego nr.(...) w dniu 20 listopada 2007 roku. Tym samym, wbrew twierdzeniom apelującej, sprawa nie dotyczy kolizji znaku pozwanej z „serią” znaków powódki, lecz kolizji pomiędzy dwoma znakami słowno-graficznymi (...). W szczególności przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu I instancji nie jest objęta ewentualna kolizja znaku pozwanej ze znakiem powódki (...), objętym prawem ochronnym (...) Rozszerzenie powództwa w kierunku ochrony tego ostatniego znaku towarowego powódki Sąd Okręgowy uznał za niedopuszczalne, na zasadzie mającego w sprawie zastosowanie art. 479 ^{( 4 )}§ 2 k.p.c. i takiego powództwa w ogóle nie rozpoznał. Pełnomocnik powódki nie zakwestionował tej decyzji, na rozprawie przed Sądem I instancji w dniu30 maja 2018 r (k. 1014), w formie zastrzeżenia z at. 162 k.p.c., nie próbuje jej również podważyć w apelacji przez złożenie adekwatnych zarzutów procesowych.

Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił, że oba poddane jego kontroli znaki towarowe mają charakter słowno-graficzny, z tym że warstwa słowna pełni w obu przypadkach przede wszystkim funkcję informacyjną. Z kolei warstwa graficzna, która którą Sąd precyzyjnie opisał w ustaleniach faktycznych, nie jest do siebie podobna, a w każdym razie nie jest podobna w stopniu powodującym ryzyko konfuzji – tj. wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru – zarówno z uwagi na stopień zróżnicowania szaty graficznej znaku jak i z uwagi na wzorzec konsumenta, który ma zastosowanie przy tego rodzaju produktach, jakimi są odżywki wspierające budowę masy ciała. Rozumowanie to odnosi się wprost do istoty roszczeń powódki, zostały one merytorycznie rozpoznane przez Sąd I instancji, a to, że ocena Sądu Okręgowego jest zbieżna z wynikami postępowań sądowo-administracyjnych nie odbiera zaskarżonemu wyrokowi wagi i doniosłości prawnej. Wbrew sugestiom zawartym w apelacji, związanie wyrokami, które zapadły w postępowaniach sądowo-administracyjnych o unieważnienie prawa ochronnego pozwanej na znak towarowy, miały dla Sądu I instancji takie jedynie znaczenie, że musiał przyjąć, że znaki towarowe obu stron postępowania korzystają z ochrony prawnej. Ustalenia faktyczne dotyczące daty rejestracji znaków, ich charakteru i wyglądu zostały dokonane przez Sąd Okręgowy samodzielnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, zgodnie z jego kognicją w sprawie, podobnie jak i ocena tych ustaleń na gruncie przepisów ustaw p.w.p. i u.z.n.k. Tym samym zarzut nierozpoznania istoty sprawy przez Sąd I instancji nie może się ostać.

Również zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. nie jest usprawiedliwiony. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego sformułowanym na tle wykładni tej normy, skuteczne postanowienie tego zarzutu wymaga wykazania przez stronę, iż wady konstrukcyjne pisemnych motywów orzeczenia poddanego kontroli instancyjnej są tak zasadnicze, że faktycznie uniemożliwiają tę kontrolę. Innymi słowy ranga uchybień jest taka, że nie jest możliwym stwierdzenie czy prawo materialne i procesowe zostały właściwie przez Sąd niższej instancji zastosowane. (por. bliżej w tej kwestii, między innymi, orzeczenia SN z dnia 21 listopada 2001 r., sygn. I CKN 185 /01, oraz z dnia 18 marca 2003 r., sygn. IV CKN 1862/00, Lex nr 52726 i nr 109 420). Zaskarżony wyrok zdecydowanie nie zawiera tego rodzaju zasadniczych nieprawidłowości, a jego kontrola apelacyjna jest możliwa.

Oczywiście bezzasadne są te zarzuty apelującej, które wskazują na naruszenie przez Sąd I instancji art. 233 § 2 1 k.p.c. przez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, będące konsekwencją oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, obejmują przede wszystkim okoliczności bezsporne między stronami, związane z rejestracją obu znaków towarowych i toczących się w związku z tym postępowań sądowo-administracyjnych, wywołanych sprzeciwem powódki co późniejszego zarejestrowania na rzecz pozwanej znaku towarowego, objętego prawem ochronnym(...). Sąd w oparciu o dokumenty zgromadzone w aktach sprawy ustalił wygląd obu zarejestrowanych znaków towarowych a następnie trafnie ocenił, że znaki te nie są podobne w rozumieniu art. 296 ust. 296 ust. 2 punkt 2 p.w.p. oraz. że nie zachodzi ryzyko konfuzji, tj. ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

W szczególności Sad Okręgowy trafnie ustalił, że obie strony sporu posługują się własnymi znakami towarowymi w odniesieniu do towarów tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu (odżywki służące rozbudowie masy ciała). Używane przez strony znaki mają charakter tzw. oznaczenia kombinowanego, tj. słowno-graficznego. Ocena ewentualnego podobieństwa obu oznaczeń powinna być zatem dokonywana przy uwzględnieniu wszystkich składających się nań elementów, gdyż przedmiotem ochrony może być tylko znak towarowy jako całość zespalająca wszystkie jego elementy, a nie część danego oznaczenia handlowego – w tym wypadku zwrot (...), który stanowi tylko jeden z elementów znaku. Sąd Apelacyjny podziela ustalenie przez Sąd I instancji, że w przypadku znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powódki i pozwanej zachodzi podobieństwo oznaczeń w jednej tylko płaszczyźnie, tj. w płaszczyźnie fonetycznej. Co do zasady w przypadku znaku kombinowanego, tj. łączącego w sobie element słowny z obrazem, element słowny ma często decydujące znaczenie przy ocenie podobieństwa tego rodzaju znaków. To słowo bowiem zwraca uwagę potencjalnego klienta bardziej aniżeli pozostałe elementy znaku. Należy jednak podkreślić, że wspólne dla obu znaków słowo (...) stanowi jedynie nazwę rodzajową sprzedawanej przez obie strony odżywki. Jest opisowym oznaczeniem o charakterze ogólnoinformacyjnym, na co słusznie wskazał Sąd Okręgowy. Oznaczenie to wskazuje, że przedmiotowa odżywka oferowana jest w formie dużych kapsułek. Fakt użycia w warstwie słownej elementów obcojęzycznych nie ma znaczenia; oba elementy nazwy są zrozumiałe również dla osób, które nie władają łaciną francuskim bądź angielskim. Pierwszy zwrot jest spopularyzowany w potocznym języku na oznaczenie rzeczy materialnych i niematerialnych wielkich rozmiarów (większych niż typowe), drugi brzmi podobnie jak polskie odpowiedniki (kapsułki, kapsuły). Wyklucza to możliwość niewłaściwego zrozumienia całego zwrotu, nawet przez osoby niezainteresowane rynkiem tego rodzaju produktów.

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że w procesie porównywania znaków słowno-graficznych, zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa – które to słowo, tak jak w niniejszej sprawie, ma charakter oznaczenia ogólnoinformacyjnego, wskazującego na formę produktu (tu: duże kapsułki) – to właśnie elementy graficzne odgrywać będą istotną rolę (tak też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r, III CSK 300/06, Lex nr 522325). Sąd Okręgowy szczegółowo ustalił graficzny obraz obu znaków i słusznie przyjął, że różni się on w sposób znaczący. Napis (...), będący elementem znaku powódki pisany jest pochyłą czcionką z charakterystycznym sposobem nakreślenia litery (...) (bez użycia poziomej kreski). W znaku zarejestrowanym na rzecz pozwanej litery nie są tak pochyłe, nadto są mniej fantazyjne. Nadto w znaku towarowym pozwanej bardziej rozbudowane są dalsze elementy graficzne w postaci białych kapsułek usytuowanych poniżej napisu na szarawym tle. Znak powódki jest graficznie mniej bogaty zawiera jeden element w postaci czarno-białego elementu, przypominającego bardziej kłódkę niż pigułkę, obramowanego kwadratem. Podobieństwo w/w znaków jest zatem czysto fonetyczne, zwłaszcza z uwagi na znaczące różnice graficzne, zwłaszcza fantazyjne charakterystyczne nakreślenie liter napisu w znaku powódki oraz z uwagi na bardziej rozbudowaną szatę graficzna w znaku pozwanej. Ustalenia i ocena Sądu I instancji w tym przedmiocie nie budzi zastrzeżeń Sądu Apelacyjnego.

Trafnie w tych okolicznościach przyjął Sąd Okręgowy, że pomiędzy omawianymi znakami brak jest podobieństwa, które mogłoby rodzic ryzyko konfuzji, w rozumieniu art. 296 ust. 2 punkt 2 p.w.p. O tym czy używane przez potencjalnego naruszyciela oznaczenie słowno-graficzne jest podobne (w rozumieniu w/w normy) do wcześniejszego znaku zarejestrowanego decyduje bowiem ogólne wrażenie jakiego doznaje oceniający, rekrutujący się z grona relewantnych nabywców odpowiadających wzorcowi klienta dobrze poinformowanego i rozważnego. Taki model konsumenta jest zgodny ze wspólnotowym wzorcem wskazanym m.in. w pkt 18 preambuły do dyrektywy nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. W dyrektywie tej, jako punkt odniesienia do oceny podobieństwa towarów, przyjęto opinię przeciętnego konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany oraz dostatecznie uważny i ostrożny, z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych i językowych. Trafnie jednak zauważył Sąd Okręgowy, że w rozpoznawanej sprawie przedmiotowy wzorzec konsumenta musi zostać ukształtowany z uwzględnieniem tego, że produkty oferowane przez obie strony przy użyciu znaku towarowego (...), nie są przeznaczone dla konsumenta przeciętnego, lecz dla określonej, stosunkowo wąskiej grupy tychże konsumentów, tj. sportowców, w szczególności kulturystów. Taki konsument jest odbiorcą wyjątkowo uważnym i wnikliwym, znającym realia rynku tego rodzaju produktów, jak chodzi o ich właściwości i producenta. Tym samym używanie przez obie strony oznaczeń oferowanych produktów w formie zarejestrowanych znaków towarowych nie może rodzić ryzyka wprowadzenia w błąd takiego klienta, który jest zainteresowanego kupnem odżywki. Ryzyko pomylenia przez niego produktu z uwagi na podobny znak towarowy jest po prostu niemożliwe, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że na opakowaniach produktów oferowanych przez powódkę znak ten jest praktycznie niewidoczny – uwagę każdego oglądającego produkt (przykładowe zdjęcia opakowań k. 104-116) każdorazowo przyciąga znak towarowy (...) ( który nie jest przedmiotem tego postępowania), a nie znak (...), który niknie w natłoku innych elementów graficznych.

W świetle powyższych uwag zarzut apelującej dotyczący naruszenia prawa materialnego jest bezzasadny. Zaskarżony wyrok nie narusza art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jak też – wbrew wywodom apelującej – nie narusza art. 3 i 10 u.z.n.k. Jak wynika z treści art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Również i przy wykładni tego przepisu bierze się pod uwagę wzorzec konsumenta dobrze poinformowanego, rozważnego i racjonalnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2009 r, II CSK 665/08, Lex nr 515450, z dnia 22 stycznia 2010 r, VCSK 192/09, Lex nr 564857). Dlatego też niemożliwe jest przyjęcie – także na gruncie przepisów u.z.n.k., że oznaczenie produktów pozwanej znakiem towarowym (...) może wprowadzić w błąd potencjalnych nabywców odżywek produkowanych i oferowanych przez powoda.

Na koniec należy wskazać, że Sad Apelacyjny uznał za bezzasadny zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego, wskazanych w punkcie 7 zarzutów (wedle numeracji przyjętej w niniejszym uzasadnieniu). Znaczący nakład pracy pełnomocnika pozwanej, będący konsekwencją przedmiot postępowania, czasu jego trwania, ilości rozpraw i składanych pism procesowych, uprawniały Sąd Okręgowy do zasądzenia na rzecz pozwanej kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej.

Mając na względzie wszystkie powyższe uwagi Sad Apelacyjny oddalił apelację jako bezzasadną, w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na zasadzie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.

Hanna Nowicka de Poraj SSA Sławomir Jamróg SSO (del.) Izabella Dyka