Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII AGa 314/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lipca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marcin Kołakowski

Sędziowie: Jolanta de Heij – Kaplińska (spr.)

Urszula Dąbrowska

Protokolant: Katarzyna Oknińska

po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S. (...) z siedzibą w R., (...) SA z siedzibą w S.-P.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o ochronę praw do znaków towarowych, zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt XXII GWzt 46/18

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1. częściowo w punkcie pierwszym:

a) nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zaniechanie naruszania unijnego znaku towarowego (...) (...) nr (...) poprzez zaprzestanie używania unijnego znaku towarowego (...) (...) dla oznaczania składników produktu suplementu diety o nazwie (...), tj. szczepów bakterii, we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych,

b) nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zaniechanie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zaprzestanie używania unijnego znaku towarowego (...) (...) dla rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że suplement diety o nazwie (...) zawiera szczepy bakterii o nazwie (...) (...) we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych,

c) nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. usunięcie skutków niedozwolonych działań i zniszczenia będących własnością (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)” lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...), lub

(ii) posłużono się stwierdzeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)”, lub „szczepy bakteryjne (...) (...),

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”,

d) nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wycofania z Towarzystwa (...) ( (...) Towarzystwo (...)) z siedzibą przy ul. (...). T. 4, (...)-(...) W., materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)”, lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...), lub

(ii) posłużono się wyrażeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)” lub „szczepy bakteryjne (...) (...),

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”,

2. w punkcie drugim zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz A. S. (...) z siedzibą w (...) SA z siedzibą w S.-P. każdemu kwotę po 6540 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu ;

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz A. S. (...) z siedzibą w (...) SA z siedzibą w S.-P. każdemu kwotę po 6 780 zł (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jolanta de Heij – Kaplińska Marcin Kołakowski Urszula D.

Sygn. akt VII AGa 314/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 14 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 38/18 Sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń:

1. A. S. (...) z siedzibą w R. o zaniechanie naruszania unijnego znaku towarowego (...) (...) nr (...), tj. o zaprzestanie używania przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. znaku towarowego (...) (...) i oznaczenia (...) dla oznaczania bezpośrednio lub pośrednio suplementu diety o nazwie (...), w tym oznaczania składników produktu, tj. szczepów bakterii, we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych,

2. (...) SA z siedzibą w S.-P. o zaniechanie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji, tj. zaprzestanie używania przez obowiązaną znaku towarowego (...) (...) i oznaczenia (...) dla oznaczania bezpośrednio lub pośrednio suplementu diety o nazwie (...) i rozpow-szechniania nieprawdziwych informacji, że zawiera on szczepy bakterii o nazwie (...) (...), we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych,

3. A. S. (...) i (...) SA o usunięcie skutków niedozwolonych działań i zniszczenie będących własnością obowiązanej materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)” lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub „ (...)”, lub

(ii) posłużono się stwierdzeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)”, lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”,

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”, ulotki „pharmabest” z tabelą produktów (...) i informacją, gdzie można je nabyć,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanej - na czas procesu - zaprzestania używania znaku towarowego (...) (...) i oznaczenia (...) dla oznaczania bezpośrednio lub pośrednio suplementu diety o nazwie (...) i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że zawiera on szczepy bakterii o nazwie (...) (...), we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyza-torsko-naukowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych

b. nakazanie obowiązanej - na czas procesu - wycofania z Towarzystwa (...) ( (...) Towarzystwo (...)) z siedzibą przy ul. (...). T. 4, (...)-(...) W., a także z innych placówek opieki zdrowotnej materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)”, lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub „ (...)”, lub

(ii) posłużono się wyrażeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)” lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”, ulotki (...) z tabelą produktów (...) i informacją, gdzie można je nabyć.

c. zajęcie materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych w formie drukowanej lub cyfrowej, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)” lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub „ (...)”, lub

(ii) posłużono się wyrażeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)”, lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”,

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”, ulotki (...) z tabelą produktów (...) i informacją, gdzie można je nabyć, znajdujących się: w siedzibie obowiązanej pod adresem (...)-(...) W. ul. (...), w jej biurze głównym pod adresem (...)-(...) W. ul. (...), w dawnej siedzibie i biurze obowiązanej pod adresami, odpowiednio: (...)-(...) W. ul. (...) i (...)-(...) W. ul. (...) lok. 37.

Na skutek zażalenia obowiązanej 11 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez nakazanie obowiązanej - na czas procesu - wycofania z Towarzystwa (...) (Polskie T.-rzystwo (...) z (...)) z siedzibą przy ul. (...). T. 4, (...)-(...) W., a także z innych placówek opieki zdrowotnej materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)”, lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub „ (...)”, lub

(ii) posłużono się wyrażeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)” lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”, ulotki (...) z tabelą produktów (...) i informacją, gdzie można je nabyć. (sygn. akt VII AGz 1049/18)

W zakreślonym przez Sąd dwutygodniowym terminie A. S. (...) z siedzibą w (...) SA z siedzibą w S.-P. wystąpiły wspólnie z pozwem o:

1. nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zaniechania naruszania unijnego znaku towarowego (...) (...) nr (...), tj. zaprzestania używania unijnego znaku towarowego (...) (...) oraz oznaczeń (...) i (...)3 dla oznaczania bezpośrednio lub pośrednio suplementu diety o nazwie (...), w tym oznaczania składników produktu, tj. szczepów bakterii, we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych,

2. nakazanie pozwanej zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji, tj. zaprzestania używania unijnego znaku towarowego (...) (...) oraz oznaczeń (...) i (...)3 dla oznaczania bez-pośrednio lub pośrednio suplementu diety o nazwie (...) i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że zawiera on szczepy bakterii o nazwie (...) (...), we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych,

3. nakazanie pozwanej usunięcia skutków niedozwolonych działań i zniszczenia będących własnością pozwanej materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)” lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub „ (...)”, lub (...)3 mix”, lub

(ii) posłużono się stwierdzeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)”, lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”,

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”, ulotek „pharmabest” z tabelą produktów (...) i informacją, gdzie można je nabyć oraz opakowań oznaczonych (...)3 mix i (...),

4. nakazanie pozwanej wycofania z Towarzystwa (...) ( (...) Towarzystwo (...)) z siedzibą przy ul. (...). T. 4, (...)-(...) W., a także innych placówek opieki zdrowotnej, materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych lub popularyzatorsko-naukowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)”, lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub „ (...)”, lub (...)3 mix” lub

(ii) posłużono się wyrażeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)” lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”,

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”, ulotek (...) z tabelą produktów (...) i informacją, gdzie można je nabyć,

5. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości na jej koszt informacji o orzeczeniu w formie ogłoszenia o treści: (...) sp. z o.o. informuje, że w dniu [DATA WYROKU], Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i W. (...), uznał, że używając znaku towarowego (...) (...) oraz oznaczeń myląco podobnych (...) i (...)3 w odniesieniu do produktu o nazwie (...), w tym oznaczając w ten sposób składniki produktu, (...) sp. z o.o. naruszyła przysługujące spółce (...) z siedzibą w W. prawa do unijnego znaku towarowego (...) (...) nr (...)

zamieszczonego:

a) na głównej stronie (tzw. homepage) witryny internetowej (...) widocznego w całości od razu po otwarciu strony, pisanego czcionką typu A. nie mniejszą niż 14 punktów i utrzymywanego nieprzerwanie przez okres 1 miesiąca, bez dodania jakichkolwiek komentarzy czy oświadczeń dotyczących sporu między stronami,

b) na witrynie internetowej (...) w zakładce Serwisy (...) pisanego czcionką typu A. nie mniejszą niż 14 punktów i utrzymywanego nieprzerwanie przez okres 1 miesiąca, bez dodania jakichkolwiek komentarzy czy oświadczeń dotyczących sporu między stronami,

c) w dwóch kolejnych wydaniach czasopisma (...) i jednym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” (łącznie 3 razy), na jednej z czterech pierwszych stron bez ogłoszeń, o wielkości co najmniej 1/5 strony, pisanego czcionką o rozmiarze co najmniej 12 punktów, bez dodania jakichkolwiek dodatkowych elementów, w tym komentarzy lub ogłoszeń, pochodzących od pozwanej i zamieszczonych w tym samym numerze czasopisma,

w terminie: 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia przez Sąd II instancji, oraz

upoważnienie powódki ad 1 do wykonania obowiązku publikacyjnego na koszt pozwanej w wypadku, gdyby nie wykonała ona orzeczenia Sądu, o którym mowa w niniejszym punkcie albo gdyby złożyła oświadczenie o innej treści lub w innej formie niż nakazane, oraz

6. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na własny koszt, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, w dzienniku „Rzeczpospolita” w dwóch wydaniach w odstępie jednego tygodnia oświadczenia − w obramowaniu o wielkości co najmniej 1/3 strony, czcionką nie mniejszą niż 12 punktów − o następującej treści, bez dodania jakichkolwiek dodatkowych elementów, w tym komentarzy lub ogłoszeń, pochodzących od pozwanej i zamieszczonych w tym samym numerze czasopisma: (...) sp. z o.o. informuje, że używając znaku towarowego (...) (...) zarejestrowanego na rzecz A. S. (...), W. oraz oznaczeń myląco podobnych (...) i (...)3 w odniesieniu do produktu o nazwie (...) i rozpowszechniając nieprawdziwe informacje, że zawiera on szczepy bakterii o nazwie (...) (...) naruszyła zasady uczciwej konkurencji na szkodę spółki (...) z siedzibą w Szwajcarii. Z tego powodu spółka (...) sp. z o.o. wyraża ubolewanie,

7. zasądzenie od pozwanej kwoty 50.000 zł na rzecz Fundacji (...) z siedzibą w W. przy ul. (...) lok. 121, płatnej na rachunek bankowy o numerze (...), w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

8. zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym postępowania zabezpieczającego.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym zabezpieczającego. Zarzuciła nieprawidłowe sformułowanie roszczeń, ich przedawnienie i nieudowodnienie. Stwierdziła, że nie narusza praw powódek do znaków towarowych ani nie dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i W. Wspólnotowych oddalił powództwo (...) (...) z siedzibą w (...) SA z siedzibą w S.-P. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ochronę praw do znaków towarowych, zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę (punkt pierwszy) oraz zasądził od A. S. (...) z siedzibą w (...) SA z siedzibą w S.-P. – solidarnie - na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 7.074 (siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Powyższy wyrok został wydany na podstawie nastepujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Włoskiej A. S. (...) z siedzibą w R. jest uprawniona do słownego unijnego znaku towarowego (...) (...) zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...) z pierwszeństwem od 23 grudnia 1999 r., dla towarów w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej (preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt; nutraceutyki; suplementy odżywcze).

Powódka ad 1 jest naczelną spółką w (...) grupie kapitałowej o globalnym zasięgu, zajmującej się produkcją i komercjalizacją preparatu (...) (...) ^{(
®)} sprzedawanego w formie suplementu żywnościowego. Stanowi on probiotyczną mieszankę ośmiu różnych szczepów specjalnie wybranych bakterii kwasu mlekowego i bifidobakterii o szczególnie wysokiej koncentracji. Preparat probiotyczny pod nazwą (...) (...) ^{(
®)} wspiera równowagę mikrobiologicznej flory jelit i żołądka dzięki synergicznemu działaniu różnych szczepów bakterii. Zawiera 450 miliardów żywych bakterii fermentacji mlekowej i 8 szczepów bifidobakterii: 4 szczepy bakterii L. , 3 szczepy bakterii B. i szczep bakterii S. . A. S. (...) jest spółką holdingową posiadającą na świecie dwa podmioty zależne: CD P. India działający na rynku A. i P. oraz (...) działający na rynkach Ameryki Północnej, Centralnej i Południowej. Działa także na rynkach europejskich.

Spółka akcyjna prawa szwajcarskiego (...) SA z siedzibą w S.-P. od 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie koordynacji działalności marketingowej i sprzedaży wewnątrz spółek grupy (...), między tymi spółkami oraz innymi producentami i spółkami dystrybucyjnymi oraz w zakresie handlu produktami farmaceutycznymi. Na podstawie umowy zawartej z A. S. (...) (powódką ad 1), (...) SA (powódka ad 2) zajmuje się dystrybucją i sprzedażą preparatu (...) (...) ^{(
®)} w Europie. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. jest odpowiedzialna za działania marketingowe wspierające sprzedaż.

Preparat pod nazwą (...) (...) ^{(
®)} jest dystrybuowany w Polsce przez Grupę (...) od 2014 r. Pierwszym dystrybutorem była (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., która 1 października 2013 r. zawarła z powódką ad 1 umowę, zgodnie z którą A. S. (...) wyznaczyła pozwaną na swojego wyłącznego dystrybutora na potrzeby przywozu, promocji, dystrybucji i sprzedaży produktu (...) (...) ^{(
® )}na terytorium Polski. Na podstawie art. 12 umowy udzieliła pozwanej, na czas obowiązywania umowy, wyłącznej, nieodpłatnej, niepodlegającej sub-licencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z jej znaku towarowego na terytorium Polski, wyłącznie jednak w związku z wykonywaniem przez spółkę (...) praw opisanych w umowie oraz z wypełnianiem przez nią zobowiązań związanych z dopuszczeniem preparatu do obrotu. Na tej podstawie we wrześniu 2013 r. pozwana powiadomiła Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzania na rynek preparatu o nazwie h. (...) (...) ^{(
® )}- suplementu diety w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, kapsułek i kropli.

(...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. prowadzi działalność gospodarczą w m.in. zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, produkcji leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych. Powódka ad 1 dostarczała jej od października 2013 r. do października 2014 r. preparat (...)#3^® wprowadzany do obrotu w opakowaniu o wyglądzie: Sprzedaż tego produktu została wstrzymana w październiku 2014 r., był on dostępny na rynku jeszcze przez pewien czas.

7 października 2014 r. wystosowała do powódki ad 1 pismo, w którym wyraziła obawy o dostępność preparatu (...) (...) ^{(
®)} oczekując zapewnienia ciągłości dostaw. Kiedy w październiku 2014 r. A. S. (...) wstrzymała dostawy produktu (...) (...) ^{(
®)} do (...) spółka (...) zdecydowała o nawiązaniu współpracy z C. S., który zapewnił ją o możliwości dostar-czenia tożsamego produktu pod nazwą handlową (...) wytwarzanego na zlecenie (...) SA z siedzibą w L. uprawnionej do unijnego znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr (...).

22 grudnia 2014 r. spółka (...) zgłosiła Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu zamiar wprowadzania na rynek preparatu o nazwie h. (...) - suplementu diety w postaci kapsułek twardych, 9 marca 2015 r. i 14 stycznia 2016 r. proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, wyjaśniła przy tym, że zmiana zgłoszenia z 2013 r. odnosi się tylko do nazwy produktu.

W styczniu 2015 r. rozpoczęła sprzedaż i promocję preparatu (...). Na opakowaniach, w reklamie i w informacji o produkcie używała wówczas oznaczeń (...)3 mix lub (...): . W latach 2015-2016 rozpowszechniała ulotki, w których produkt (...) był utożsamiany z oferowanym wcześniej suplementem diety pod nazwą handlową (...)3 mix.

8 marca 2016 r. powódka ad 1 wypowiedziała umowę dystrybucyjną z powodu naruszenia przez pozwaną praw do znaku towarowego (...) (...) , przez wykorzystanie go (lub oznaczenia łudząco podobnego) do promocji konkurencyjnego produktu (...) .

Obecnie spółka (...) wprowadza do obrotu i reklamuje suplement diety pod nazwą (...) w opakowaniach o wyglądzie: . Od sierpnia 2015 r. brak na nich oznaczenia (...) (...) . Pozwana powiadomiła odbiorców hurtowych o zmianie nazwy handlowej produktu .. (...) systemie (...) zawierającym informacje o produktach oferowanych w aptekach dotychczas mogą się znajdować wpisy dotyczące tego produktu i przedstawiające jego opakowanie.

Produkt ten występuje w trzech postaciach jako kapsułki, krople i proszek. (...) to skoncentrowany suplement diety zawierający 8 różnych, korzystnych dla zdrowia żywych kultur bakterii, które stabilizują barierę jelit, przywracając równowagę mikrobiomu, działając immunoregulująco oraz wpływają na układ immunologiczny i sygnalizację w osi jelita-mózg. Pozwana zapewnia, że (...) jest preparatem probiotycznym, który wspiera równowagę mikrobiologicznej flory jelit i żołądka dzięki synergicznemu działaniu szczepów bakterii. Zawiera 450 miliardów żywych bakterii fermentacji mlekowej i 8 szczepów bifidobakterii: 4 szczepy bakterii L. , 3 szczepy bakterii B. i szczep bakterii S. . Zapewnienie pochodzi od współtwórcy formuły probiotycznej C. S.. Oznaczenie (...) (...) odnosi się do szczepu bakterii i zarazem probiotyku poddawanego testom i badaniom, do których w swych oświadczeniach odwołuje się C. S.. Jego prawa i know-how odnoszące się do składu (...)-3 uzyskały ochronę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W informacji handlowej i reklamie pozwana nie posługuje się oznaczeniem (...) (...) w funkcji znaku towarowego, odwołuje się do niego dla określenia składu probiotyku (szczepu bakterii), a nie pochodzenia suplementu diety (...). Także odniesienia do badań nad tożsamym z (...) produktem (...) (...) mają charakter historyczny. W opracowaniach popularno-naukowych lekarze powołują je zamiennie dla określenia szczepu bakterii, a nie produktu pod określoną nazwą handlową wskazującą na jego pochodzenie od określonego przedsiębiorcy.

W prowadzonych przez nią działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do farmaceutów, lekarzy i osób opiniotwórczych w środowisku medycznym pozwana posługuje się treściami: (...) (...) to dawna nazwa suplementu diety (...), suplement diety (...) zawiera szczepy bakterii (...) (...), suplement diety (...) występował pod nazwą (...). Okładka jej broszury (...) w pediatrii” poświęcona jest reklamie probiotyków (...). Broszurę otwiera list C. S., który podając się za wynalazcę unikalnej kompozycji 8 szczepów bakterii informuje, że zakończył współpracę z dotychczasowym wieloletnim partnerem handlowym i od tej pory spółka (...) SA, której ufa, posiada jego autoryzację na dystrybucję preparatu (...) w wybranych krajach Europy, w tym w Polsce. Zapewnia: Zarówno lekarze jak i pacjenci mogą być pewni, że V. jest identyczny z produktem badanym i sprzedawanym przez ostatnie 15 lat pod każdym względem (…). Pozwana uczestniczyła w Dniach (...) o (...) zorganizowanych przez Towarzystwo (...) ( (...) Towarzystwo (...)), na spotkaniach w R. i S. (listopad 2017), B. i W. (grudzień 2017) oraz we W. (marzec 2018) jej przedstawiciele prezentowali ofertę produktów i rozpowszechniali broszurę (...) w pediatrii”.

W broszurze „(...) N., (...)” znajduje się artykuł pt. „Skuteczność kliniczna preparatu p. (...) w leczeniu przewlekłego zapalenia zbiornika jelitowego – seria przypadków klinicznych”, w którym autorzy wskazują, że suplement (...) jest wcześniej wprowadzanym na rynek preparatem (...) (...) ^{(

®)}. Nazwa będąca równocześnie znakiem towarowym używane są zamiennie z nazwą (...) lub obok niej, np. „Preparat probiotyczny V. ( (...) (...)) zawiera 300 miliardów bakterii”. Zmianę nazwy wyjaśnia C. S. zapewniający, że „produkt (...) jest identyczny z produktem badanym i sprzedawanym przez ostatnie 15 lat”. W treści artykułu autorzy omawiają wyniki badań wskazując zamiennie na preparat (...) (...) ^{(

®)} i (...).

Dokonując czynności egzekucyjnych w postępowaniu zabezpieczającym 3 lipca 2018 r. komornik sądowy zajął w siedzibie przedsiębiorstwa spółki (...) w W. 250 bloczków z oznaczeniem (...) (...) mix w opakowaniu datowanym 21/01/2015 r., cztery wzory opakowań produktów (...) z 2015 r. i jeden egzemplarz artykułu w (...). Bloczki te używane są przez pracowników jako brudnopis.

Od 2018 r. probiotyk pod nazwą handlową (...) (...) jest dystrybuowany w Polsce przez (...) SA. Jego promocją zajmuje się (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.. Odwoływanie się przez przedstawicieli i pracowników pozwanej do oznaczenia (...) (...) ze względu na tożsamość produktu, który był poddawany badaniom i którego dotyczyły prace naukowe i popularno-naukowe, stwarzają aktualnemu dystrybutorowi problemy z ponownym wprowadzeniem suplementu diety na polski rynek pod pierwotną nazwą handlową. Spółka (...) wyraża przy tym przekonanie, że skład i właściwości produktu (...) SA nie są tożsame z tymi jakie szczepy bakterii (...) (...) miały w 2013 r.

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały przez Sąd Okręgowy w oparciu o materiał dowodowy zaoferowany przez strony w terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c. Złożyły się nań dokumenty, wydruki ze stron internetowych i fotografie, których autentyczność nie była kwestionowana. W powołanym zakresie zostały one uzupełnione, niesprzecznymi z pozostałym materiałem dowodowym, zeznaniami świadków M. T., M. K. (1), L. L., M. H. i M. K. (2), K. J. (1) i J. J. oraz przedstawiciela pozwanej G. Z. (w charakterze strony).

Sąd Okręgowy wskazał, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają zwykle charakter uzupełniający. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, mało precyzyjne. Zeznający często mylą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. Jeśli strona sporu przedstawia dowód rzeczowy i dokument – jak było w tym przypadku – to ich niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego jest decydujące dla oparcia ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania świadków i stron nie były dość dokładne.

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c., powódki miały obowiązek udowodnienia w tym postępowaniu, iż każdej z nich przysługują prawa do unijnego znaku towarowego (...) (...) oraz interesy gospodarcze zasługujące na ochronę. Powinny były także wykazać, że są one naruszane przez pozwaną, która bezprawnie używa kwestionowanych oznaczeń. W ocenie Sądu Okręgowego odmienne od postępowania zabezpieczającego sformułowanie roszczeń nie zostało poparte twierdzeniami, a tym bardziej dowodami na to, że służą one zarówno A. S. (...) jak i (...) SA. Powódka ad 1 nie udowodniła, iż służą jej roszczenia wynikające z naruszenia reguł uczciwej konkurencji, a powódka ad 2, że może skutecznie dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego (...) (...) .

Zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15/07/1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22/11/2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Ponadto, zaznaczył Sąd Okręgowy, zarzutem objęty został stosunkowo długi okres (lata 2015-2018), a pozwana zgłosiła zarzut przedawnienia roszczeń, należało określić czas trwania każdej formy działania objętej zarzutem naruszenia, w końcu zaś ustalić stan naruszenia lub istnienie jego groźby w dacie zamknięcia rozprawy. W ocenie Sądu powódki w nadmiernie uproszczony sposób przedstawiały okoliczności używania przez spółkę (...) unijnego znaku towarowego i oznaczenia (...) (...) . Z wniosku o udzielenie zabezpieczenia wynikało, że pozwana używa ich nieprzerwanie jako oznaczenie towaru, w związku z jego oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu i w reklamie. Teza ta nie znalazła oparcia w przedstawionych dowodach. Nie są one wystarczające, by podważyć twierdzenie pozwanej, że w 2015 r. zaprzestała ona oznaczania suplementu diety (...) (...) , a określenia tego używa nie w funkcji znaku towarowego (oznaczenia pochodzenia), lecz jako przyjętej w języku medycznym nazwy szczepów bakterii, które były przedmiotem badań produktu (...) (...), szczepów identycznych z tymi, jakie występują w jej produkcie (...). Uznając, że istotne dla rozstrzygnięcia sporu okoliczności ustalone zostały zgodnie z twierdzeniami pozwanej Sąd oddalił jej wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków C. S. i S. O..

Istotne dla rozstrzygnięcia sprawy były także okoliczności wycofania się przez powódkę ad 1 z polskiego rynku w 2014 r. (zaprzestanie dostaw) i nieobecność na nim aż do 2018 r., w tym okresie pozwana nie działała w warunkach konkurencji. Nie mając wyraźnego przekazu ze strony dostawcy, że jest on zainteresowany kontynuowaniem współpracy i nie znając daty przywrócenia dostaw, jej decyzje gospodarcze należy oceniać inaczej, niż w sytuacji działania na polskim rynku innego podmiotu, którego prawa i interesy gospodarcze powinny być respektowane. Nie można, zdaniem Sądu, wymagać od przedsiębiorcy, by w zaistniałej sytuacji przewidywał, jakie będą w przyszłości decyzje i działania kontrahenta, to raczej od A. S. (...) należało oczekiwać zawiadomienia pozwanej o przyczynach problemów i porozumieć się z nią co do dalszej realizacji umowy o współpracy. Powódki nie wskazały, by takie działania były podejmowane ograniczając się do złożenia wypowiedzenia umowy z 2016 r.

Sąd Okręgowy zważył, że w sprawie postawiono zarzuty naruszenia prawa do znaku towarowego oraz reguł uczciwej konkurencji, przedmiotem badania należało uczynić przekaz kierowany przez pozwaną do konsumentów, w tym przypadku dość specyficznego kręgu osób chorujących na nieswoiste zapalenie jelit, uwzględniając fakt, że ich decyzja jest determinowana zaleceniami lekarza. Nie bez znaczenia dla ochrony ich interesów było prawidłowe poinformowanie ich przez dystrybutora, że pod inną nazwą nabywają taki sam produkt.

Sąd Okręgowy dokonał odrębnych ocen odnośnie naruszenia praw z rejestracji unijnych znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji.

W pierwszym rzędzie Sąd Okręgowy wskazał ogólne założenia ochrony znaków towarowych. Sąd Okręgowy przypomniał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usług nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia.

Prawo wyłączne przyznawane jest, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł właściwie pełnić właściwe sobie funkcje: wskazywania konsumentom pochodzenia towaru/usługi, jakościową, reklamową, komunikacyjną i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Sąd Okręgowy podkreślił, że ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki towarowe należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak w sprawie C-291/00 (...)).

Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P (...) SA ).

W ocenie Sądu Okręgowego, dokonując oceny identyczności i podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie.

Daje Sąd Okręgowy wskazał, że skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem

e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu (art. 130 ust. 1). Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Sąd Okręgowy na podstawie przedstawionego materiału dowodowego nie miał watpliwości, że A. S. (...) jest uprawniona do słownego unijnego znaku towarowego (...) (...) zarejestrowanego w (...) pod nr (...).in. dla substancji dietetycznych do celów leczniczych i suplementów odżywczych. Znak ten nie stanowi jednak wyłącznie oznaczenia używanego w relacjach uprawniony-konsument, by wskazać temu ostatniemu na pochodzenie towaru, jest także zwykle używaną nazwą szczepów bakterii, które są wykorzystywane do wytworzenia probiotyku. W takim kontekście nazwa pojawia się w materiałach informacyjnych, opracowaniach naukowych i popularno-naukowych w wynikach badań, szczególnie historycznych, których przedmiotem były szczepy oznaczone (...) (...).

Warunkiem stwierdzenia naruszenia było udowodnienie przez powódki, że spółka (...) używa w działalności gospodarczej oznaczenia (...) (...) (identycznego ze znakiem towarowym) w funkcji znaku towarowego. W ocenie Sądu zaoferowany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na tego rodzaju używanie (na opakowaniach suplementu diety, ulotkach) w krótkim okresie w latach 2015-2016, co wymuszone było koniecznością poinformowania relatywnego kręgu zainteresowanych o zmianie nazwy, obecnie jednak pozwana korzysta wyłącznie z oznaczenia (znaku towarowego (...) SA) (...) . Pozostałe formy używania w działaniach informacyjnych i reklamowych (prezentacja, broszura) odnoszą się do nazwy szczepu bakterii i po części do nazwy probiotyku poddawanego badaniom, których wyniki są powoływane w opracowaniach. Oczywiście można byłoby postulować stosowanie bardziej precyzyjnych określeń lub wyraźne poinformowanie słuchaczy i czytelników o znaczeniu używanych pojęć, jednak specyfika suplementu diety używanego w związku z poważną chorobą, określony krąg odbiorców przekazów (lekarzy, farmaceutów i pacjentów), a także ich ograniczony zakres (na który wskazuje liczba zajętych przez komornika przedmiotów z oznaczeniem (...) (...)) sprawiają, że działania pozwanej nie mogą w istocie negatywnie wpływać na funkcje jakie pełnić powinien znak towarowy (...) (...) . Dowód przeciwny nie został Sądowi przedstawiony. Czym innym jest kolizja powstała na skutek zmiany nazwy i dystrybutora, czym innym zaś możliwość efektywnego korzystania przez powódkę ad 1 z przysługującego jej prawa wyłącznego.

Przy ocenie naruszenia należało zdaniem Sądu Okręgowego uwzględnić także to, iż powódka ad 1 zdecydowała się zarejestrować znak unijny będąc świadomą używania określenia (...) (...) także jako nazwy określonych szczepów bakterii, nie może się zatem sprzeciwiać używaniu tej nazwy przez konkurentów rynkowych, którzy wytwarzają i oferują probiotyk zawierający tożsame szczepy bakterii. Powódki nie wskazały, a tym bardziej nie udowodniły, że szczepy te mogą być oznaczane w inny sposób. Decydując o wprowadzeniu na polski rynek, po ponad trzech latach nieobecności, suplementu diety (...) (...) powódki musiały uwzględniać działalność prowadzoną przez spółkę (...) oferującą i wprowadzającą do obrotu produkt tożsamy z tym, jaki pod tym oznaczeniem sprzedawała ona w latach 2013-2014. Nie mogą zatem zasadnie oczekiwać, że pozwana całkowicie zrezygnuje z używania tej nazwy, a nawet oznaczenia (...) (...) (w kontekście historycznym, np. wyników badań), ale nie w funkcji znaku towarowego. Należy przy tym zgodzić się z argumentem pozwanej, że w obecnej sytuacji rynkowej – obecności probiotyku (...) (...), odwoływanie się do spornego oznaczenia dla oznaczenia pochodzenia byłoby sprzeczne z interesem gospodarczym spółki (...), która przez lata wypracowała pozycję (...)u i jego rozpoznawalność wśród lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów, ich przekonanie o dobrej jakości probiotyku.

Sąd Okręgowy ocenił, że pozwana nie może ponosić konsekwencji niezaktualizowania danych dotyczących zmiany nazwy jej probiotyku z (...) (...) na (...). Skoro przekazała taką informację wprowadzając na rynek w 2015 r. suplement diety pod nową nazwą, ewentualne nieprawidłowości nie wynikają z jej działania (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 marca 2016 r. w sprawie C-179/15 Daimler AG). Trudno czynić zarzut pozwanej z tego, że nie podjęła przed laty decyzji co do zmiany numeru w rejestrze GIS, skoro nie znała decyzji wytwórcy co do jego woli dalszego wprowadzania do obrotu w Polsce suplementu pod nazwą (...) (...). Jest to tożsamy produkt, a przez lata nie było żadnych kolizji.

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił roszczenia wynikające z nieuzasadnionego zarzutu naruszenia przez spółkę (...) prawa do unijnego znaku towarowego (...) (...) . ( a contrario art. 9 ust. 3 rozporządzenia i art. 286 p.w.p. w zw. z art. 130 ust. 1 rozporządzenia)

Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia wynikające z naruszenia prawa do znaku towarowego nie uległy przedawnieniu. Kwestia przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego nie została uregulowana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009, w tym zakresie znajdują zatem zastosowanie przepisy prawa krajowego (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12 H.G. G. ).

Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszyciela, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Do przedawnienia roszczeń z upływem tego terminu nie ma znaczenia świadomość, dobra lub zła wiara naruszyciela. W konsekwencji przedawnienia dochodzi do ograniczenia prawa ochronnego, właścicielowi znaku służą bowiem wszystkie uprawnienia pozytywne, jego wyłączność zostaje jednak ograniczona w ten sposób, że nie może on skutecznie przeciwstawić się używaniu przez osobę trzecią określonego oznaczenia, pomimo zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z treścią przepisu art. 289 p.w.p., bieg przedawnienia określają zarówno termin a tempore scientiae, jak i a tempore facti. Ten ostatni, nakazując jego liczenie od obiektywnie zaistniałego zdarzenia, realizuje ogólną zasadę, iż rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nie może być uzależnione od zachowania się podmiotu, któremu przysługuje roszczenie. Termin przedawnienia i tak rozpocznie swój bieg od dnia nastąpienia określonego zdarzenia, niezależnie od zachowania uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest – zgodnie z art. 289 – naruszenie patentu. Kluczowe jest zatem wskazanie momentu, w którym ono następuje i kiedy się kończy, przez co wyodrębnione mogą zostać poszczególne postaci naruszenia, na co wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie drugie. Wykładnia tego przepisu, w odniesieniu do czynów złożonych z wielu jednorodzajowych działań, podejmowanych na przestrzeni dłuższego czasu, budziła przez wiele lat zasadnicze kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie prawa własności przemysłowej. Można tu wyróżnić trzy koncepcje: czynu ciągłego, serii identycznych działań popełnianych dzień po dniu, naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda (niezastosowania się do zakazów ustawowych).

Pierwsza opcja, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 30 kwietnia 1974 r. (II CR 161/74 OSPiKA 1975 nr 10), wydanym na gruncie obowiązującego wówczas przepisu art. 57 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości, w wypadku, w którym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, w grę wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciągłym. W takiej sytuacji bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formuła przyjęta przez Sąd Najwyższy miała swoje źródła w karno-prawnych koncepcjach czynu ciągłego. Taka teza spotkała się jednak z oceną negatywną; <<zasadne zastrzeżenia>> zgłosił do niej S. G. (...), a za zdecydowanie <<błędną>> uznał S. S.. Zdaniem tego autora <<sens krótszych terminów przedawnienia polega na tym, aby uniknąć trudnych kwestii dowodowych po upływie dłuższego okresu. (...) (A. Szewc Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPiKA 1975 nr 10 s. 436 i nast., S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek Komentarz do prawa wynalazczego Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-prawnych instytucji prawa karnego musi być uznane za oczywiście nieprawidłowe. W świetle art. 303 i n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestępstwa. (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall Prawo własności przemysłowej Warszawa 2007, str. 166)

Zdaniem Sądu Okręgowego przyjęcie konstrukcji czynu ciągłego prowadziłoby do zaprzeczenia idei prze-dawnienia. W sytuacji długotrwałego (ciągłego) naruszania znaku towarowego, termin przedawnienia faktycznie w ogóle nie rozpoczynałby biegu. Skutkowałoby to permanentnym stanem niepewności w stosunkach prawnych, brak byłoby bowiem elementu dyscyplinującego uprawnionego do szybkiej reakcji na działania osoby trzeciej, których nie akceptuje. Tymczasem skłonienie go do dochodzenia jego roszczeń w określonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady praworządności, każde bezprawie powinno się bowiem spotkać z szybką reakcją ze strony uprawnionego.

Przedawnienie roszczeń majątkowych wynikających z praw własności przemysłowej należy oceniać na gruncie stosunków gospodarczych, gdzie ustawodawca krótkimi terminami, mobilizuje przedsiębiorców do dochodzenia przysługujących im roszczeń i eliminowania naruszeń. Leży to w interesie zarówno uprawnionych, których roszczenia powinny być w całości, bez zwłoki zaspokojone, jak również naruszycieli, którzy po upływie określonego czasu zyskują pewność, że ich działania nie będą już sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, że nie wkraczają w sferę jego praw wyłącznych.

Konstrukcja wielokrotnych identycznych działań ocenianych pojedynczo jako odrębne naruszenia jest zdaniem Sądu Okręgowego trudna do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest właściwie niemożliwe, wymagałoby bowiem (przy długotrwałości działań pozwanego) każdorazowego skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczególnych czynów (naruszeń), tak aby w sposób jednoznaczny określona została podstawa faktyczna powództwa. Tymczasem, np. w przypadku seryjnej produkcji i stałego wprowadzania towarów do obrotu, ich magazynowania, eksportu nie da się wyodrębnić i zindywidualizować działań naruszającego. W ocenie Sądu, opartej na doświadczeniu orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazują ani dat, ani nie konkretyzują działań pozwanych, które stanowić mają podstawę stawianych im zarzutów naruszania praw wyłącznych (chyba, że domagają się zasądzenia odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści za określony czas). Przeciwnie, jedynie w sposób ogólny stwierdzają, że naruszenie miało lub ma miejsce.

Sąd Okręgowy jest przekonany o słuszności poglądu utożsamiającego naruszenie z wkroczeniem (w określony jednym z zakazów art. 66 p.w.p. sposób) w sferę prawa wyłącznego. Pisze o tym prof. J. S. w artykule Przedawnienie w prawie własności przemysłowej [w] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wydawnictwo Urzędu Patentowego RP W. 2003 s.213-227., a także w Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwiązaniem opowiada się A. S. (1) (Naruszenie własności przemysłowej. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 – tam także powoływane tezy B.Gawlika Cywilnoprawna ochrona praw majątkowych. w Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane. Warszawa 1978).

Przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę nie mającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego pozwala na stworzenie konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń. Zapewnia szybką reakcję na naruszenie praw powoda, a równocześnie daje pozwanemu gwarancje, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiając mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciągłym naruszeniu prawa wyłącznego okres ten należałoby zatem liczyć od początkowego, a nie od końcowego terminu działań naruszyciela. (A. S. idem s.217, por. także uchwała Sądu Najwyższego z 17/02/2006 r. III CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p. uznać należy każdą z form działania wymienionych w art. 154 p.w.p., a nie każde pojedyncze działanie, stanowiące użycie znaku towarowego. Takie rozumienie pojęcia początku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. I ACa 51/12 i z 23/02/2013 r. I ACa 1001/12). Sąd podziela pogląd przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr hab. K. S.-K. w opracowaniu pt. Przedawnienie roszczeń w prawie własności przemysłowej (w: Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi., red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.1193-1206). Analizując naruszenie autorka zwraca uwagę na stronę subiektywną działania pozwanego, czynu ciągłego, na który składa się szereg zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Jedno więc naruszenie stanowić będzie opatrywanie towaru znakiem towarowym, używanie go w informacji handlowej i reklamie, import, eksport, składowanie w celu oferowania towarów opatrzonych znakiem, czy w końcu używanie znaku w firmie lub nazwie przedsiębiorstwa. W ocenie Sądu Okręgowego decydując się na używanie określonego oznaczenia przedsiębiorca ma ogólny zamiar wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej w funkcjach właściwych znakowi towarowemu. Można zatem uznać, że do naruszenia dochodzi już w chwili rozpoczęcia używania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na którym chroniony jest znak osoby trzeciej, w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znakowi udzielono ochrony lub do nich podobnych.

Zarzuty naruszenia prawa do znaku towarowego obejmują szereg działań polegających na oznaczaniu produktu (...) także jako (...) (...) (na opakowaniach, ulotkach, w informacji handlowej i reklamie) podejmowanych przez pozwaną do sierpnia 2015 r. Ponieważ brak dowodu na to kiedy powódka ad 1 powzięła wiadomość o tego rodzaju naruszeniach, do oceny słuszności zarzutu przedawnienia należy przyjąć termin pięcioletni. Nawet jednak gdyby uznać, że uprawniona miała świadomość naruszenia, to najwcześniejszą datą, która to potwierdza jest dzień wypowiedzenia umowy – 8 marca 2016 r. Do dnia złożenia pozwu (13 lipca 2018 r.) nie upłynęły zatem terminy określone w art. 289 p.w.p. (obciążający pozwaną brak dowodu przeciwnego) Terminy przedawnienia nie upłynęły także w odniesieniu do działań informacyjnych i reklamowych podejmowanych z użyciem oznaczenia (...) (...) w 2018 r.

Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy analogicznie przytoczył przepisy prawa zaczynając od art. 1, według którego ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej.(tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 września 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1). W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: czyn ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd Okręgowy podzielił powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wykładać tak, że ogólne określenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

-: wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
-: wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację. O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań

2. usunięcia skutków niedozwolonych działań

3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie

4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych

6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn był zawiniony.

Warunkiem zasądzenia sankcji zakazowych (skutkujących na przyszłość) jest więc podejmowanie przez pozwanego w dacie zamknięcia rozprawy działań sprzecznych z prawem lub dobrym obyczajem handlowym i naruszających interes powoda lub istnienie realnej groźby dopuszczenia się w przyszłości czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania (art. 18 ust. 2 u.z.n.k.).

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2.) Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się stosując odpowiednio reguły oceny naruszenia znaków towarowych.

Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. nie można uznać, że spółka (...) dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie. Pozwana nie używa obecnie spornego oznaczenia jako wskazania pochodzenia od powódki ad 1 oferowanego przez nią suplementu diety. Przeciwnie, z materiału dowodowego wynika, że wyraźnie rozróżnia probiotyki stron. Same powódki nie zgadzają się ze zgłaszanymi przez nią zastrzeżeniami co do zgodności składu i właściwości suplementu diety oferowanego obecnie przez powódkę ad 2 pod nazwą handlową (...) (...) z pierwotnym produktem. Roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., jako nieuzasadnione podlegają zatem oddaleniu.

Przepis art. 14 u.z.n.k. stanowi w ust. 1., że czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsię-biorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

1) osobach kierujących przedsiębiorstwem;

2) wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

3) stosowanych cenach;

4) sytuacji gospodarczej lub prawnej. (ust. 2.)

Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 konieczne jest więc, by działanie przedsiębiorcy kumulatywnie spełniało następujące przesłanki:

-: polegało na rozpowszechnianiu informacji
-: informacji nieprawdziwych (fałszywych) lub wprowadzających w błąd,
-: informacji dotyczących przedsiębiorcy, który je rozpowszechnia (naruszyciela), jego przedsiębiorstwa, towarów / usług lub osoby innego przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwa, towarów / usług,
-: podjęte zostało w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Rozpowszechnianie obejmuje każde działanie polegające na przekazaniu wiadomości (informacji) do wiadomości innych osób (nieokreślonego kręgu osób, ograniczonej ich grupie lub nawet pojedynczym osobom), niezależnie od istnienia lub braku publicznego charakteru tego działania. Informacja nieprawdziwa to taka, która jest obiektywnie sprzeczna z rzeczywistym stanem rzeczy. Nie musi ona wprowadzać w błąd, przesłanki te występują rozłącznie. O wprowadzeniu w błąd można mówić już wówczas, gdy wystąpi takie realne ryzyko, nie jest konieczne wskazanie i udowodnienie, że taki skutek rozpowszechnienia wiadomości rzeczywiście wystąpił.

Ciężar udowodnienia, że sporne informacje są nieprawdziwe lub mogą wprowadzać w błąd spoczywa na powodzie zainteresowanym uzyskaniem ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. Z zaoferowanego Sądowi materiału dowodowego wynika, że używanie przez pozwaną oznaczenia (...) (...) na opakowaniach suplementu diety (...) i na ulotkach reklamowych zakończyło się najpóźniej w 2016 r., powódki nie mogą zatem żądać sankcjonowania naruszeń w tym zakresie. Aktualnie używane materiały informacyjne (niemające charakteru reklamy) wskazują na tożsamość składu i właściwości suplementu (...) i suplementu sprzedawanego przez nią samą w 2013-2014 pod nazwą (...) (...). W tym zakresie obowiązek udowodnienia, że informacje są nieprawdziwe lub wykazania, że mogą wprowadzać w błąd spoczywa na powódkach, nie odnosi się bowiem do nich przepis art. 18a u.z.n.k. stanowiący, że ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. Sporne broszury i prezentacje są materiałem reklamowym, w tym zakresie zarzut naruszenia powinien być zatem kwalifikowany na podstawie art. 16 u.z.n.k.

Celowość działania naruszyciela, wymagana do zakwalifikowania go jako czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 14 u.z.n.k. implikuje także obowiązek powoda udowodnienia zawinienia naruszyciela, czy to w zamiarze bezpośrednim, czy ewentualnym (w dacie ich rozpowszechnia-nia wiedział lub powinien był wiedzieć, że informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd). Także w tym zakresie twierdzenia powódek nie znalazły oparcia w dowodach.

W ocenie Sądu Okręgowego bogaty materiał dowodowy przedstawiony przez pozwaną przekonuje o tym, że suplement diety (...) jest tożsamy z suplementem sprzedawanym przez nią w latach 2013-2014 pod nazwą (...) (...). Wskazują na to oświadczenia jednego z twórców formuły C. S., informacje o składzie produktu oraz publikacje naukowe i popularno-naukowe. Zarzut powódek nie jest przy tym w żaden sposób skonkretyzowany. Nie wskazują one na to jaka różnica pomiędzy probiotykami (...) (...) z lat 2013-2014 i (...)em. W istocie zmierzają one do całkowitego zakazania pozwanej używania nazwy szczepów (...) (...) w jakimkolwiek kontekście, choć wywodzi ona swe uprawnienia od jednego ze twórców formuły C. S.. Zakaz ma obejmować treści kierowane nie tylko do pacjentów, ale także do lekarzy i farmaceutów, których specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe z pewnością ułatwiają zrozumienie przekazu informacyjnego i reklamowego. Skoro specyfika probiotyków (...) (...) i (...) sprawia, że decyzję o ich zastosowaniu przez pacjenta podejmuje lekarz specjalista, należy praktycznie wykluczyć możliwość podejmowania przez pacjentów samodzielnych decyzji zakupowych, a w konsekwencji także ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Należy także dostrzec brak konsekwencji i wewnętrzną sprzeczność w ich stanowisku, powódki bowiem z jednej strony szeroko opisują sytuację zaistniałą w A. S. (...) w 2014 r., gdy C. S. naruszył interesy dotychczasowego wytwórcy zawierając niekorzystne dla powódki ad 1 umowy, przejął know-how i uniemożliwił grupie (...) dostęp do szczepów bakterii użytych w produkcie (...) (...), które zostały zdeponowane w 2011 r. w (...), by produkować identyczny suplement diety pod inną nazwą. W ocenie Sądu twierdzenia powódek koncentrują się na braku uprawnień pozwanej do używania oznaczenia (...) (...) i oferowania z jego użyciem konkurencyjnego probiotyku, a nie na przekonywaniu, że (...) (...) z 2013 r. (do którego w swych wypowiedziach nawiązuje pozwana) i (...) to nie jest ten sam produkt.

Nie znajdują oparcia w materiale dowodowym twierdzenia o celowym działaniu pozwanej na szkodę interesów kontrahenta. Spółka (...) nie miała wpływu na wewnętrzną sytuację A. S. (...) w 2014 r. i nie można zasadnie stawiać jej zarzutu z poszukiwania innego dostawcy probiotyku, którego dystrybucją w Polsce była zainteresowana ze względu na zainteresowanie lekarzy i pacjentów oraz poczynione już nakłady związane z wprowadzeniem na polski rynek probiotyku pod nazwą (...) (...). Należy podkreślić, że powódka ad 1 ograniczyła się do wypowiedzenia umowy, nie poczyniła natomiast żadnych starań o wspólne rozwiązanie problemu, czy poinformowanie kontrahenta o planach i zapewnienia dalszych dostaw do Polski probiotyku (...) (...). Powódki nie przedstawiły dowodu na to, że pozwana powinna się była spodziewać jego powrotu na rynek i odpowiednio zabezpieczyć interesy przyszłego dystrybutora. Skoro zdecydowała się na kontynuację dystrybucji tożsamego produktu pod inną nazwą handlową, naturalne było poinformowanie o tym potencjalnych nabywców, lekarzy i farmaceutów, co też czyniła w latach 2015-2016. Obecne nawiązania do probiotyku (...) (...) mają charakter historyczny, wskazują na tożsamość szczepów bakterii, z których jest wytworzony i wynikające z tego właściwości. Jeśli zatem (...) jest takim samym produktem, co sprzedawany przez pozwaną w 2014 r. (...) (...) użycie tej nazwy handlowej jest usprawiedliwione.

W ocenie Sądu Okręgowego powódki nie udowodniły słuszności zarzutów stawianych spółce (...) dopuszczania się działań sprzecznych z regułami uczciwej konkurencji, czynów stypizowanych w art. 14 ust. 1 u.z.n.k. Brak dowodu na to, że nie są zgodnie z prawdą lub mogą wprowadzać w błąd informacje (niezamieszczone na opakowaniach i niemające charakteru reklamowego), że suplement diety (...) jest to produkt tożsamy z (...) (...). Nie służą im zatem roszczenia określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 14 ust. 1 u.z.n.k.

Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi w punkcie 2. ustępu 1., że czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Zgodnie z ustępem 2., przy ocenie reklamy jako wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza te dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

W ocenie Sądu kwestionowany przekaz reklamowy zawarty w broszurach i prezentacji nie narusza reguł uczciwej konkurencji. Zarzut powódek oparty jest na stwierdzeniu, że użycie oznaczenia (...) (...) stanowi równocześnie informację nieprawdziwą i mogącą wprowadzać w błąd, tymczasem każda z tych podstaw odnosi się do innej sytuacji. Zarzucając nieprawdziwość przekazu powódki nie wyjaśniają na czym opierają przekonanie o braku tożsamości probiotyku dystrybuowanego przez spółkę (...) w latach 2013-2014 z tym dystrybuowanym od 2015 r. pod nazwą (...). Z materiału dowodowego zgromadzonego przez Sąd i z opisu przejęcia produkcji probiotyku przez C. S. wynika teza przeciwna, że są to produkty tożsame, a zatem odwoływanie się do wyników badań prowadzonych przy użyciu (...) (...) do (...) jest uprawnione.

Zdaniem Sądu Okręgowego kwestionowane przekazy reklamowe nie mogą wprowadzać w błąd ze względu na to, że są kierowane głównie do lekarzy, którzy mają zasadniczy wpływ na decyzję o zakupie określonego probiotyku. Z materiału dowodowego, a w szczególności z zeznań świadków nie wynika, by pacjenci podejmowali decyzję samodzielnie i mogli być skonfudowani przekazem utożsamiającymi suplementy diety (...) i (...) (...). Ze względu na wstrzymanie dystrybucji tego ostatniego na terytorium Polski w 2014 r., nie można także formułować tezy, że znajomość i dobra ocena suplementu diety (...) (...) jest przenoszona na (...). To ten ostatni obecny na rynku od kilku lat, intensywnie promowany, ma utrwaloną pozycję, stąd jego kojarzenie o wprowadzanym ponownie na rynek produktem pod nazwą (...) (...) byłoby niekorzystne dla produktu pozwanej negującej skład i właściwości aktualnej formuły probiotyku A. S. (...)

Jako całkowicie nieudowodnione Sąd Okręgowy uznał roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jak przyjmuje Sąd Najwyższy, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego (wyrok z 2 stycznia 2007 r. V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27 lutego 2009 r. V CSK 337/08).

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego […] interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony (wyrok z 14 października 2009 r., V CSK 102/09).

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20 października 2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2 stycznia 2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej (wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 2009 r., V CSK 102/09).

By żądać ochrony na podstawie klauzuli generalnej zdefiniowanej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powód powinien wykazać swe pierwszeństwo rynkowe oraz istnienie pewnego dobra, które zasługuje na ochronę przed bezprawnym lub sprzecznym z dobrym obyczajem działaniem pozwanego. Naruszenia interesu gospodarczego nie można domniemywać. Klauzuli generalnej nie stosuje się w sposób automatyczny wszędzie tam, gdzie znajdują zastosowania przepisy szczególne. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki.

Bezsporne w sprawie jest, że to pozwana była pierwszym przedsiębiorcą, który wprowadził na polski rynek suplement diety (...) (...) i rozpoczął starania o zbudowanie jego pozycji rynkowej. Gdy, z przyczyn od niej niezależnych spółka (...) zmuszona była zaprzestać dystrybucji produktu powódki ad 1 i w to miejsce dystrybuuje (...) nie można mówić o pierwszeństwie ani wypracowaniu chronionego dobra przez powódkę ad 2, która zaledwie od roku jest obecna na polskim rynku z produktem pod nazwą handlową (...) (...), którego skład różni się od pierwotnego (wg opisu na opakowaniu suplementu diety). Nie ma zatem przedmiotu ochrony, która należałaby się powódkom na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Powódki nie wykazały w tym postępowaniu, że ich staraniem zostało wypracowane szczególne dobro, z którego bezprawnie i/lub w sprzeczności z dobrym obyczajem handlowym korzysta pozwana. Przeciwnie, z materiału dowodowego wynika, że to spółce (...) produkt zawierający szczepy (...) (...) zawdzięcza rozpoznawalność i dobrą opinię lekarzy i pacjentów.

Z tych wszystkich przyczyn Sąd Okręgowy oddalił roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. jako nieudowodnione. O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata Sąd zaliczył wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (§ 3 art. 98 k.p.c.). Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata (art. 99 k.p.c.). Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§ 15). W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie (ust. 2). Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10.000 zł do 50.000 zł stawka minimalna wynosi 3.600 zł (§ 2 pkt 5).

Zważywszy na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości (1.680 zł, 3.600 zł i 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa) należne solidarnie od powódek, ze względu na współuczestnictwo materialne. Zasądzona kwota obejmuje także koszty postępowania zabezpieczającego (opłata sądowa od zażalenia 80 zł, 1.680 zł koszty zastępstwa procesowego i 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

Powodowie zaskarżyli w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zarzucając mu:

I. błędy w ustaleniach faktycznych polegające na przyjęciu, że:

a) oznaczenie (...) (...) tożsame ze znakiem towarowym powoda ad 1 jest nazwą szczepów bakterii zawartych w probiotykach wprowadzanych do obrotu przez strony postępowania podczas, gdy oznaczenie to jest marką produktu powoda ad 1 i chronionym słownym znakiem towarowym, który - pomimo wszczęcia przez kontrahentów pozwanego - postępowań o unieważnienie oraz wygaszenie znaku towarowego (...)#3®, nie został uznany w żadnej z wydanych decyzji (...) ds. Własności Intelektualnej ( (...)), ani wydanym wyroku Sądu UE za nazwę rodzajową, oznaczenie ogólnoinformacyjne, czy też nazwę zwykle używaną w obrocie dla towarów takich jak probiotyki,

b) pozwany w 2015 r. (lub 2016 r. - w uzasadnieniu Sąd przyjmuje różne daty) zaprzestał oznaczania swojego produktu j. (...) (...) i posługiwania się tym oznaczeniem w informacji handlowej i reklamie - za wyjątkiem sytuacji, w których odnosił się do przyjętej w języku medycznym nazwy szczepów bakterii, podczas gdy w broszurze reklamowej pozwanego z 2017 r. oznaczenie (...) (...) używane jest zamiennie z nazwą (...) lub obok niej, np. „Preparat probiotyczny V. ( (...) (...)) zawiera 300 miliardów bakterii”, a także „suplement (...) jest wcześniej wprowadzanym na rynek preparatem (...) (...)” (niezależnie od tego, że jak wskazano w poprzednim zarzucie, (...) (...) nie jest nazwą szczepów bakterii, a tym bardziej nazwą przyjętą w języku medycznym),

c) powód ad 1 zdecydował się zarejestrować znak unijny świadom, że określenie (...) (...) jest także używane jako nazwa określonych szczepów bakterii, podczas gdy w materiale dowodowym brak jest jakichkolwiek twierdzeń faktycznych i dowodów na tę okoliczność, co nakazuje przyjąć ustalenia Sądu I instancji w tej mierze za całkowicie dowolne;

I. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

( (...)) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z 232 k.p.c. w zw. art. 227 k.p.c. w zw. z art. 233 k.p.c. na skutek nieuprawnionego przyjęcia jedynie na podstawie zakwestionowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych pozwanego oraz zeznań świadka K. J. (pracownika pozwanego), że oznaczenie (...) (...) funkcjonuje w języku medycznym jako nazwa szczepów bakterii mimo, że udowodnienie tej okoliczności wymaga wiadomości o charakterze specjalnym,

(iv) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. polegające na niewszechstronnej ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego i wyciągnięciu z niego wniosków wewnętrznie sprzecznych, a w konsekwencji nieuprawnionym przyjęciu, że „Z zaoferowanego Sądowi materiału dowodowego wynika, że używanie przez pozwaną oznaczenia (...) (...) na opakowaniach suplementu diety (...) i na ulotkach reklamowych zakończyło się najpóźniej w 2016 r.” przy jednoczesnym stwierdzeniu przez Sąd I instancji, że:

-: „w prowadzonych przez nią (pozwanego) działaniach informacyjnych i promocyjnych w 2017 i 2018 r. pozwany posługuje się treściami: ‘ (...) (...) to dawna nazwa suplementu diety (...)’, ‘suplement diety (...) występował pod nazwą (...)’
-: „W broszurze ‘eGastroenterologia N., 2017 Reprint’ Pozwana wskazuje, że suplement (...) jest wcześniej wprowadzanym na rynek preparatem (...)#3®. Nazwa będąca równocześnie znakiem towarowym używana jest zamiennie z nazwą (...) lub obok niej, np. „Preparat probiotyczny V. ( (...) (...)) zawiera 300 miliardów bakterii”,

c) naruszenie art. 6 k.c. w zw. 232 k.p.c. na skutek bezpodstawnego przerzucenia na powodów ciężaru dowodu w odniesieniu do wykazania, że szczepy bakterii zawarte w produkcie p. (...) „mogą być oznaczane w inny sposób” niż z użyciem znaku towarowego (...)#3®, w sytuacji gdy to pozwany wywodził skutki prawne z faktu rzekomego braku możliwości poinformowania odbiorców swojego produktu o jego składzie w inny sposób niż przy użyciu znaku towarowego powoda ad 1, a zatem to na pozwanym spoczywał ciężar wykazania tej okoliczności, któremu to obowiązkowi pozwany nie podołał,

e) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. na skutek sformułowania przez Sąd I instancji uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia w sposób wewnętrznie sprzeczny, a w szczególności:

-: ustalenie w ramach stanu faktycznego, że powodowi ad 1 przysługują prawa do znaku towarowego (...)#3®, a pozwany używał tego znaku z pełną świadomością faktu jego rejestracji i bez zezwolenia podmiotu uprawnionego (na opakowaniach produktu konkurencyjnego, w materiałach reklamowych i przekazach handlowo- informacyjnych), co jest jednoznaczne z zawinionym naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego, a mimo to oddalenie roszczeń powodów w całości,
-: wskazanie w ramach podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, że pozwany od 2015/2016 r. nie używa oznaczenia (...) (...) chyba, że jako nazwy szczepów bakterii, przy jednoczesnym ustaleniu, że w materiałach reklamowych pozwanego z 2017 r. i 2018 r. oznaczenie (...) (...) było używane zamiennie z nazwą produktu (...) lub obok niej (np. „Preparat probiotyczny V. ( (...) (...))”),
-: przyjęcie jako motywu rozstrzygnięcia, że „działania pozwanej nie mogą w istocie negatywnie wpływać na funkcje jakie pełnić powinien znak towarowy (...) (...)”, w sytuacji jednoczesnego ustalenia przez Sąd, że „odwoływanie się do oznaczenia (...) przez pozwaną, stwarza aktualnemu dystrybutorowi problemy z ponownym wprowadzeniem suplementu diety na polski rynek pod pierwotną nazwą”;

II. naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie:

a. art. 9 ust. 1 - 3 w zw. z art. 130 rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako: (...)) w zw. z art. 296 ust. 1, art. 296 ust. 1a wzw. z art. 287 ust. 2 i art. 286 Prawa własności przemysłowej (dalej: „p.w.p.”) na skutek ich niewłaściwego zastosowania i nieudzielenia powodowi ad 1 ochrony wynikającej z rejestracji unijnego znaku towarowego (...)#3®, w sytuacji gdy ustalony przez Sąd I instancji stan faktyczny wskazywał, że doszło do wkroczenia przez pozwanego w zakres wyłączności prawa ze znaku towarowego (...) (...), a Sąd I instancji nie wskazał żadnych okoliczności uzasadniających istnienie podstaw prawnych do ograniczenia wyłączności korzystania ze znaku towarowego (...) (...) przez powoda ad 1,

( (...)) naruszenie art. 9 ust. 1 - 3 w zw. z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia na skutek ich niewłaściwego zastosowania i pominięcia wiążącego Sąd I instancji domniemania ważności znaku towarowego, w szczególności w sytuacji niezłożenia przez pozwanego pozwu wzajemnego o unieważnienie znaku towarowego powoda ad 1, a także wobec pominięcia faktu, że podstawy, na których Sąd I Instancji oparł rozstrzygnięcie o ograniczeniu zakresu/wyłączeniu ochrony znaku towarowego (...)#3® były przedmiotem rozstrzygnięcia przez (...) i SUE w postępowaniach o unieważnienie i wygaszenie znaku towarowego (...)#3® i uznane zostały za niezasadne, a w konsekwencji uznania, że znak towarowy (...)#3® jest pozbawiony ochrony,

(iv) naruszenie art. 9 ust. 1-3 Rozporządzenia na skutek jego niewłaściwego zastosowania i przyjęcia, że pozwany nie posługuje się oznaczeniem (...) (...) w funkcji znaku towarowego, w sytuacji gdy:

-: pozwany posługuje się oznaczeniem (...) (...) w materiałach o charakterze promocyjno-reklamowym, które odnoszą się do produktu bezpośrednio konkurencyjnego względem produktu (...) (...) powodów, a także
-: odwoływanie się do oznaczenia (...) (...) przez pozwaną w materiałach informacyjnych i reklamowych stwarza powodom problemy z ponownym wprowadzeniem suplementu diety (...) (...) na polski rynek,

(v) naruszenie art. 18a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.) na skutek jego niezastosowania i przyjęcia, że przewidziany tam odwrócony ciężar dowodu nie odnosi się do oceny roszczeń powodów, w sytuacji, gdy jedną z podstaw prawnych powództwa był art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. w związku z zarzutem prowadzenia przez pozwanego reklamy wprowadzającej w błąd,

(vi) naruszenie art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. w zw. z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. na skutek ich niewłaściwego zastosowania i pominięcia przy ocenie prawnej okoliczności, że powód ad 2 korzystał za zgodą powoda ad 1 z unijnego znaku towarowego (...)#3® i w związku z tym korzystał również z prawnego monopolu na używanie tego znaku na terytorium UE,

(vii) naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. na skutek jego błędnej wykładni i przyjęcie, że działania pozwanego prowadzące do rozwodnienia oznaczenia (...)#3®i osłabienia jego zdolności odróżniającej oraz siły atrakcyjnej, mimo ich bezprawności, nie stanowią deliktu nieuczciwej konkurencji,

(viii) naruszenie art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. na skutek ich niewłaściwego zastosowania wobec nieprawidłowej oceny przesłanki wprowadzenia w błąd. Sąd I instancji badał ryzyko konfuzji z perspektywy lekarzy zamiast nabywców produktów (co zostało uznane za wadliwą formę oceny przez (...) i SUE w postępowaniach związanych ze znakiem towarowym (...)#3®), a także z pominięciem możliwości pośredniego wprowadzenia w błąd przez kwestionowane działania pozwanego,

(ix) naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 u.z.n.k. na skutek ich niewłaściwego zastosowania i błędnego przyjęcia, że w przypadku gdy stwierdzone delikty nieuczciwej konkurencji „zakończyły się najpóźniej w 2016 r., Powódki nie mogą (...) żądać sankcjonowania naruszeń w tym zakresie”, podczas gdy:

-: zaniechanie naruszenia nie ma żadnego znaczenia dla oceny zasadności i istoty dochodzonego w pozwie roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej na określony cel społeczny (art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k.)
-: zaniechanie naruszenia nie jest również przesłanką negatywną roszczenia o publikację (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)
-: to samo odnosi się do roszczenia o usunięcie skutków naruszenia (art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.), gdzie ocena winna koncentrować się na analizie tych skutków, a nie na tym, czy działania zostały w dacie wyrokowania wstrzymane
-: natomiast w odniesieniu do roszczenia o zaniechanie naruszeń (art. 18 ust. 1 pkt

1 u.z.n.k.) okoliczność zaprzestania niedozwolonych działań nie jest wystarczająca do oddalenia roszczenia, należy bowiem dodatkowo ustalić istnienie lub nieistnienie stanu zagrożenia ponowieniem naruszeń, czego Sąd I instancji w ogóle nie zbadał.

W oparciu o powyższe zarzuty powodowie wnosili o:

( (...)) zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości,

(iv) zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów postępowania za I instancję obejmujących także koszty postępowania zabezpieczającego według spisu kosztów z 18 grudnia 2018r., a także zasądzenie kosztów postępowania przed Sądem II instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego w norm przepisanych albo spisu kosztów powodów,

ewentualnie

(v) uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, w tym kosztach postępowania zabezpieczającego.

W odpowiedzi na apelację pozwany wnosił o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja zasługiwała na częściowe uwzględnienie.

Zasadnicza teza apelacji powodów opiera się na niewłaściwym ustaleniu i w konsekwencji ocenie prawnej oznaczenia (...) (...), które według Sądu pierwszej instancji jest nazwą szczepu (szczepów) bakterii zawartych w probiotykach wprowadzanych przez powodów, a według powodów jest nazwą handlową produktu i słownym znakiem towarowym A. S. (...) z siedzibą w R. (dalej powód 1). W konsekwencji Sąd przyjął, że używanie (...) (...) przez pozwanego nie występuje w funkcji znaku towarowego, tylko jako nazwa rodzajowa.

Zasadnie powodowie podważają ustalenie Sądu pierwszej instancji, że oznaczenie (...) (...) jest nazwą szczepu (szczepów) bakterii, bowiem nie jest ono oparte na dokumentach uznawanych w środowisku medycznym.Stwierdzenie, że (...) (...) odnosi się do szczepu bakterii i zarazem probiotyku poddawanego testom i badaniom, Sąd pierwszej instancji wyprowadził z materiałów informacyjnych (k. 277-289, 294-322, 405-453) i zeznań świadka K. J. (1). Na pozwanym spoczywał ciężar dowodu, że istnieje nazwa szczepu bakterii (...) (...). Pozwany tymczasem zaznacza, że Sąd pierwszej instancji nie utożsamia nazwy (...) (...) z nazwą bakterii lub nazwą szczepów bakterii, tylko traktuje o praktyce oznaczania w branży farmaceutycznej grupy bakterii określeniem (...) (...).

Sąd pierwszej instancji wbrew stanowisku pozwanego wskazywał, że (...) (...) jest nazwą szczepów bakterii, przykładowo “Nie są one wystarczające, by podważyć twierdzenie pozwanej, że w 2015 r. zaprzestała ona oznaczania suplementu diety (...) (...), a określenia tego używa nie w funkcji znaku towarowego (oznaczenia pochodzenia), lecz jako przyjętej w języku medycznym nazwy szczepów bakterii, które były przedmiotem badań produktu (...) (...)”,

“Znak ten nie stanowi jednak wyłącznie oznaczenia używanego w relacjach uprawniony-konsument, by wskazać temu ostatniemu na pochodzenie towaru, jest także zwykle używaną nazwą szczepów bakterii, które są wykorzystywane do wytworzenia probiotyku”,

“pozostałe formy używania w działaniach informacyjnych i reklamowych (prezentacja, broszura) odnoszą się do nazwy szczepu bakterii i po części do nazwy probiotyku poddawanego badaniom”,

“powódka ad 1 zdecydowała się zarejestrować znak unijny będąc świadomą używania określenia (...) (...) także jako nazwy określonych szczepów bakterii”.

Sąd pierwszej instancji wyprowadził wniosek na podstawie materiałów reklamowych pozwanego, że (...) (...) jest nazwą używaną powszechnie do oznaczania szczepu (szczepów) bakterii. Tymczasem nie ma dowodu, który wskazywałby przekształcenie (...) (...) w nazwę powszechną (jak np. Adidas dla butów sportowych), czy też zapotrzebowania konsumentów na bakterie (...) (...).

Pozwany nie dowiódł, a Sąd pierwszej instancji nie oparł ustalenia na zatwierdzonych listach uznanych nazw bakterii. Używanie w badaniach przez naukowców opisywanej nazwy “bakterie (...) (...)” jest odwołaniem się do bakterii wchodzących w skład produktu, a produkt posiada nazwę handlową (...) (...). Pod taką nazwą występował w obrocie handlowym. Wyniki badań i publikacje naukowe nie jest używaniem znaku w obrocie handlowym, gdy przywoływano nazwę handlową produktu. Powoływanie się zaś na badania naukowe przez pozwanego jest używaniem (...) (...) w obrocie handlowym, albowiem pozwany wykorzystuje badania i publikacje naukowe w działaniach marketingowych. Używanie w obrocie handlowym jest spełnione, jeżeli używanie ma miejsce jako działalność handlowa mająca na celu uzyskanie korzyści gospodarczej. Co do zasady używanie wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie (tak pkt 39 wyrok (...) z dnia 3 marca 2016 r. C-179/15 w sprawie Daimler AG).

Nie sposób odmówić trafności zarzutu powodów, że sam pozwany zaprzecza istnieniu szczepu bakterii (...) (...). Wprowadzany do obrotu probiotyk (...) nie ma wskazania na opakowaniu, ani na ulotce produktu, że w jego skład wchodzą „szczepy bakterii (...) (...)”. Posługiwanie się w materiałach reklamowych oznaczeniem (...) (...) zamiennie z nazwą (...) jest nawiązaniem w komunikacji handlowo-reklamowej do produktu (...) (...) i wykorzystywaniem znaku towarowego (...) (...). Przykładem jest broszura reklamowa „(...) N., (...)” z 2017 r., w której oznaczenie (...) (...) używane jest zamiennie z nazwą (...) lub obok niej, np. „Preparat probiotyczny V. ( (...) (...)) zawiera 300 miliardów bakterii”, a także „suplement (...) jest wcześniej wprowadzanym na rynek preparatem (...) (...)” (załącznik nr 23 do pozwu.) Stosowanie (...) (...) zamiennie z nazwą (...), albo obok nazwy (...), jest odwołaniem się do znaku towarowego, a nie określenia szczepu (szczepów) bakterii. Analogiczną formułą posługuje się broszura „V. w pediatrii” i prezentacja pozwanego zawierając odwołania do produktu (...) (...), a nie do szczepów (...) (...) (załącznik nr 21 do pozwu, załącznik nr 26 do pozwu).

Pozwany nie dowiódł, a Sąd pierwszej instancji nie ustalił, aby szczepy bakterii (...) (...) istniały jako nazwa powszechnie używana w odniesieniu do bakterii przed rejestracją znaku (...) (...). Zarejestrowaniu przez powoda znaku towarowego (...) (...) została przypisana świadomość synonimicznego oznaczenia dla szczepu (szczepów) bakterii, bez wskazania daty funkcjonowania takich szczepów (...) (...) w środowisku naukowym.

Związany z błędnym ustaleniem faktycznym jest zarzut naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. w zw. art. 227 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. Zarzut jest zasadny.

Wniosek, że oznaczenie (...) (...) funkcjonuje w terminologii naukowej jako nazwa szczepów bakterii nie wynika z dowodów pochodzących ze środowiska medycznego. Załączone publikacje naukowe nie potwierdzają twierdzenia o występowaniu szczepów bakterii o nazwie (...) (...), bowiem użycie (...) (...) występuje w nawiązaniu do preparatu.

Publikacja pt. ’’Proces produkcji wpływa na właściwości bakterii probiotycznych” (załącznik nr 14 do odpowiedzi na pozew) w ogóle nie zawiera terminu (...) (...)”. W artykule pt. ’’Wpływ na poziomy p24 in vitro jest pozytywny lub negatywny w zależności od miejsca produkcji probiotyku (...) (...) jest określany jako produkt wytwarzany w USA i we W.(załącznik nr 16 do odpowiedzi na pozew). Artykuł pt.”Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wieloszczepowego preparatu probiotycznego zależy od procesu produkcji” zawiera (...) (...) z symbolem ® oznaczenia zarejestrowanego znaku towarowego (załącznik nr 17 do odpowiedzi na pozew).

Niewystarczające jest użycie pojęcia szczepów bakterii (...) (...) w pozycji “Warunki produkcji mają wpływ na działanie antynowotworowe in vitro wieloszczepowego preparatu o wysokiej koncentracji” oraz probiotycznej mikstury w ’’Badanie probiotyków w stwardnieniu rozsianym” dla przesądzenia o funkcjonowaniu (...) (...) jako nazwy bakterii w terminologii naukowej. (załącznik nr 15 i załącznik nr 18 do odpowiedzi na pozew).

Pozwany twierdząc, że osoby z kręgów medycznych i naukowych używają w swoich publikacjach określenia (...) (...) w powiązaniu ze szczepami bakterii pominął, że w tych samych publikacjach określenie (...) (...) występuje w powiązaniu z produktem handlowym i znakiem towarowym (załącznik nr 15 i załącznik nr 18 do odpowiedzi na pozew). Jeżeli naukowcy, badacze i publicyści w swoich badanych, artykułach i opracowaniach stosują zamiennie oznaczenie (...) (...) jako określenie produktu, to już jest wystarczające dla zaprzeczenia tezy, że oznaczenie (...) (...) funkcjonuje w terminologii naukowej jako nazwa szczepów bakterii. Oznaczenie (...) (...) funkcjonuje raz jako nazwa produktu, a innym razem jako nazwa szczepu bakterii zawartych w produkcie. Niezależnie od tej zamienności Sąd pierwszej instancji przyjął, że (...) (...) jest nazwą szczepu bakterii pomijając alternatywne określenia w wypowiedziach naukowych.

Zarzut naruszenia art. 6 k.c. w zw. 232 k.p.c. ma uzasadnienie jako konsekwencja stwierdzenia, że (...) (...) nie służy oznaczaniu szczepów bakterii, a stanowi używanie znaku towarowego. Powodowie dowiedli, że pozwany używa oznaczenia (...) (...) w funkcji znaku towarowego. Przy wersji zaś przyjętej przez Sąd pierwszej instancji, że (...) (...) stanowi określenie dla szczepów bakterii, logiczne było założenie, że nie można inaczej określać szczepu, niż przy użyciu nazwy (...) (...). Dlatego Sąd pierwszej instancji uznawał, że jeżeli powodowie twierdzili, że szczepy bakterii zawarte w produkcie p. (...) mogą być oznaczane w inny sposób niż (...) (...), winien to wskazać. Bez znaczenia pozostawało, że na opakowaniu i w ulotce produktowej dołączonej do probiotyku (...), pozwany nie podawał szczepu bakterii (...) (...). Powód 1 kierował zarzut co do posługiwania się oznaczeniem (...) (...) w informacji handlowej i reklamie, a nie co do naruszenia jego praw poprzez używanie znaku na opakowaniu i ulotce produktowej, miał więc dowieść, że w informacji handlowej i reklamie można było inaczej oznaczać szczepy bakterii.

Niezależnie od nałożonego na powoda 1 ciężaru dowodu przez Sąd pierwszej instancji, już istniejące dowody w postaci broszury reklamowej „(...) N., (...)” z 2017 r. oraz „V. w pediatrii” i prezentacje na spotkaniach w R. i S. (listopad 2017), B. i W. (grudzień 2017) oraz we W. (marzec 2018) przeczyły, aby pozwany zaprzestał posługiwania się oznaczeniem (...) (...) w informacji handlowej i reklamie w 2015/2016 r. w formie znaku towarowego. Przykłady używania oznaczenia (...) (...) w materiałach pozwanego nie odnoszą się do oznaczenia szczepów bakterii. Gdyby tak było, nie stosowano by przekazu przenoszącego dobrą jakość (...) (...) na nazwę (...).

Zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. jest zasadny. Zastrzeżona dla sądu swobodna ocena dowodów opiera się bowiem na odpowiadającemu zasadom logiki powiązaniu ujawnionych w postępowaniu dowodowym okoliczności w całość zgodną z doświadczeniem życiowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1980 r., II URN 175/79). Strona kwestionująca prawidłowość zastosowania art. 233 §1 k.p.c. powinna przedstawić argumenty świadczące o niezachowaniu przez sąd tych reguł. Powód we właściwy sposób uzasadnił zarzut art. 233 §1 k.p.c. przytaczając konkretne nietrafne wnioski z ocenianych dowodów.

Z jednej strony Sąd pierwszej instancji stwierdził, że używanie przez pozwanego oznaczenia (...) (...) na opakowaniach, ulotkach reklamowych w okresie czasu 2015-2016 wymuszone było koniecznością poinformowania relatywnego kręgu zainteresowanych o zmianie nazwy, by w ustaleniach faktów przyjąć, że w prowadzonych przez pozwanego działaniach informacyjnych i promocyjnych pozwany w broszurze „(...) N., (...)” wskazuje, że suplement (...) jest wcześniej wprowadzanym na rynek preparatem (...)#3®. Nazwa będąca równocześnie znakiem towarowym używana jest zamiennie z nazwą (...) lub obok niej, np. „Preparat probiotyczny V. ( (...) (...)) zawiera 300 miliardów bakterii”.

Nie trafny jest wniosek, że po 2016 r. pozwany nie używał znaku towarowego (...) (...) w ulotkach reklamowych. Takie użycie miało na pewno miejsce w „(...) N., (...)” i „V. w pediatrii”. Założenie, że pozwany używał oznaczenia (...) (...) jako przyjętej w języku medycznym nazwy szczepów bakterii pozostaje twierdzeniem bez dowodu. We wcześniejszych uwagach zaznaczono, że nie ma również dowodu, aby w dacie rejestracji znaku funkcjonowała nazwa szczepów bakterii (...) (...).

Sąd Apelacyjny przyjmując trafność stanowiska powoda 1, że użycie (...) (...) następowało w funkcji znaku towarowego, za obowiązanego do wykazania, że oznaczenie (...) (...) po wypowiedzeniu umowy dystrybucji 8 marca 2016 roku było używane w formie opisowej/rodzajowej dla szczepu bakterii, obciąża pozwanego. Pozwany, faktu istnienia nazwy (...) (...) dla bakterii, nie dowiódł. Zauważalne jest, że C. S. nie używa w swoich wypowiedziach nazwy (...) (...), ani szczepu bakterii nie łączy z (...) (...). Samo używanie przez naukowców, badaczy, publicystów zamiennego oznaczenia (...) (...) dla produktu i dla szczepów bakterii nie tłumaczy, że w takiej samej funkcji popularyzacji naukowej stosował je pozwany. Dzięki nazwie (...) (...) zaistniała zbiorcza nazwa dla bakterii używanych w produkcie. Produkt zdefiniował dobór szczepów bakterii, a nie szczepy bakterii dobrane w produkcie zyskały nowe miano. Cały czas były to bakterie znane pod łacińską nazwą szczepy bakterii L., szczepy bakterii B. i szczep bakterii S..

Ciężar dowodu w sprawie niniejszej obciążał powoda 1 co do tego, że pozwany naruszał prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego (...) (...). Powód 1, powołując się na dowody używania znaku towarowego przez pozwanego w funkcji znaku towarowego, wypełnił założenia procesowe. Każdy stan faktyczny jest oceniany w aspekcie określonego przepisu prawa materialnego. Istota art. 227 k.p.c. łączy się z jego związkiem z prawem materialnym i przepis prawa materialnego wyznacza zakres koniecznych ustaleń faktycznych oraz ma rozstrzygające znaczenie dla oceny, czy określone fakty jako ewentualny przedmiot dowodu mają wpływ na treść orzeczenia. Powód dowiódł, że przysługuje mu prawo do słownego unijnego znaku towarowego (...) (...) zarejestrowanego w (...) pod numerem (...). Co do zasady art. 9 rozporządzenia 2017/1001 przewiduje, że unijny znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku i właściciel jest uprawniony do zakazywania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody na używanie znaku w obrocie handlowym. To pozwany musiał udowodnić, że zachodzi wyłączenie z art. 14 rozporządzenia 2017/1001.

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 328 §2 k.p.c. w sytuacji, gdy zaskarżony wyrok, w zakresie objętym tym zarzutem, co do zasady odmawia powodom prawa dochodzenia roszczeń przeciwko pozwanemu ze względu na przyjętą koncepcję, że pozwany nie używał znaku towarowego (...) (...) w funkcji znaku towarowego. Uchybienia wymaganiom określającym zasady motywowania orzeczeń mają miejsce wówczas, gdy uzasadnienie nie ma wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera takie braki, które uniemożliwiają kontrolę zaskarżonego orzeczenia. Tak daleko idące wady uzasadnienia nie występują, a ocena prawidłowości rozstrzygnięcia jest możliwa. Sporządzenie uzasadnienia służy wytłumaczeniu stronom, dlaczego sąd zajął określone stanowisko w sprawie. I mimo, że faktyczna niekonsekwencja uwidacznia się w przyjęciu, że działania pozwanego nie mogą negatywnie wpływać na funkcje znaku towarowego (...) (...)”, by z drugiej strony ustalić, że odwoływanie się do oznaczenia (...) (...) przez pozwanego stwarza aktualnemu dystrybutorowi problemy z ponownym wprowadzeniem suplementu diety na polski rynek pod pierwotną nazwą, powodowie nie mieli prawnych problemów z postawieniem zarzutów procesowych.

Ustalenia Sądu pierwszej instancji poza przyjęciem, że (...) (...) są nazwą szczepu (szczepów) bakterii, są prawidłowe, stąd Sąd Apelacyjny uznaje za własne jako podstawę do oceny prawa materialnego.

Apelujący nie zgadzają się ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji, stawiając zarzut naruszenia art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia 2017/1001 w różnorodnych konfiguracjach, jakoby używanie oznaczenia (...) (...) w materiałach o charakterze promocyjno-reklamowym i działaniach informacyjnych oraz reklamowych (prezentacje, broszura) przez pozwanego, nie stanowiło używania w funkcji znaku towarowego. Zasadne jest uchybienie art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia 2017/1001 na skutek przyjęcia, że używanie przez pozwanego oznaczenia (...) (...) nie jest używaniem w funkcji znaku towarowego.

Powodowie zaznaczają, że w okresie 2015-2016 pozwany używał znaku towarowego powoda 1 na opakowaniach suplementu diety i ulotkach, a następnie w broszurach reklamowych i prezentacjach w latach 2017-2018 roku. W konsekwencji nie znajduje wytłumaczenia zdaniem powodów stanowisko Sądu pierwszej instancji, chyba żeby przyjąć degenerację znaku towarowego.

Pozwany za Sądem pierwszej instancji powtarza, że powodowie nie wykazali, że używanie przez pozwanego miało miejsce w obrocie handlowym oraz, by używanie (...) (...) następowało w charakterze znaku towarowego. Pozwany stoi na stanowisku, że używanie miało wyłącznie cel informacyjny. Ponadto, w latach 2015-2016 używanie było podyktowane koniecznością poinformowania relatywnego kręgu o zmianie nazwy i obecnie pozwany korzysta wyłącznie z oznaczenia (...) dla oznaczania swoich produktów. Obecnie na opakowaniach dystrybuowanych przez niego towarów w postaci suplementu diety (...) nie używa innych oznaczeń i jest to bezsporne między stronami. Używanie w latach 2017-2018 w broszurach reklamowych i prezentacjach oznaczenia (...) (...) stanowiło określenie składu probiotyku (szczepu bakterii).

Stanowisko Sądu Apelacyjnego jest takie, że oznaczenie (...) (...) nie jest oznaczeniem szczepu bakterii, a słownym znakiem towarowym powoda 1. Znak towarowy (...)#3® był używany w broszurach reklamowych i prezentacjach pozwanego w okresie 2017 - 2018 i było to użycie w funkcji znaku towarowego. Sąd pierwszej instancji nie wypowiadał się zaś na temat degeneracji znaku towarowego.

Używanie w obrocie handlowym jako niezbędna przesłanka jest spełniona, jeżeli używanie ma miejsce jako „działalność handlowa mająca na celu uzyskanie korzyści gospodarczej”. Trybunał UE miał już sposobność podkreślić, że zgodnie ze zwykłym rozumieniem wyrażenie „używania” wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. W tej kwestii wskazał on, że art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, wymieniający w sposób niewyczerpujący rodzaje używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać, wspomina wyłącznie o aktywnych zachowaniach osoby trzeciej (tak wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r. C‑567/18 C. Germany i przytoczone orzecznictwo w pkt 37). Używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymaga co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej komunikacji handlowej (op. cit. pkt 39).

Pozwany używał znaku towarowego (...) (...) w obrocie handlowym, bowiem znak towarowy powoda był umieszczany obok znaku (...), jak np. (...) ( (...) (...)). Takie zestawienie oznaczeń wskazuje, że (...) jest albo zmienioną nazwą handlową produktu (rebranding)/kontynuacja produktu, albo jest nową odsłoną/ nowym produktem. Produkt (...) ( (...) (...)) ze stosowanym oznaczeniem (...) (...) nie ma dookreślenia informacyjnego, że (...) (...) oznacza szczepy bakterii o nazwie (...) (...). Nazwa handlowa produktu (...) (...) jest jednocześnie zarejestrowanym znakiem towarowym. Pozwany używając nazwy produktu używa jednocześnie znaku towarowego powoda. Do tego pozwany używa nazwy produktu (...) (...), aby sprzedać produkt firmowany znakiem (...). Słusznie zauważają powodowie, że działania pozwanego polegające na wykorzystywaniu oznaczenia (...)#3® w materiałach i broszurach promocyjno-reklamowych sprowadzają się do eksponowania produktu (...) za pośrednictwem oznaczenia powoda 1 i w ten sposób zachęcania do jego nabycia.

Użycie (...) (...) w celach informacyjnych wymaga odpowiedzi, jaką informację przekazywał pozwany za pomocą oznaczenia (...) (...). Informacyjne użycie znaku towarowego jest dozwolone pod warunkami sformułowanymi w wyroku w sprawie C-63/97 B. A. oraz (...) Nederland BV vs R. D.. Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. Inaczej rzecz ujmując chodzi o taką niezbędność, w której użycie znaku następuje po pierwsze, w celu poinformowania odbiorców w sposób zrozumiały i kompletny o przeznaczeniu sprzedawanego towaru/ oferowanej usługi, po drugie, jeżeli osoba trzecia nie może w praktyce podać tej informacji odbiorcom bez posłużenia się znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem i wreszcie użycie znaku towarowego musi być w praktyce jedyną metodą podania takiej informacji.

Ani Sąd pierwszej instancji, ani pozwany nie ujawniają, jaka informacja miała charakter dozwolony w przekazie pozwanego. Jeżeli informacja o nazwie szczepów bakterii, zestawienie (...)( (...) (...)) tego nie potwierdza, nie ma w nim żadnego nawiązania do szczepów bakterii. Ponadto, gdyby chodziło o szczepy bakterii (...) (...), pozwany nie stosowałaby wariantów ich określenia jako (...)3 mix czy (...) 3 T.. Jeżeli poinformowanie odbiorcy o składzie probiotyku, analogicznie, nie jest składem (...) (...), a jedynie nazwą produktu z określonym składem. Ponadto, jaką dodatkową informację miały przekazywać materiały informacyjne i reklamowe z lat 2017-2018, skoro już w latach 2015-2016 pozwany na opakowaniach stosował połączenie swojej nazwy produktu z nazwą produktu powoda. Informacja dla odbiorcy, a są nim według pozwanego specjaliści, rozpowszechniana była w latach 2015-2016. Odwołanie się w materiałach do oznaczenia (...) (...), jak uważa sam pozwany, następuje wyłącznie w celach określenia i poinformowania o cechach i właściwościach preparatu (...), a zatem pozwany reklamuje swój produkt przy użyciu znaku towarowego powoda, nie mając żadnych praw do tego znaku.

W tradycyjnym przypadku używania znaku towarowego w reklamie zachodzi związek między znakiem towarowym a towarem lub usługą przeznaczonymi dla ogółu odbiorców. Taki związek nie zachodzi pomiędzy reklamą wykorzystującą znak (...) (...) a towarem spółki pozwanej, bowiem znak (...) (...) jest wykorzystany dla budowania znajomości znaku (...) i towarów opatrzonych tym znakiem. Poprzez takie działanie znak (...) (...) nie może pełnić właściwych mu funkcji. Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, oprócz tego zagwarantowanie jakości towaru lub usługi. Połączenie (...) z (...) (...) wypacza przekaz pochodzenia. Pozwany używał znaku (...) (...) dla przeniesienia na znak (...) pozytywnych skojarzeń związanych z jakością produktu (...) (...).

Negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu odbiorcy na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. Ponadto, właściciel znaku towarowego może mieć na celu nie tylko wskazanie, za pomocą wspomnianego znaku, pochodzenia swych towarów lub usług, ale również wykorzystanie swego znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat swych towarów lub usług i przekonać go do ich zakupu. To właściciel wykorzystuje swój znak do reklamy swoich towarów. Jeżeli osoba trzecia wykorzystuje “nie swój” znak do reklamy “nie swoich” towarów, właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, jeżeli używanie to negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez właściciela jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej (tak wyrok z 23 marca 2010 r., w połączonych sprawach C-236/08, C-237/08 i C-238/08 G. pkt 91, 92).

Powód 1 dochodząc ochrony znaku towarowego, w istocie dąży do utrzymania funkcji gwarancyjnej znaku towarowego i zapewnienia związku między jego znakiem towarowym a sprzedawanym przez niego towarem. Znak towarowy powoda 1 jest ważny zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 „Sądy w sprawach unijnych znaków towarowych uznają unijny znak towarowy za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie”, a mimo to pozwany utrudnia powodowi wprowadzenie na rynek suplementów diety pod nazwą (...) (...) na skutek używania znaku (...) (...) m.in. w materiałach reklamowych i informacyjnych w związku z produktem (...) w materiałach i komunikacji handlowo-reklamowej w latach 2017-2018. Fakt, że pozwany wprowadzał do obrotu produkt pod nazwą (...) (...) a od 2015 roku pod nazwą (...), nie stanowi o nabyciu praw do posługiwania się nazwą produktu, gdy jest ona jednocześnie zarejestrowanym znakiem towarowym. W tym znaczeniu używanie przez pozwanego negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez właściciela przy promocji swoich towarów i wprowadzeniem suplementu diety na rynek polski. Powiązania historyczne miedzy stronami nie mają znaczenia dla praw wynikających z rejestracji znaków towarowych.

Przykładem złożonych powiązań gospodarczych jest wyrok z 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-291/16 (...) SA, gdzie Trybunał stwierdził, że szczególnym przedmiotem prawa do znaku towarowego jest w szczególności zapewnienie właścicielowi prawa do używania znaku towarowego w ramach pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu i jego ochrona przed konkurentami, którzy chcieliby nadużyć pozycji i renomy znaku towarowego, sprzedając towary bezprawnie oznaczone tym znakiem towarowym. Zasadnicza funkcja znaku towarowego zostałaby zaś naruszona, gdyby – przy braku jakiejkolwiek zgody właściciela – nie mógł on sprzeciwić się przywozowi identycznego lub podobnego towaru oznaczonego identycznym lub wprowadzającym w błąd znakiem towarowym, który został wytworzony i wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim przez osobę trzecią niemającą żadnego powiązania gospodarczego z tym właścicielem. Powyższej analizy nie podważa sama okoliczność, że znak towarowy właściciela i znak towarowy umieszczony na towarze, którego przywozu zamierza zakazać ów właściciel, początkowo należały do tego samego właściciela (por. pkt 37, 38, 39).

Tymczasem pozwany używa oznaczenia (...) (...) w materiałach promocyjno-reklamowych produktu (...), który jest wprowadzany do obrotu za zgodą innego podmiotu niż powód 1. Umieszczanie znaku towarowego (...) (...) stanowi używanie znaku powoda 1, ale użycie następuje dla reklamy (...), co czyni niejasnym przekaz z jakiego przedsiębiorstwa pochodzi produkt, pod kontrolą którego przedsiębiorstwa został wytworzony i któremu można przypisać odpowiedzialność za jego jakość.

Powód 2 formułuje zarzuty naruszenia przepisów art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 2) u.z.n.k. w zw. z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. Trafnie powód 2 wskazywał, że interes gospodarczy powoda 2 został naruszony działaniem pozwanego.

Prawo wyłączne charakteryzuje się tym, iż daje możliwość korzystania z oznaczenia z wyłączeniem wszystkich innych podmiotów. Ocena Sądu pierwszej instancji wyłączająca naruszenie reguł konkurencji opierała się na konieczności uwzględnienia przy wejściu na rynek polski działalności gospodarczej pozwanego po tym, jak suplement diety (...) (...) był nieobecny na rynku polskim przez ponad trzy lata. Sąd pierwszej instancji dał też wyraz temu, że znak towarowy (...) (...) został użyty w charakterze informacyjnym, a pozwany kontynuował dystrybucję tożsamego produktu, ale pod inną nazwą handlową.

Tylko jeżeli przedsiębiorca zaprzestał definitywnie oznaczania swoich produktów określoną nazwą, nie może następnie powoływać się na swoje wyłączne prawo do jej używania. O tym, czy decyzja przedsiębiorcy o zaprzestaniu używania oznaczenia miała charakter ostateczny, rozstrzygają okoliczności konkretnej sprawy. Z. sporu był konflikt pomiędzy wspólnikami spółki z grupy (...) i pozwany miał o tym wiedzę. Mimo konfliktu powód 1 nieprzerwanie pozostawał uprawniony z tytułu znaku towarowego (...) (...).

Używanie przez pozwanego znaku towarowego powoda 1 w materiałach informacyjnych było działaniem sprzecznym z prawem, a interesowi powoda 2 zagrażało nawiązywanie do produktu o. (...) (...) przy dystrybucji produktu o. (...). Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumieniu tego przepisu, gdy jest on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zapewnienie identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, tak aby stworzyć lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług. Pozwany używał znaku towarowego wbrew woli uprawnionego, co jest również sprzeczne z dobrym obyczajem przypisywania sobie cudzych praw. Dodatkowo, produkt (...) pochodził od innego producenta - spółki (...) i wykorzystywanie znaku towarowego (...) (...) w odniesieniu do produktu niemającego związku z powodem ad 1 stanowił przejaw strategii handlowej zmierzającej do sprzecznego z dobrymi obyczajami przejęcia klienteli powodów. Dwa odrębne produkty konkurowały na rynku suplementów diety, a powiązanie (...) z produktem (...) (...) sugerowało konsumentom, że te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. Działania marketingowe pozwanego stanowiły barierę wejścia dla konkurencyjnego produktu. Powoda 2 nie obciążał dowód na okoliczność, czy pozwany mógł się spodziewać powrotu na rynek produktu (...) (...), bowiem w chwili powrotu uprawnionego do znaku dochodzi do stanu konkurencji i jej oceny z punktu widzenia zasad uczciwości.

Stanowisko Sądu pierwszej instancji w zakresie art. 3 u.z.n.k. opierało się na braku wykazania pierwszeństwa rynkowego oraz istnienia pewnego dobra, które zasługuje na ochronę przed bezprawnym lub sprzecznym z dobrym obyczajem działaniem pozwanego.

Pozwany nie miał pierwszeństwa rynkowego. Nie nabył żadnych praw do znaku towarowego (...) (...) w wyniku umowy dystrybucyjnej. W umowie tej wskazano, że powód 1 jest podmiotem uprawnionym do oznaczenia (...) (...) (pkt 2.2 umowy dystrybucyjnej). Samo używanie znaku towarowego regulowała umowa dystrybucyjna, która 8 marca 2016 roku została wypowiedziana. Pozwany korzystał z prawa powoda za jego zgodą i tylko w ramach zgody powoda 1 mógł używać znaku towarowego. Pozwany po zakończeniu umowy dystrybucyjnej, utracił prawo używania znaku towarowego powoda. A obecnie używa w obrocie inny znak towarowy (...). Pozwany używając w przekazie dotyczącym produktu (...) oznaczenia (...) (...), naruszył prawa uprawnionego właściciela znaku i od tego momentu, działał bezprawne. Prawo powoda wynikające z rejestracji znaku towarowego, a nie pozwanego z dystrybucji produktu na rynek polski, stanowi dobro chronione według nomenklatury ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (renomy). Dobre obyczaje odnoszą się do wartości i przekonań, które są w określonej chwili wspólne członkom danego społeczeństwa i które są definiowane oraz egzekwowane w drodze dominującego aktualnie w owym społeczeństwie konsensusu społecznego. Pozwany jako dystrybutor przedsiębiorąc działania na rzecz rozpoznawalności produktu, działał na rzecz uprawnionego do znaku, a nie swoją rzecz. Założenie, że pozwany działał na swoją rzecz, ponosząc nakłady finansowe i organizacyjne, promocyjne z zamierzeniem zdobycia klienteli, potwierdzałoby, że pozwany przejął znak towarowy (...) (...). Już Sąd Najwyższy uznał, że przejęcie cudzej pracy jest sprzeczne z dobrymi obyczajami (wyrok z 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06).

Słuszne jest założenie, iż podmioty uczestniczące w walce konkurencyjnej nie będą podejmowały działań celowo fałszywych lub mogących wywołać omyłki (zwykle na korzyść działającego) po to, aby przyciągnąć klientów. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie zasługuje na ochronę i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami wykorzystywanie cudzych osiągnięć (jakość (...) (...)) w wypromowaniu nowego oznaczenia ( (...)) dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoją, rodzajowo tożsamą ofertą bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Wprowadzanie na rynek produktów podobnych zawsze jest działaniem mającym na celu wywarcie wpływu na decyzje klientów i stanowi próbę pozyskania klientów. Ustawa sprzeciwia się praktykom mającym na celu manipulacje decyzjami klientów jako element zagwarantowania uczciwej konkurencji, ale nie stanowi zakazu jakiejkolwiek konkurencji.

Powód 2 zarzucał naruszenie art. 3 u.z.n.k. wskazując na rozmycie znaku towarowego. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: (i) czyn ma charakter konkurencyjny, (ii) narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, ( (...)) czyn jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Od konkretnego przypadku zależy, czy poszukiwana ochrona jest na podstawie konkretnego stypizowanego czynu, bez potrzeby odwoływania do klauzuli generalnej, czy to klauzula generalna stanowi podstawę ochrony i nazwania czynu nie mieszczącego się w przepisach szczególnych.

Jak przyjął Trybunał w wyroku C-C‑323/09 (...), pkt 85, degeneracja może wynikać z działań i zaniechań samego właściciela znaku towarowego, na przykład z używania przez niego znaku towarowego jako pojęcia rodzajowego lub z zaniechania polegającego na niewypracowaniu alternatywnego pojęcia rodzajowego, ułatwiającego odnoszenie się do danych produktów bez potrzeby używania znaku towarowego w charakterze takiego pojęcia rodzajowego. Jednakże degeneracja może być również skutkiem używania znaku towarowego przez osoby trzecie w sposób, który przyczynia się do przekształcenia go w pojęcie rodzajowe. Zachowanie pozwanego zdaje się wskazywać na ten ostatni sposób, gdy twierdzi, że używanie w materiałach reklamowych oznaczenia (...) z dookreśleniem (...) (...), ma na celu wskazanie na skład produktu, a nie na pochodzenie. Komunikacja marketingowa zmierza do nadania oznaczeniu (...) (...) nazwy rodzajowej (szczep bakterii), a przez to doprowadzenia do degradacji znaku słownego.

Wprowadzenie w błąd stanowiło wspólny mianownik czynów z art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Powód 2 wskazywał na niewłaściwą grupę odbiorców jako czynnik definiowania modelowego konsumenta w sporze. Sąd I instancji przyjął mianowicie, że odbiorcą komunikacji reklamowej pozwanego są wyłącznie lekarze specjaliści, a nie pacjenci (użytkownicy produktów), co miałoby wykluczać możliwość konfuzji konsumenckiej.

Możliwość konfuzji co do pochodzenia towaru oceniana jest przez stan świadomości przeciętnego modelowego uczestnika rynku nazywanego przeciętnym konsumentem. Taka ocena wymaga uwzględnienia czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa. Na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykształcił się model przeciętnego konsumenta (odbiorcy), który jest "rozsądnie", "dosyć", "w miarę" dobrze poinformowany oraz "rozsądnie", "dosyć", "w miarę" spostrzegawczy i ostrożny (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2014 r., III SK 34/13, LEX nr 1463897). Test przeciętnego konsumenta nie jest przy tym testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku krajowe sądy i organy administracyjne będą musiały polegać na własnej umiejętności oceny, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (pkt 18 preambuły dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i (...) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 149, str. 22). Przeciętność konsumenta odnosi się do jego wiedzy i predyspozycji intelektualnych. Z jednej strony można wymagać od niego pewnego stopnia wiedzy i orientacji w rzeczywistości, a z drugiej - nie można uznać, że jego wiedza jest kompletna i profesjonalna i że konsument nie ma prawa pewnych rzeczy nie wiedzieć. Przeciętny konsument nie posiada wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie.

Produkty (...) (...) i (...) są dostępne bez recepty. Ich przeznaczeniem jest poprawa problemów żołądkowo-jelitowych. Z zeznań świadka M. T. wynika, że adresatami działań marketingowych pozwanego są także pacjenci; do nich kierowane były prezentacje na konferencjach i broszury. Świadek K. J. (1) wskazywała, że sami pacjenci kontaktują się z pozwanym i uzyskują informację o szczepach bakterii. Z zeznań świadków wynikało również, że przekaz reklamowy jest kierowany do lekarzy specjalistów, pracowników służby zdrowia i farmaceutów.

Konsumentem relewantnym produktu suplementu diety jest zarówno konsument nie cierpiący na schorzenia układu pokarmowego, a który poszukuje preparatu wspomagającego pracę tego układu, oraz konsument mający choroby układu pokarmowego, który sięgnie po preparat po konsultacji lekarskiej. Ci ostatni konsumenci w pierwszej fazie będą bazowali na informacjach specjalistów. Zakup preparatu bez recepty spowoduje, że po konsultacjach lekarskich, także ci konsumenci mogą samodzielnie podejmować decyzje zakupowe. Udział lekarza w decyzji zakupowej pacjentów z najpoważniejszymi chorobami może pozostawać cały czas, ale nie jest konieczny po pierwszej konsultacji.

W przypadku analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że istnienie takiego prawdopodobieństwa w odczuciu właściwego kręgu odbiorców należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku (sprawa C‑342/97 L. M. pkt 18). Pytanie o prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest pytaniem abstrakcyjnym, a nie pytaniem, czy w praktyce ktoś rzeczywiście został wprowadzony w błąd. Jednak ryzyko wprowadzenia w błąd musi być realne i badanie ryzyka jest umieszczone w konkretnym stanie faktycznym. Ustalenie ryzyka wprowadzenia w błąd nie może też opierać się na zwykłym (mechanicznym) porównaniu towarów/usług i oznaczeń. Musi być bowiem efektem całościowego badania, w którym rozpatrywane są wszystkie istotne elementy danego stanu faktycznego np. rozpoznawalność zarejestrowanego znaku, jego siła, sposób w jaki towary są oferowane, zasięg używania znaków, pokojowe współistnienie na rynku, rodzaj towarów i poziom uwagi odbiorców przy dokonywaniu zakupów (W. Gierszewski, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r. I CSK 50/14).

W niniejszej sprawie model przeciętnego konsumenta to kupujący konsument odpowiadający wszystkim kryteriom, czyli dość dobrze poinformowany, uważny, ostrożny, poszukujący suplementu diety. Zainteresowanie suplementem może być ze względu na potrzebę wspomożenia pracy układu pokarmowego, bądź zapobiegnięcia dolegliwościom tego układu. Zakup jest dokonywany sporadycznie przez osoby cierpiące na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bądź regularnie przez osoby dotknięte określonymi szczególnymi chorobami. Dostępność suplementu bez recepty oznacza, że informacja przekazywana przez pozwanego do specjalistów, pracowników służby zdrowia i farmaceutów dociera za ich pośrednictwem do każdego poszukującego informacji konsumenta. Konsument, który dokonał zakupu (...) (...) bądź (...) wracając ponownie po suplement będzie kierował się albo nazwą albo działaniem preparatu i wówczas może otrzymać dwa produkty. Dodatkowe informacje o składzie produktu p. (...) nawiążą do (...) (...) i szczepów bakterii.

Znaczącym aspektem błędu będzie wówczas zakłócenie komunikacji z konsumentami produktu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego jest to wymiar pasożytnictwa, ale oceniany z płaszczyzny interesów klientów. Jeżeli pozwany odwołuje się do (...) (...), gdy obecnie- jak sam twierdzi - (...) (...) jest oparty na innej recepturze, ale nazwanej (...) (...), to wprowadza zamęt. Nawiązywanie do (...) (...) w wersji sprzed 2015 roku nie rozwiązuje problemu, bo istotą jest skład produktu, a takim składem nie jest szczep bakterii o nazwie (...) (...). Składem (...) (...) jest kombinacja znanych i istniejących bakterii, a nie innowacyjnie odkryte bakterie, wcześniej nie występujące. (...) (...) pozostaje nazwą produktu zawierającym kombinację szczepów bakterii, która to nazwa jest jednocześnie znakiem towarowym. Uprawniony do znaku towarowego może zmienić produkt opatrzony swoim znakiem towarowym, dlatego z punktu widzenia jego praw irrelewantna jest odmienność obecnie wprowadzanego (...) (...) od pierwotnego (...) (...). Pozwany dopuszcza się przejęcia dorobku powoda 1 (znak towarowy (...) (...)) w takim zakresie, że u klientów może powstać mylne wrażenie, że uprawnionym do znaku jest pozwany i jego produkty są tymi właściwymi pochodzącymi od posiadającego prawa, a nie produkty powodów. Powtarzając za pozwanym, że obecnie (...) (...) nie odpowiada produktowi s. (...) r. i uprawniony sprzedaje inny produkt ,. (...) wprowadza w błąd tym, że powołuje się na nazwę, która już nie odpowiada produktowi z. (...) roku. W przeciwnym razie pozwany - zgodnie z art. 18a u.z.n.k. - miał obowiązek wykazania, że produkt (...) zawiera szczepy bakterii o nazwie (...) (...), oraz że szczepy o takiej nazwie obiektywnie istnieją.

Pozwany naruszył art. 14 u.z.n.k. Czyn z art. 14 u.z.n.k. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji polega na rozpowszechnianiu wiadomości nieprawdziwych, czyli takich, które są sprzeczne z rzeczywistością i poddają się weryfikacji wg kryterium prawda/fałsz. Pozwany tworzył pozory powiązania własnej działalności z działalnością powoda 1 przy wykorzystaniu znaku towarowego. Informacja, że (...) zawiera szczepy (...) (...) jako szczepy bakterii jest nieprawdziwa. Zamierzenie nawiązania do nazwy handlowej produktu sprzed laty, wypaczało sytuację rynkową, w której pod tą samą nazwą handlową wchodził produkt p. (...) za działaniem powoda 2.

Reklama odnosi się bezpośrednio do produktów lub usług i zawiera zwykle element oceny produktu (usługi) oraz bezpośrednią zachętę do jego nabycia. Przejawem reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej wpływać na jego decyzję co do nabycia towaru powód 2 określał wykorzystanie znaku towarowego powoda 1 w komunikacji w odbiorcą co do produktu (...). Nie ma szczepów bakterii (...) (...) w produkcie (...), tylko (...) powtarza skład produktu (...) (...) sprzedawanego w latach 2013-2015. Działanie pozwanego jest nieadekwatne, zakłada bowiem, że wszyscy konsumenci znają produkt (...) (...) sprzedawany przed 2015 rokiem. Konsument niezaznajomiony z wprowadzeniem do obrotu przez pozwanego produktu (...) (...), odbiera albo może odebrać stosowane zamiennie po roku 2016 określenia produktów, jako powiązanie handlowe. Obecny produkt (...) (...) (a nie historyczny) i (...) według twierdzeń samego pozwanego nie jest tożsamy co do składu.

Oznaczając produkt (...) z zamiennie, bądź obok (...) (...), w materiałach reklamowych, prezentacjach, pozwany używał oznaczenia powoda 1 w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. Oznaczenie towaru jest używaniem oznaczenia w toku działalności gospodarczej, a więc i w reklamie.

Zarzuty apelacji doprowadziły do zmiany merytorycznej wyroku i Sąd Apelacyjny uznał, że naruszenie prawa do znaku towarowego oraz zasad uczciwej konkurencji wymaga nakazania pozwanemu zaniechania używania znaku towarowego (...) (...) nr (...) i zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. Adekwatne dla wszystkich roszczeń powodów jest zaznaczenie, że pozwany nie używa oznaczeń (...) i (...)3 przy informacji o szczepach bakterii, a powodowie nie dowodzili istnienia zagrożenia używania podanych oznaczeń. Ponadto, pozwany nie używa znaku towarowego (...) (...) dla oznaczania bezpośrednio lub pośrednio suplementu diety o nazwie (...), czynił to w latach 2015/2016, a powodowie nie dowodzili zagrożenia powrotu do takiego oznaczania. Nie ma również dowodu używania unijnego znaku towarowego powoda 1 przez pozwanego w publikacjach popularno-naukowych.

Pozwany nie używał w materiałach reklamowych, informacyjnych, handlowych dla suplementu diety (...) określeń (...) czy (...)3mix, czynił to na opakowaniach, co nie jest przedmiotem roszczeń (pkt 42 pismo procesowe z 17 listopada 2018 r.).

(...) i wypowiedzi reklamowe, informacyjne, handlowe obejmują (i) broszurę pt. “V. w pediatrii”, (ii) broszurę “eGastroenterologia N., (...)”, ( (...)) prezentacje. Ulotki i bloczki reklamowe „pharmabest” nie były używane w obrocie handlowym przez pozwanego. Używanie przez osoby trzecie wymaga potwierdzenia, że pozwany co najmniej pośrednio kierował rozdawaniem pacjentom ulotek. (...) opisany jako (...) i (...)3mix na opakowaniach nie jest używany od 2016 roku, nie ma celu handlowego pozwanego do dystrybuowania ulotek odnoszących się do wycofanego opakowania.

Roszczenie o złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie pełni funkcję kompensacyjną, wychowawczą i prewencyjną. Uzasadnione jest zamieszczenie oświadczenia zmierzającego do usunięcia skutków. W sprawie niniejszej roszczenie jako nieproporcjonalne do naruszenia podlegało oddaleniu. Nie ma dowodu, aby działania pozwanego były zakreślone na tak szeroką skalę, że obejmowały środki masowego przekazu.

Roszczenie o zapłatę nie miało usprawiedliwienia, bowiem naruszenie praw powoda 1 i interesów powoda 2 równoważył stopień skonfliktowania Grupy (...) co do uprawnień do formuły C. S. użytej w (...) (...) dystrybuowanej przez pozwanego. Fakt uprawnień do formuły de S. i dążenie do oznaczenia produktu w sposób, aby odpowiadał tej formule wyłącza zły zamiar pozwanego.

Pozwany na podstawie art. 130 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 3 lit. d, e rozporządzenia 2017/1001 zobowiązany jest do zaprzestania używania unijnego znaku towarowego (...) (...) dla oznaczania składników produktu suplementu diety o nazwie (...), tj. szczepów bakterii, we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych.

Pozwany na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3, art. 10, art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. został zobowiązany do zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zaprzestanie używania unijnego znaku towarowego (...) (...) dla rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że suplement diety o nazwie (...) zawiera szczepy bakterii o nazwie (...) (...), we wszelkich materiałach i wypowiedziach reklamowych, informacyjnych, handlowych, niezależnie od ich formy i przeznaczenia, w tym drukowanych, cyfrowych i ustnych,

Pozwany na podstawie art. 286 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. ma również usunąć skutki niedozwolonych działań i zniszczenia będących własnością pozwanego materiałów reklamowych, informacyjnych, handlowych w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)” lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub

(ii) posłużono się stwierdzeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)”, lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”,

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”.

Analogicznie, pozwany winien wycofać z Towarzystwa (...) ( (...) Towarzystwo (...)) z siedzibą przy ul. (...). T. 4, (...)-(...) W., materiały reklamowe, informacyjne, handlowe w formie drukowanej lub cyfrowej utrwalonych na jakimkolwiek nośniku dotyczących suplementu diety o nazwie (...), w których:

(i) (...) jest określany bezpośrednio lub pośrednio jako „preparat p. (...) (...)”, lub „probiotyk (...) (...)”, lub (...) (...)”, lub

(ii) posłużono się wyrażeniami „szczepy bakterii (...) (...)” lub „szczepy (...) (...)”, lub „szczepy probiotyczne (...) (...)” lub „szczepy bakteryjne (...) (...)”,

w szczególności broszur pt. „V. w pediatrii”, „(...) N., (...)”.

Uwzględnieniu wniosków dowodowych powodów z apelacji sprzeciwiał się treść art. 381 k.p.c., albowiem dowody z orzeczeń sądowych nie są dowodem nowym. Artykuł 381 k.p.c. potwierdza zasadę, że postępowanie drugoinstancyjne ma charakter rozpoznawczy i strony mogą w jego trakcie zgłaszać wnioski dowodowe, jednak ogranicza w imię zachowania dwuinstancyjności swobodę wyboru instancji, w której dowód może zostać powołany. Postępowanie dowodowe co do zasady jest prowadzone przed sądem pierwszej instancji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2018 r., I CSK 483/17, Legalis). Nowym dowodem zaś był dokument dołączony do pisma pozwanego z dnia 31 maja 2021 roku, który Sąd Apelacyjny dopuścił, ale dokument nie miał wpływu na treść dokonanych ocen prawnych.

Zmiana wyroku wpłynęła na odmienne rozliczenie kosztów procesu. Powodowie wygrali roszczenia o zaniechanie naruszania praw do zarejestrowanego unijnego znaku towarowego (wartość przedmiotu sporu 100 000 zł), zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji (wartość przedmiotu sporu 100 000 zł), o usunięcie skutków naruszenia (wartość przedmiotu sporu dwukrotnie po 50 000 zł). W zakresie tych roszczeń pozwany uległ w nieznacznej części. Za przegrywających należy uznać powodów w zakresie roszczenia o publikację informacji wyroku i stosowanego oświadczenia (wartość przedmiotu sporu dwukrotnie po 50 000 zł) oraz roszczenia z zasądzenie kwoty 50 000 zł. Oceniając na potrzeby kosztów procesu, Sąd Apelacyjny uznał, że powód wygrał w znacznej części roszczenia niepieniężne, zaś pozwany wygrał roszczenie pieniężne. Powód jako wygrywający winien otrzymać zwrot poniesionej opłaty od pozwu w części 15 000 zł (trzy roszczenia), oraz wynagrodzenie pełnomocnika 1 680 zł na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych z opłatą sądową 17 zł. Pozwany jako wygrywający winien otrzymać wynagrodzenie pełnomocnika 3 600 zł na podstawie art. 2 pkt 5 powołanego rozporządzenia z opłatą sądową 17 zł. Na rzecz powodów należy jest zwrot łącznej kwoty 16 680 zł a na rzecz pozwanego 3 600 zł, co w ostatecznym rozliczeniu zamyka się kwotą 13 080 zł (po 6 540 zł każdy). Koszty postępowania zabezpieczającego, jako że strony w tym samym stopniu są przegrywającymi dla postępowania zabezpieczające, równoważą się wzajemnie.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Apelacyjny orzekł mając na względzie stosunkowe rozdzielenie kosztów zależne od stopnia wygrania i przegrania. Powodom jako wygrywającym w zakresie trzech roszczeń niepieniężnych przysługuje zwrot opłaty od apelacji 15 000 zł oraz 1260 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia. Pozwanemu zaś zwrot wynagrodzenia pełnomocnika 2 700 zł na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 5 rozporządzenia. Zasadna kwota 13 560 zł przypadająca powodom została zasądzona od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 6 780 zł ze względu na współuczestnictwo formalne.

Jolanta de Heij-Kaplińska Marcin Kołakowski Urszula Dąbrowska

VII AGa 314/19

Podstawa prawna:

Powołane przepisy:

Korekty wprowadzone przez SAOS:

Informacje o źródle orzeczenia:

Dodatkowe informacje:

Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

UZASADNIENIE