Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodniczący:Sędzia Maciej Dobrzyński

Protokolant: Julia Reszka

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o ochronę praw do znaku towarowego, prawa do firmy oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. akt XXII GWzt 38/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie pierwszym oddala powództwo,

b)  w punkcie drugim zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1 697 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

II.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 2 440 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sędzia Maciej Dobrzyński

VII AGa 335/20

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 8 lipca 2019 r. (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. wniosła o zakazanie (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. opatrywania blachodachówek oznaczeniem I. niezależnie od formy jego przedstawienia, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania tak oznaczonych blachodachówek oraz umieszczania oznaczenia I. niezależnie od formy jego przedstawienia na dokumentach związanych z wprowadzaniem takich towarów do obrotu, a także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Powód zażądał również zobowiązania pozwanego do udzielenia informacji o ilości wyprodukowanych i zbytych blachodachówek oznaczonych znakiem towarowym I. w okresie od 4 lutego 2018 r. do dnia udzielenia informacji oraz o wysokości cen sprzedaży tych towarów - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

W odpowiedzi na pozew z dnia 29 lipca 2019 r. strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasadzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. opatrywania blachodachówek oznaczeniem I. niezależnie od formy jego przedstawienia, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania tak oznaczonych blachodachówek oraz umieszczania oznaczenia I. niezależnie od formy jego przedstawienia na dokumentach związanych z wprowadzaniem takich towarów do obrotu (pkt 1) oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 301,07 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 2).

Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:

(...) sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej jako (...)) została utworzona umową z 5 lipca 2002 r. i wpisana pod tą firmą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 25 lipca 2002 r. Spółka prowadzi na skalę krajową działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów metalowych. Wytwarza (zwykle na zamówienie), oferuje i wprowadza do obrotu m.in.: palety, rurki solarne, panele i słupki ogrodzeniowe, wózki, koła skrętne, palety, wózki i ich elementy, zbiorniki, półki kontenera, elementy rusztowań, stojaki rowerowe ich elementy i inne produkty metalowe. Świadczy usługi cięcia laserem, cynkowania i inne. Wiele produktów eksportuje. Oferta powoda prezentowana jest na jego stronie internetowej pod adresem (...) pl. (...) listopada 2003 r. powód jest abonentem nazwy domeny internetowej, w której strona ta została utworzona. Spółka (...) zatrudnia ponad tysiąc pracowników, jest znaczącym przedsiębiorcą w regionie (...)- (...).

Stronie powodowej służy prawo do słownego znaku towarowego I. zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr (...), chronionego od 12 kwietnia 2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 6. wyroby metalowe; pręty i rury metalowe, metalowe materiały budowlane, druty metalowe, przewody metalowe, metalowe pojemniki do pakowania, metalowe półki i stojaki, kosze metalowe, konstrukcje metalowe i stalowe, kratowe wieże stalowe, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne; 20. meble i osprzęt niemetalowy do mebli; 40. obróbka metali, cięcie blach laserem, plazmą, gazami i na gilotynach, gięcie blach, gięcie profili, obróbka metali, cynkowanie, usuwanie rdzy i powłok malowanych, frezowanie, toczenie i wytłaczanie, termo-walcowanie próżniowe, obróbka cieplna stali.

Spółka (...) używała od 2014 r. i stale używa swego znaku w działalności gospodarczej w postaci słownej i słowno-graficznej: :

- w firmie i w oznaczeniu przedsiębiorstwa;

- dla oznaczania towarów (palety, rurki solarne, panele i słupki ogrodzeniowe, wózki, koła skrętne, palety, wózki i ich elementy, zbiorniki, półki kontenera, elementy rusztowania, stojaki rowerowe ich elementy i inne) oraz usług (cięcia laserem, cynkowania i inne);

- dla oznaczania opakowań (taśma z logo I.);

- w dokumentach księgowych (znak towarowy umieszczony w nagłówku każdej faktury);

- w materiałach informacyjnych;

- na pieczątkach firmowych;

- w materiałach promocyjnych i reklamowych (katalogi, banery, samochody, gadżety);

- w związku z działaniami sponsoringowymi.

Używanie to ma charakter rzeczywisty. Powód wytwarza różne produkty z metalu, na zamówienie klientów z kraju i z zagranicy. Jest znanym i cenionym przedsiębiorcą. W reklamie i promocji swej działalności podejmuje działania z użyciem znaku towarowego I. ponosząc związane z tym nakłady. Znak ten jest także używany w działaniach sponsoringowych.

Rurki solarne (...), (...) i (...) z osłoną PCV wykonane w nanotechnologii z falowanej stali szlachetnej stanowią elementy do montażu zbiornika ciepłej wody panelu słonecznego. Znajdują zastosowanie do podłączeń, urządzeń instalacyjnych i przyborów sanitarnych w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania, których czynnikiem grzewczym jest woda lub woda z glikolem (w tym w instalacjach solarnych). Są wykorzystywane m.in. w budownictwie.

(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: (...)) prowadzi działalność gospodarczą od 2001 r. Jest znanym polskim producentem wyrobów metalowych, w szczególności blachodachówek. Oznaczenie jej przedsiębiorstwa jest dobrze znane i rozpoznawalne. W 2018 r. pozwany wprowadził na rynek blachodachówkę płaską oznaczoną I. w wersji słownej i słowno-graficznej: . Oznaczeń tych używa oferując swe wyroby na stronie internetowej (...), w reklamie m.in. na portalu F., na targach branży budowlanej, w dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu (cenniki, instrukcje montażu).

W dniu 30 stycznia 2018 r. strona pozwana zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ( (...)) słowno-graficzny znak towarowy dla towarów w klasie 6. klasyfikacji nicejskiej - metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych. W dniu 12 czerwca 2018 r. znak został zarejestrowany pod nr (...). W dniu 3 sierpnia 2019 r. pozwany zgłosił znak (nr (...)) dla towarów w klasie 6. klasyfikacji nicejskiej - metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych, blachodachówek.

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sporu ustalone zostały przez Sąd Okręgowy na podstawie zaoferowanego przez strony materiału dowodowego, na który złożyły się dokumenty, wydruki ze stron internetowych, fotografie i zeznania świadków. Zdaniem Sądu wynikała z nich w sposób niewątpliwy wyłączność używania przez powoda znaku towarowego I.. Za niezrozumiałe Sąd uznał stanowisko pozwanego, która kwestionując prawo spółki (...) złożył wniosek o stwierdzenie jego wygaśnięcia, co zakłada istnienie ochrony. Nie ulegało w ocenie Sądu wątpliwości, że od 2018 r. (a zatem później) spółka (...) rozpoczęła używanie dla blachodachówek oznaczenia I. w wersji słownej i słowno-graficznej, także łącznie z określeniem „blachodachówka płaska” i obok znaku (...) Sąd stwierdził, że prawo unijne i zgłoszenie znaków słowno-graficznych I. znajdowały potwierdzenie w świadectwie rejestracji i wydruku z bazy (...). Ochronę prawa do firmy i interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji potwierdzały przedstawione przez powoda dowody - odpis z rejestru przedsiębiorców KRS oraz bardzo obszerny materiał dowodowy dokumentujący używanie znaku I. w obrocie gospodarczym na terytorium Polski od 2014 r. Sąd wskazał, że spółka (...) zażądała przedstawienia przez powoda dowodów na to, że znak towarowy I. R. (...) był przez niego używany w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie pozwu. Zwrócił przy tym uwagę, że wniosek oparty na podstawie art. 157 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako: p.w.p.) odnosił się jednak do wszystkich towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany, pomimo że kolizja leżąca u podstaw zarzutu naruszenia prawa wyłącznego odnosić się mogła tylko do towarów w klasie 6. (wyrobów metalowych, metalowych materiałów budowlanych, metalowych paneli konstrukcyjnych, metalowych płyt konstrukcyjnych). Sąd podkreślił, że realizacja wniosku przez spółkę (...) spowodowała złożenie do akt licznych dowodów, które nie mogły mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, często w językach obcych, co pociągało za sobą konieczność dokonywania tłumaczeń, skrupulatnie żądanych przez pozwanego, który równocześnie kwestionował przydatność dowodów do rozstrzygnięcia sporu. Pisma przygotowawcze spółki (...) odnosić się mogły raczej do kwestii stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego I. ocenianej przez Urząd Patentowy RP, leżącej poza zakresem kompetencji Sądu, który nie jest władny decydować, czy w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został on zarejestrowany znak towarowy I. był rzeczywiście używany. W odniesieniu do tłumaczeń dokumentów sporządzonych w językach obcych Sąd wyjaśnił, że żądanie złożenia tłumaczenia wszystkich treści było oczywiście sprzeczne z celem jakiemu służy art. 256 k.p.c. stanowiący, iż sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym był przełożony przez tłumacza przysięgłego. Jakkolwiek językiem postępowania jest język polski, to tłumaczenia są konieczne wyłącznie w zakresie w jakim fakt wynikający z dokumentów może mieć znaczenie w rozumieniu art. 227 k.p.c. Skoro pozwana spółka żądała złożenia dowodów używania przez powoda znaku towarowego I., ważne było tylko to, jakiego towaru dotyczył dokument księgowy lub materiał promocyjny/reklamowy, czy oznaczenia użyto w funkcji znaku towarowego, w jakim miejscu i w jakiej dacie. Za prawidłowe Sąd uznał przedstawienie przez powoda tłumaczeń wybranych (reprezentatywnych) dokumentów oraz odniesienie do nich innych dotyczących takich samych towarów i usług, a także wykazów ich sprzedaży. W ocenie Sądu zaoferowany przez spółkę (...) materiał dowodowy świadczył o używaniu znaku I. w postaci słownej (zarejestrowanej) i słowno-graficznej (zmienionej w stopniu niemającym istotnego wpływu na odróżniający charakter znaku) dla towarów w klasie 6. klasyfikacji nicejskiej. Faktury dokumentują wprowadzanie do obrotu przez ostatnich pięć lat metalowych materiałów budowlanych i rurek solarnych w znacznej liczbie. Sąd dodał, że zabieganie o uzyskanie wszelkich pozwoleń i atestów, a także praw związanych z produktami oferowanymi z użyciem znaku I. dowodzi poważnego podejścia do oferowania i wprowadzania do obrotu takich produktów. Wydruki ze stron internetowych i katalogi świadczyły o użyciu znaku I. w reklamie i informacji handlowej, a faktury o jego użyciu we wszystkich dokumentach księgowych. Znak umieszczony jest także w nazwie domeny internetowej iryd.pl, w której utworzona została strona z ofertą spółki (...). Sąd wskazał, że przedstawiono także dowody jego wykorzystywania przez powoda w działaniach sponsoringowych. Dowody złożone przez powodową spółkę uzupełniały zeznania świadków R. S. i C. W., którzy w wiarygodny sposób przedstawili na czym polega specyfika działania przedsiębiorstwa. Niezasadny był zarzut pozwanego, że powód nie umieszcza swego znaku na samych produktach i ich opakowaniach, wynika to bowiem z ich charakteru. Sąd uznał, że przedstawione dowody są wystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania przez powoda znaku towarowego I. w latach 2014-2019. Zaprzeczając ich wartości strona pozwana ograniczyła się do postawienia tez nie dokonując rzetelnej, merytorycznej oceny treści dokumentów. W szczególności nie porównała sposobu używania przez powoda znaku towarowego I. z działaniami innych uprawnionych do znaków na tym samym rynku. Sąd wskazał, że brak było zatem podstaw, aby uznać, że sprzedaż w wielkości udokumentowanej fakturami była nieznacząca, niepoważna, incydentalna. Kilkunastoletnia obecność powodowej spółki na polskim rynku, wielkość zakładu i zatrudnienia, przekonywały, że używanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w różnych formach znaku towarowego I. ma charakter rzeczywisty. W ocenie Sądu nie było zgodne z dobrym obyczajem handlowym deprecjonowanie innego przedsiębiorcy z tego powodu, że jego pozycja rynkowa jest słabsza, a oferta mniej popularna. Każdy przedsiębiorca działający na rynku, także ten mniejszy i słabszy, zasługuje na ochronę przed działaniami naruszającymi jego prawa i interesy gospodarcze. W ocenie Sądu, jedynie przedłużeniu postępowania służyły wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań licznych świadków (Ł. A., A. O., T. R., R. S. i C. W.), co do których pełnomocnik pozwanego nie mógł nawet stwierdzić, czy dysponują oni wiedzą o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa do znaku towarowego. Nie wskazał także adresów, na które powinny być kierowane do nich wezwania. Na rozprawie 16 grudnia 2019 r. zawnioskował ponadto zeznania świadka M. D., o którym zeznawał 16 października 2019 r. świadek C. W.. Uwzględnienie spóźnionego i niekompletnego (brak adresu świadka) wniosku z pewnością wpływałoby na przedłużenie postępowania. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 258 k.p.c. strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana była dokładnie oznaczyć fakty podlegające stwierdzeniu i wskazać świadków, tak by ich wezwanie było możliwe. Obecnie obowiązek przedstawienia twierdzeń o faktach i dowodów na nie odnosi się do wszystkich środków dowodowych, stosownie do art. 235 ^{( 1)} k.p.c. Sąd podkreślił, że pełnomocnik pozwanego wyjaśnił, że nazwiska świadków zaczerpnął ze strony internetowej powoda. Nie wiedział, czy fakty, których chce dowieść ich zeznaniami, są świadkom znane. Wezwanie na rozprawę świadków, o których wiedzy nie miał przekonania nawet wnioskujący, wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów stawiennictwa i nie pozostawało bez wpływu na ich obowiązki zawodowe. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron uznając go za bezzasadny, bowiem nie dotyczył żadnych konkretnych niewyjaśnionych faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, o czym mowa w art. 299 k.p.c. W ocenie Sądu nie zmierzał on do ustalenia okoliczności, które nie zostały wyjaśnione innymi dowodami, o których wiedzę mieliby mieć konkretni (wymienieni z imienia i nazwiska) członkowie zarządów spółek - stron postępowania. Sąd stwierdził, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 210 § 2 k.p.c. spółka (...) nie wskazała (po zmianie przepisów kodeksu postępowania cywilnego) okoliczności i twierdzeń powoda, którym zaprzecza, poprzestając na ogólnym zaprzeczeniu „ wszystkim twierdzeniom powoda i dowodom rzekomo je popierającym, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej odpowiedzi na pozew.” Pozwany naruszył także obowiązek wynikający z art. 3 k.p.c., zgodnie z którym strony obowiązane są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Za oczywiście nieprawidłowe Sąd uznał poprzestanie na postawieniu stronie przeciwnej ogólnego zarzutu nieudowodnienia twierdzeń oraz przeinaczania stanowiska powoda, który np. nigdy nie twierdził, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji lub sprzedaży blachodachówki.

Jednocześnie Sąd I instancji wskazał, że wniosek o zawieszenie niniejszego postępowania był bezzasadny. Odwołując się do poglądów wyrażanych w orzecznictwie wyjaśnił, że zaoferowany przez spółkę (...) materiał dowodowy przekonał Sąd o braku potrzeby zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Urząd Patentowy RP wniosku spółki (...) o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego I. R. (...)., bowiem dokumenty handlowe, informacje techniczne i materiały reklamowe świadczą o używaniu przez powoda jego znaku towarowego, a równocześnie oznaczenia I. z lepszym pierwszeństwem dla metalowych materiałów budowlanych, z czego wynika dla strony powodowej ochrona interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji. Popieranie wniosku o zawieszenie postępowania po wskazaniu przez powoda dodatkowych podstaw prawnych, zdaniem Sądu Okręgowego, wskazywało na to, że pozwany zmierzał wyłącznie do przedłużenia postępowania, a nie do wykazania bezzasadności roszczenia ze względu na utratę ochrony wynikającej z naruszenia prawa formalnego. Sąd I instancji podkreślił, że pozwana spółka wystąpiła o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego I. dopiero 22 lipca 2019 r., w reakcji na złożony pozew. Takie zachowanie dalekie jest od zgodności z dobrym obyczajem handlowym nakazującym przedsiębiorcy upewnienie się, że oznaczenie, z którego zamierza korzystać nie koliduje z prawami osób trzecich do znaków towarowych i interesami gospodarczymi konkurentów rynkowych wynikającymi z wcześniejszego używania w obrocie oznaczenia pochodzenia. Dotyczy to także przedsiębiorców o tak silnej pozycji rynkowej jak pozwany, który nie zważając na prawa innego polskiego przedsiębiorcy zgłosił 30 stycznia 2018 r. unijny słowno-graficzny znak towarowy I. dla metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych, a zatem towarów w tej samej 6. klasie klasyfikacji nicejskiej. Jeśli spółka (...) była przekonana o nieużywaniu przez powoda znaku krajowego winna była wpierw upewnić się co do słuszności swych racji uzyskując decyzję administracyjną. Rozważenia przez nią wymagała także kolizja z prawem do firmy, czego najprawdopodobniej nie uczyniła.

Sąd I instancji nie podzielił stanowiska strony pozwanej, zgodnie z którym rejestracja unijnego znaku towarowego I. czyni jej działania zgodnymi z prawem. Później nabyte prawo nie znosi bezprawności jej działania. Prawo właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego.

Za nieuzasadnione Sąd Okręgowy uznał także żądanie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu art. 286 ¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. i o zawieszenie postępowania do czasu udzielenia przez Trybunał odpowiedzi. Wyjaśnił, że wątpliwości co do konstytucyjności tego przepisu dotyczyły sytuacji, w której wniosek poprzedza złożenie pozwu, tymczasem w tym przypadku roszczenie informacyjne zostało zgłoszone w sprawie o naruszenie, w której właściciel znaku towarowego żąda zastosowania względem naruszyciela sankcji zakazowych, w ramach którego to postępowania sąd dokonuje ustaleń dotyczących faktu naruszenia prawa wyłącznego. Sąd I instancji nie miał wątpliwości co do zgodności wskazanego przepisu z Konstytucją oraz z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Sąd Okręgowy, powołując się na art. 43 ^{( 2)} k.c., art. 43 ^{( 3)} § 1 k.c., art. 43 ^{( 5)} k.c., art. 43 ^{( 9)} k.c. 43 ^{( 10)} k.c., wskazał, że wykorzystanie przez (...) oznaczenia słowno-graficznego I., z dominującym (dystynktywnym) elementem słownym dla blachodachówek należących do grupy wyrobów metalowych, a zatem na tym samym rynku terytorialnym i produktowym - materiałów budowlanych, stwarza realne ryzyko wprowadzenia potencjalnych nabywców, a także kontrahentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców, co jest sprzeczne z zasadą wyłączności prawa do firmy. Sąd I instancji podkreślił, że w niniejszej sprawie blachodachówki I. mogą być kojarzone z obecnym na rynku od kilkunastu lat (od 2002 r.) przedsiębiorcą. Zdaniem Sądu Okręgowego, nawet jeśli pozwany używa oznaczenia I. łącznie ze znanym i rozpoznawalnym znakiem towarowym (...), to nieuzasadnione opisowością oznaczenia lub innymi przyczynami (których nawet nie wskazuje) przejęcie oznaczenia innego przedsiębiorcy i jego używanie przez silnego konkurenta na tym samym rynku zagraża w sposób realny utratą wyłączności korzystania z prawa do firmy. Intensywne wykorzystywanie przez pozwanego oznaczenia I. dla blachodachówek sprawi, że powód przestanie być kojarzony jako podmiot wyłącznie uprawniony, co jest niewątpliwie sprzeczne z jego interesami, a także jego klientów i kontrahentów. W efekcie działania pozwanego odznaczenie powoda jako przedsiębiorcy przestanie właściwie pełnić swoją funkcję.

W ocenie Sądu I instancji działanie strony pozwanej nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Spółka (...) nie wykazała ponadto nie jest ono bezprawne. Z naruszenia przez nią prawa do firmy wynikają dla spółki (...) roszczenia zakazowe przewidziane w art. 43 ¹⁰ k.c.

Przechodząc kolejno do oceny roszczenia powoda z punktu widzenia przepisów dotyczących prawa do znaku towarowego Sąd Okręgowy wskazał w pierwszym rzędzie, że decyzja administracyjna o udzieleniu spółce (...) prawa do słownego znaku towarowego wiąże sąd w postępowaniu w sprawie o naruszenie, dopóki nie zostanie prawomocnie stwierdzone przez Urząd Patentowy RP w postępowaniu toczącym się na wniosek (...), że prawo wygasło z określonym dniem w efekcie nieużywania znaku I. w sposób rzeczywisty, o czym stanowi przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Powołując się na poglądy doktryny i orzecznictwa Sąd Okręgowy wskazał, że zaoferowany przez powoda materiał dowodowy przekonuje o rzeczywistym używaniu znaku towarowego I. w postaci słownej i słowno-graficznej w obrocie gospodarczym na terytorium Polski dla metalowych materiałów budowlanych (elementy rusztowań) i przewodów metalowych (rurki solarne), przede wszystkim przez umieszczanie tego znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, w informacji handlowej i w reklamie.

Pozwany używa oznaczeń: słownego I. i słowno-graficznego z odróżniającym elementem słownym „iryd” identycznym ze znakiem powoda na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej dla blachodachówek, a więc towarów z klasy 6. klasyfikacji nicejskiej. Elementy graficzne (czcionka, kolorystyka, ramka) nie są na tyle dystynktywne, by zdominować element słowny oznaczenia. Fakt, że jest ono używane w niektórych sytuacjach „w bliskim sąsiedztwie” znaku (...) także nie eliminuje ryzyka konfuzji i nie może mieć znaczenia dla oceny kolizji, bowiem przedmiotem zgłoszenia i rejestracji unijnej jest znak I. bez elementu (...), pozwany jest więc zobowiązany do jego rzeczywistego używania w samodzielnej postaci. Znany i rozpoznawalny znak (...) (używany łącznie) niewątpliwie zwiększałby charakter odróżniający znaków unijnych. Potencjalni nabywcy mogą też zostać wprowadzeni w błąd co do tego, że w tym zakresie w jakim strona pozwana używa znaku I. strony są ze sobą powiązane gospodarczo, co jest jedną z form konfuzji. Znak I. nie ma charakteru opisowego, a pozwany mógł wybrać dowolne, niekolizyjne oznaczenie swoich towarów. Dołożenie do słowa I. opisowego określenia towaru - „blachodachówka płaska” nic nie zmienia w ocenie znaku jako wysoce podobnego do znaku towarowego powoda.

Z punktu widzenia przedmiotu tego postępowania decydujące jest, że oznaczenia spółki (...) identyczne (słowne) i wysoce podobne (słowno-graficzne) używane są dla blachodachówek, a zatem towarów podobnych do należących do tej samej klasy 6. klasyfikacji nicejskiej - metalowych materiałów budowlanych i przewodów metalowych mających zastosowanie w budownictwie. Mamy tu do czynienia z tożsamym kręgiem potencjalnych nabywców (osoby nabywające materiały budowlane na własny użytek lub w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej), którzy niewątpliwie mogą skojarzyć oznaczenia pozwanej spółki ze znanym im wcześniej i rozpoznawalnym na polskim rynku znakiem towarowym I.. Sąd I instancji podzielił argumentację powoda przedstawioną na str. 10 repliki wobec odpowiedzi na pozew, w której odwołuje się ona do orzeczeń Sądu Unii Europejskiej.

Korzystanie przez (...) z oznaczenia I. na tym samym rynku terytorialnym i produktowym zakłóca realizowanie przez znak towarowy I. przynależnych mu funkcji, w szczególności oznaczenia pochodzenia i reklamowej. Powodowi służą zatem roszczenia wynikające z naruszenia jego wyłączności, o których mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.

Żądana przez spółkę (...) sankcja zakazowa mieści się w zakresie wyznaczonym w art. 296 ust. 1 p.w.p. i jest w pełni adekwatna do sposobu działania spółki (...). Powództwo oparte na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. zasługiwało zatem na uwzględnienie w całości.

W ocenie Sądu Okręgowego pozwany dopuściła się także czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: u.z.n.k.). Nie budziło wątpliwości Sądu I instancji, że powód jako pierwszy rozpoczął używanie na polskim rynku metalowych materiałów budowlanych oznaczenia I., z którym koliduje bardzo podobne oznaczenie pozwanego. Decydując się na korzystanie z oznaczenia I. dla blachodachówek strona pozwana narusza prawo do zarejestrowanego znaku towarowego i dobry obyczaj handlowy nakazujący przedsiębiorcy respektowanie pierwszeństwa konkurentów rynkowych, w szczególności nie zachowała należytej staranności, aby zbadać czystość znaku, nie wystąpiła także przed zgłoszeniem znaków unijnych z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku krajowego.

Żądana przez spółkę (...) sankcja zakazowa mieści się w zakresie wyznaczonym przez art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. i jest w pełni adekwatna do sposobu działania spółki (...). Powództwo oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. zasługiwało zatem na uwzględnienie w całości.

O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł pozwany, zaskarżając go w całości. Orzeczeniu zarzucił:

I/ nieważność postępowania, ponieważ skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.), z uwagi na okoliczność, iż został wadliwie wyłoniony, tj. z rażącym naruszeniem zasady losowego przydziału spraw, określonej w art. 47a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

II/ naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść zapadłego w sprawie orzeczenia, oraz naruszenie prawa materialnego, a w szczególności:

1/ art. 256 k.p.c. oraz art. 5 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych poprzez:

a/ błędną wykładnię skutkującą uznaniem, że dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodów w językach obcych, do których nie sporządzono tłumaczeń na język polski (dowody stanowiące załączniki: B2, B3, Cl, C2, D1, F1, G1, P3, W1 do pisma powoda z dnia 12 sierpnia 2019 r.), pomimo iż językiem postępowania jest język polski i dowody powinny być przeprowadzane w języku polskim, w tym strona powinna mieć możliwość zapoznania się z dowodem w języku postępowania,

b/ niewłaściwe zastosowanie przejawiające się w przeprowadzeniu dowodów w językach rosyjskim (lub ukraińskim), niemieckim lub angielskim, stanowiących załączniki: B2, B3, C1, C2, D1, F1, G1, P3, W1 do pisma powoda z dnia 12 sierpnia 2019 r., bez dysponowania tłumaczeniami tych dowodów na język polski,

1.2/ oraz jednoczesne naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., ponieważ przyjęcie za podstawę orzekania dowodów sporządzonych w innym języku aniżeli język polski uniemożliwiało dokonanie właściwej oceny ich treści i znaczenia dowodowego,

2/ art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 157 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie przejawiające się w oddaleniu wniosków pozwanego z dnia 29 lipca 2019 r. i z dnia 16 października 2019 r. o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się przed Urzędem Patentowym RP postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „iryd” (R, (...)), sygn. akt Sp.200.2019, pomimo iż spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania sądowego,

2.2/ oraz naruszenie art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. i art. 255 ust. 1 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niezastosowanie przejawiające się w uwzględnieniu roszczenia zakazowego powoda, pomimo iż powód nie używał znaku towarowego, na którym oparł powództwo, a Sąd Okręgowy nie był uprawniony do dokonywania ustaleń w tym zakresie ze względu na wyłączną kompetencję Urzędu Patentowego RP do oceny używania znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., określoną w art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p.,

3/ art. 227 k.p.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przejawiające się oddaleniem wniosku dowodowego pozwanego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M. D. (zgłoszonego podczas rozprawy w dniu 16 grudnia 2019 r.) „jako spóźniony zgodnie z art. 207 i art. 217 poprzedniego k.p.c.”, pomimo iż dowód ten dotyczył faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i nie był dowodem spóźnionym, ponieważ potrzeba jego zgłoszenia powstała w związku z nieprecyzyjnością i rozbieżnościami w zeznaniach świadków C. W. i R. S., a jednocześnie wiedzę o tym świadku jako posiadającym wiedzę pozwany uzyskał z zeznań świadka C. W.,

3.1/ a ponadto naruszenie poprzez niezastosowanie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) oraz art. 17 w zw. z art. 1 pkt. 74 i pkt 79 tejże ustawy, zgodnie z którymi art. 207 i art. 217 k.p.c. (określone przez Sąd w protokole rozprawy z dnia 16 grudnia 2019 r. jako artykuły „poprzedniego k.p.c.”) zostały uchylone z dniem 7 listopada 2019 r. (nie obowiązywały w dacie wydania postanowienia oddalającego ww. wniosek dowodowy pozwanego), a do niniejszej sprawy stosowało się przepisy k.p.c. w brzemieniu nadanym ww. ustawą nowelizującą, która nie przewidywała takiej podstawy oddalenia wniosku dowodowego pozwanego,

4/ naruszenie art. 210 § 2 k.p.c. poprzez błędną wykładnię przejawiającą się uznaniem, że po wejściu w życie ww. przepisu strona zobowiązana jest do ponownego odniesienia się do twierdzeń pozwu, pomimo iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469), która wprowadziła ww. przepis, „W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami, w brzmieniu dotychczasowym”, a więc pozwany nie był zobowiązany do ponownego odnoszenia się do twierdzeń pozwu (jak zresztą również kolejnych pism powoda, do których się ustosunkował przed wejściem w życie ustawy nowelizującej),

4.1/ co skutkowało również naruszeniem art. 9 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej k.p.c. poprzez niezastosowanie,

5/ naruszenie art. 157 zd. 2 p.w.p. w zw. z art. art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 p.w.p. poprzez błędną wykładnię przejawiającą się w uznaniu, że pozwany kwestionując przedstawione dowody używania znaku towarowego powinien wykazywać, że nie dowodzą one rzeczywistego używania, pomimo iż ciężar dowodu w zakresie dowodzenia używania był wyłącznie po stronie powoda, a w konsekwencji również niewłaściwe zastosowanie poprzez nałożenie ciężaru dowodu na pozwanego (oczekiwanie wykazywania przez pozwanego, że używanie znaku towarowego nie jest rzeczywiste),

6/ naruszenie art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną wykładnię (uznanie, że można dokonać oceny używania w sposób rzeczywisty bez ustalenia cech rynku produktowego i innych zewnętrznych w stosunku do powoda okoliczności) i niezastosowanie (uznanie, że nie ma miejsca ograniczenie prawa ochronnego),

6.1/ oraz związane z nim naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów poprzez uznanie, że „ Spółka (...) używała od 2014 r. i stale używa swego znaku w działalności gospodarczej w postaci słownej i słowno-graficznej: (...) dla oznaczania towarów (palety, rurki solarne, panele i słupki ogrodzeniowe, wózki, koła skrętne, palety, wózki i ich elementy, zbiorniki, półki kontenera, elementy rusztowania, stojaki rowerowe ich elementy i inne) oraz usług (cięcia laserem, cynkowania i inne)” oraz, że „Używanie to ma charakter rzeczywisty” (str. 5 uzasadnienia), pomimo iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na poczynienie takiego ustalenia, w szczególności w świetle ustaleń, że większość towarów produkowana jest na zamówienie i nie jest w ogóle oznaczona znakiem powoda,

7/ naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów poprzez uznanie, że w szczególności:

a/ „Nie jest zasadny zarzut pozwanej, że powódka nie umieszcza swego znaku na samych produktach i ich opakowaniach, wynika to bowiem z ich charakteru” (str. 8 uzasadnienia), pomimo iż przeprowadzono żadnych dowodów, które by pozwalały na stwierdzenie, że tego typu produkty na rynku nie są oznaczane bezpośrednio znakami towarowymi,

b/ powód „prowadzi na skalę krajową działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów metalowych” (str. 4 uzasadnienia), pomimo iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że strona powodowa jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność lokalnie (w zasadzie ograniczoną do regionu (...)- (...)) i w większości na eksport (co nie jest działaniem na rynku krajowym, a więc nie może wywierać wpływu na produktowy rynek krajowy),

c/ ustalenie, że pozwany oznaczał blachodachówkę płaską oznaczeniem słowno-graficznym, pomimo iż w aktach postępowania brak jakiegokolwiek dowodu wskazującego na używanie w obrocie takiej formy oznaczenia,

d/ „Wykorzystanie przez spółkę (...) oznaczenia słowno-graficznego I., z dominującym (dystynktywnym) elementem słownym dla blachodachówek należących do grupy wyrobów metalowych, a zatem na tym samym rynku terytorialnym i produktowym - materiałów budowlanych stwarza realne ryzyko wprowadzenia potencjalnych nabywców, a także kontrahentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców” (str. 11 uzasadnienia), pomimo iż nie przeprowadzono żadnych dowodów, które potwierdzałyby istnienie „realnego” ryzyka wprowadzenia potencjalnych nabywców/kontrahentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazujący na to, że oznaczenia z elementem „iryd” w treści są używane w bliskim sąsiedztwie znanej marki pozwanego (...), co w ogóle wyklucza ryzyko wprowadzenia w błąd,

e/ „Nie ulega wątpliwości Sądu, że w tym konkretnym przypadku blachodachówkl I. mogą być kojarzone z obecnym na rynku od kilkunastu lat (od 2002 r.) przedsiębiorcą.” (str. 11 uzasadnienia), pomimo iż w aktach sprawy brak jakichkolwiek dowodów uprawniających do dokonania takiej oceny, a sposób używania kwestionowanego oznaczenia przez pozwanego (w bliskim sąsiedztwie jego renomowanej marki (...)) wyklucza możliwość powstania takich skojarzeń z mało znanym na rynku i działającym regionalnie powodem,

f/ „Mamy tu do czynienia z tożsamym kręgiem potencjalnych nabywców (osoby nabywające materiały budowlane na własny użytek lub w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej), którzy niewątpliwie mogą skojarzyć oznaczenia pozwanej ze znanym im wcześniej i rozpoznawalnym na polskim rynku znakiem towarowym I.” (str. 15 uzasadnienia), ponieważ zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na ustalenie znajomości i rozpoznawalności znaku towarowego powoda na rynku polskim,

g/ znak towarowy strony powodowej jest używany dla oznaczania towarów z klasy nicejskiej 6, pomimo że nie przeprowadzono w tym zakresie należytego postępowania dowodowego,

8/ naruszenie art. 43 ¹⁰ k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i uwzględnienie powództwa, pomimo iż działanie przypisywane pozwanemu nie stanowiło naruszenia prawa do firmy powoda, oraz poprzez błędną wykładnię skutkującą uznaniem, że działanie pozwanego stanowiło naruszenie prawa do firmy powoda,

9/ naruszenie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie i uwzględnienie powództwa, pomimo iż działanie przypisywane pozwanemu nie stanowiło naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,

9.1/ oraz naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię skutkującą uznaniem, że działanie pozwanego stanowiło naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy powoda,

10/ naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez niewłaściwe zastosowanie i uwzględnienie powództwa, pomimo iż działanie przypisywane pozwanemu nie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji,

10.1/ oraz naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię skutkującą uznaniem, że działanie pozwanego stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.

Wobec tak sformułowanych zarzutów strona pozwana wniosła o:

- uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w całości i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania;

- względnie, zmianę wyroku Sądu Okręgowego w całości poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wedle norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację z dnia 1 lipca 2020 r. powód wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania w drugiej instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

apelacja zasługiwała na uwzględnienie.

Najdalej idącym zarzutem apelacji był zarzut nieważności postępowania przez Sądem I instancji. Apelujący podniósł, że postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym obarczone było wadą nieważności, o której mowa w art. 379 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem, nieważność postępowania zachodzi, jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy. Zdaniem pozwanego, w niniejszej sprawie miało miejsce nieprawidłowe wyłonienie składu orzekającego, tj. sprzecznie z art. 47a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z późn. zm.; dalej jako: u.s.p.) oraz § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2046 z późn. zm.; dalej jako: Regulamin). Argumentował, że przedmiotowa sprawa powinna zostać rozpoznana przez sędziego wyłonionego w ramach losowego przydziału spraw w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie (objętych wspólnym przydziałem spraw), a nie ograniczonym do dwóch sędziów w ramach specjalistycznego Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, który zajmuje się innym rodzajem spraw, tj. sprawami dotyczącymi unijnych znaków towarowych i wzór wspólnotowych, do których niniejsze sprawa jednak nie należała.

Przedmiotowy zarzut nie był trafny. Sprawa, zgodnie ze wskazaniem pozwu (por. art. 126 § 1 pkt 1 k.p.c.) skierowana została do Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych i w tym Wydziale została zarejestrowana w repertorium GWzt pod numerem 38/19 ( vide k. 1 - zarządzenie). Sprawa została przydzielona sędziemu losowo przy wykorzystaniu systemu SLPS (k. 2 - raport z losowania). Wbrew zastrzeżeniom apelującego, sprawa została zatem przydzielona losowo, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 47a § 1 u.s.p. Niezależnie od tego, czy zastrzeżenia pozwanego co do rozpoznania niniejszej sprawy przez Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych były uzasadnione, czy też nie, przede wszystkim wskazać należało, że nie mogło to prowadzić do nieważności postępowania. Odróżnić należy zasady przydziału spraw sędziom, uregulowane w Prawie o ustroju sądów powszechnych i uszczegółowione w Regulaminie, od właściwości sądu, co reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Jedynie rozstrzygnięcie sprawy przez sąd rejonowy, w sytuacji gdy w sprawie właściwy był sąd okręgowy bez względu na wartość przedmiotu sporu, skutkuje nieważnością postępowania (art. 379 pkt 6 k.p.c.). Tymczasem, gdyby przyjąć argumentację pozwanego, nieważność postępowania zachodziłaby np. w każdym przypadku, gdyby sprawę rozpoznał sąd niewłaściwy miejscowo, albo nawet wówczas, gdy sprawa wpłynęła do sadu właściwego, ale doszło do jej wadliwej kwalifikacji według kryterium funkcjonalnego i rozpoznania w wydziale cywilnym zamiast gospodarczym (ewentualnie odwrotnie). Brak jest podstaw prawnych do przyjmowania takich skutków. Należało również zauważyć, że w toku postępowania przed Sądem I instancji strona pozwana ani nie zgłosiła zarzutu niewłaściwości Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych do rozpoznania niniejszej sprawy, ani nie wskazywała na jakiekolwiek inne uchybienia związane z rozpoznaniem tej sprawy przez ten Sąd, co ograniczyło pozwanemu możliwość powoływania się uchybienie przepisom postępowania (por. art. 162 k.p.c.).

Podsumowując, wskazać należało, że sprawa rozpoznana została przez właściwy Sąd Okręgowy, skład tego Sądu był zgody z art. 47 § 1 k.p.c., a sprawa została przydzielona losowo, tj. w sposób wymagany przez art. 47a § 1 u.s.p.

W tej sytuacji zarzut nieważności postępowania uznać należało za bezzasadny.

Nieuzasadniony był również zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Apelujący w tym zakresie powoływał się na okoliczność, że przed Urzędem Patentowym RP toczy się z jego wniosku postępowanie sporne o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy I., co uzasadniało zawieszenie postępowania.

Odnosząc się do tego zarzutu, w pierwszym rzędzie zauważyć należało, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. ma charakter fakultatywny. Konsekwencją powyższego jest pozostawienie sądowi orzekającemu pewnego zakresu swobody przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu postępowania. Swoboda ta nie jest jednak nieograniczona, bowiem fakultatywność zawieszenia postępowania nie oznacza dowolności działania sądu w omawianym zakresie. Przede wszystkim musi zachodzić zależność prejudycjalna, tzw. rozstrzygnięcie sprawy cywilnej nie jest możliwie bez wcześniejszego rozstrzygnięcia innego postępowania - tu administracyjnego, bowiem przedmiot postępowania prejudycjalnego stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym. Nadto, na co wskazuje się w orzecznictwie i piśmiennictwie, fakultatywny charakter zawieszenia postępowania każdorazowo powoduje konieczność oceny celowości podjęcia takiej czynności procesowej, w szczególności w odniesieniu do zarzutów strony pozwanej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15, OSNC 2017/1/10). Sąd winien rozważyć, na tle okoliczności faktycznych i prawnych konkretnego przypadku, czy wszczęcie sprawy administracyjnej nosi znamiona nadużywania instytucji zawieszenia, czy też uzasadnia przypuszczenie - mając na względzie charakter, rodzaj, liczbę i argumentację zarzutów wobec kwestionowanego prawa udzielonego decyzją administracyjną - że zarzuty te są poważne oraz przekonujące, a więc że powinny przemawiać za usunięciem z obrotu prawnego skutków tej decyzji. Sąd powinien zatem brać pod uwagę stopień prawdopodobieństwa unieważnienia takiego prawa ( tak M. Trzebiatowski, Zawieszenie postępowania o naruszenie prawa własności przemysłowej ze względu na postępowanie o jego unieważnienie (na tle orzecznictwa), PS 2015, nr 7-8, s. 66-87).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy podkreślić należało, że jej rozstrzygnięcie nie wymagało zawieszenia postępowania i oczekiwania na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie wniosku pozwanego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy I. (R. (...)). Po pierwsze, dysponując obszernym materiałem dowodowym, sąd powszechny może sam dokonać koniecznych ustaleń, aby ocenić zasadność powództwa o naruszenie prawa do znaku towarowego, w tym i zarzutu pozwanego dotyczącego nieużywania znaku towarowego (por. art. 157 p.w.p.). Po drugie, powód opierał swoje powództwo nie tylko na posiadaniu prawa ochronnego na znak towarowy I. (art. 296 p.w.p.), ale również na przepisach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) oraz prawie do firmy (art. 43 ¹⁰ k.c.).

W świetle powyższego nie było także podstaw do uwzględnienia wniosku strony pozwanej zawartego w apelacji o zawieszenie postępowania apelacyjnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 p.w.p. oraz art. 157 p.w.p.

Odnoszą się do pozostałych zarzutów pozwanego dotyczących naruszenia przepisów postępowania podkreślić należało, że oprócz samego wykazania naruszenia określonych norm procesowych apelujący winien również wykazać, że naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy. Z tej przyczyny nie można było uznać za wystarczające postawienia przez pozwanego zarzutu naruszenia art. 256 k.p.c. oraz art. 5 § 1 u.s.p. poprzez przeprowadzenie dowodów z dokumentów, które nie zostały przetłumaczone na język polski i ograniczenia się do przytoczenia orzecznictwa, bez choćby próby wykazania, że na podstawie nieprzetłumaczonych dokumentów Sąd I instancji dokonał istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy ustaleń faktycznych, co wpłynęło na wynik sprawy. Nadto, co do zasady nie można było podzielić zarzutu naruszenia art. 5 § 1 u.s.p., który stanowi, że językiem urzędowym przed sądami jest język polski. Sąd Okręgowy procedował w języku polskim, również postępowanie dowodowe odbywało się w języku polskim. Przepis ten nie odnosi się jednak do obowiązku przedkładania dowodów z dokumentów zagranicznych przetłumaczonych na język polski. Tę kwestię reguluje art. 256 k.p.c., który decyzję pozostawia sądowi, jakkolwiek oczywiście w większości sytuacji wykorzystanie dokumentu zagranicznego jako środka dowodowego wymagać będzie przedłożenia jego tłumaczenia na język polski. Kwestie te powinny być jednak oceniane indywidulanie, a nie na zasadzie ogólnego zarzutu, bez próby choćby wykazania, że odstąpienie od wezwania do tłumaczenia całego materiału zaoferowanego w języku obcym miało wpływ na wynik sprawy.

Rozważania co do zarzutów dotyczących oceny materiału dowodowego poprzedzić należało ogólnymi uwagami na temat tego, jakie fakty miały znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Zgodnie z treścią art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są bowiem fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Istotność faktów wiąże się z podstawą faktyczną powództwa, a o niej z kolei decydują hipotezy przepisów prawa materialnego, które stanowią prawną podstawę powództwa.

W pierwszym rzędzie strona powodowa opierała swoje roszczenie na przysługującym jej prawie ochronnym na znak towarowy I. (R. (...)), poprzez uzyskanie którego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 p.w.p.). Postaci naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 p.w.p., który w pkt 2 wskazuje, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego. Powód wniósł w niniejszej sprawie o zakazanie pozwanej spółce opatrywania blachodachówek oznaczeniem I., niezależnie od formy jego przedstawienia.

W świetle powyższego, strona powodowa przede wszystkim zobowiązana była wykazać, że przysługuje jej prawo ochronne do znaku towarowego I. (R. (...)), co niewątpliwie w niniejszej sprawie uczyniła ( vide k. 703-705 - świadectwo ochronne). Nie było także w sprawie sporu co do tego, że strona pozwana od 2018 r. używa w obrocie gospodarczym oznaczenia słowne z elementem I. oraz słowno-graficzne: , dla blachodachówek - zatem, w charakterze znaku towarowego, tj. w celu oznaczenia komerycjnego pochodzenia towaru. Pozwany podnosił przede wszytkim, że powód ani nie prowadził i nie prowadzi działaności polegającej na produkcji lub sprzedaży blachodachówek lub podobnych do nich wyrobów, ani nie wykazał, aby używał znaku towarowego I. w odniesieniu do jakichkolwiek towarów i usług. W konsekwencji pozwany zakwestionował istnienie i zakres prawa ochronnego na znak towarowy, na którym spółka (...) opierała swoje powództwo. Powołał się na art. 157 p.w.p. i nieużywanie przez powoda znaku towarowego I., w szczególności w stosunku do towarów identycznych lub podobnych do blachodachówek. W tej sytuacji spółka (...) nie może wystąpić z roszczeniem zakazowym. Jak już była o tym mowa powyżej, pozwany powoływał się na to, że złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek o stwierdzenie wygasnięcia prawa ochronnego na znak towarowy I. (R. (...)).

Zgodnie z treścią art. 157 p.w.p., uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego znaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4. Na żądanie strony pozwanej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4. Przepis ten, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 501), implementuje do porządku krajowego art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...) z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.UE.L.2015.336.1). Daje on możliwość podniesienia podmiotowi, któremu zarzuca się naruszenie prawa do znaku towarowego, zarzutu braku rzeczywistego używania znaku towarowego w procesie, którego przedmiot stanowi naruszenie prawa do zarejestrowego znaku towarowego, co w sytuacji uznania tego zarzutu za zasadny, prowadzi do oddalenia powództwa o zakazanie używania, mimo że nie doszło do formalnego wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego rzeczywistego nieużywania.

Art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Z kolei art. 169 ust. 4 stanowi, że przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku: 1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru; 2) przez umieszczenie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu; 3) przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego; 4) przez osobę upoważnioną do używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego.

Używanie znaku towarowego, o którym mowa w art. 157 p.w.p. oraz w art. 169 p.w.p., musi mieć charakter rzeczywisty, określany też jako poważny. Przy interpretacji pojęcia „rzeczywistego używania znaku towarowego” należy odwołać się do orzecznictwa sądów unijnych wydawanego zarówno na gruncie kolejnych dyrektyw zmierzających do zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych, jak i rozporządzeń dotyczących wspólnotowego, a obecnie unijnego, znaku towarowego.

Podstawowym wymogiem rzeczywistego używania jest to, aby oznaczenie używane było w funkcji znaku towarowego, na zewnątrz przedsiębiorstwa i w obrocie gospodarczym. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 11 marca 2003 r., C-40/01, Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV , wskazał, że używanie znaku ma charakter poważny wówczas, gdy jest on używany odpowiednio do jego głównej funkcji, tj. gwarantowania tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany - w celu pozyskania lub zachowania rynku zbytu na towary lub usługi, jednak przy wykluczeniu zastosowań symbolicznych służących jedynie do zachowania praw z rejestracji znaku. Odpowiadając na pytanie, czy używanie znaku jest poważne, należy przeanalizować wszelkie okoliczności sprawy, mogące wykazać, że znak towarowy rzeczywiście jest używany w obrocie gospodarczym. Zalicza się do nich sposoby używania, które w danej gałęzi gospodarki mogą być potraktowane jako uzasadnione w celu zachowania lub pozyskania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionym danym znakiem towarowym, charakter towarów lub usług, cechy szczególne rynku oraz zakres i częstotliwość używania znaku towarowego (pkt 36-38). Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2004 r., C-259/02, La Mer Technology Inc. przeciwko Laboratoires Goemer SA (pkt 19-20).

Powyższe należało jeszcze uzupełnić o spostrzeżenie, że używanie musi mieć miejsce na terytorium ochrony, zatem towary lub usługi oznaczone znakiem muszą docierać do finalnych odbiorców na tym obszarze. Ponieważ w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest krajowy znak towarowy, rzeczywiste jego używanie powinno mieć miejsce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 p.w.p.). Nieistotne było zatem używanie znaku zagranicą, choćby nawet dzięki temu znak był znany odbiorcom w kraju ochrony.

W świetle powyższego uznać należało, że w niniejszej sprawie istotne znaczenie miało ustalenie, czy w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa (tj. między 7 lipca 2014 r. a 7 lipca 2019 r.) powód na terytorium Polski używał rzeczywiście znaku towarowego I. dla towarów lub usług objętych prawem ochronnym (klasy 6, 20, 40 Klasyfikacji nicejskiej), tj. w funkcji oznaczenia komercyjnego pochodzenia tych towarów lub usług. Obowiązek przedstawienia dowodów świadczących o takim używaniu spoczywał przy tym na stronie powodowej (art. 157 zdanie 2 p.w.p.).

Sąd Okręgowy ustalił, że powód używa od 2014 r. swojego znaku w działalności gospodarczej w postaci słownej i słowno-graficznej: : a) w firmie i w oznaczeniu przedsiębiorstwa; b) dla oznaczania towarów (palety, rurki solarne, panele i słupki ogrodzeniowe, wózki, koła skrętne, palety, wózki i ich elementy, zbiorniki, półki kontenera, elementy rusztowania, stojaki rowerowe ich elementy i inne) oraz usług (cięcia laserem, cynkowania i inne); c) dla oznaczania opakowań (taśma z logo I.); d) w dokumentach księgowych (znak towarowy umieszczony w nagłówku każdej faktury); e) w materiałach informacyjnych; f) na pieczątkach firmowych; g) w materiałach promocyjnych i reklamowych (katalogi, banery, samochody, gadżety); h) w związku z działaniami sponsoringowymi. Zdaniem Sądu I instancji używanie to miało charakter rzeczywisty, co miało wynikać z szeregu dowodów przywołanych ogólnie przez ten Sąd w postaci dokumentów, wydruków, fotografii, materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, a także zeznań wskazanych świadków. Podkreślić w tym miejscu należało, że Sąd I instancji nie oparł jednak swojego stanowiska na szczegółowej analizie materiału dowodowego, poprzestając na uznaniu, że obszerna dokumentacja jest wystarczająca do stwierdzenia, iż miało miejsce rzeczywiste używanie przez powodową spółkę znaku towarowego I. w latach 2014-2019. Równie ogólnikowo Sąd Okręgowy odniósł się do zastrzeżeń pozwanego do materiału zaoferowanego przez powoda, uznając je generalnie za nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 233 § 1 k.p.c., sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ocena dowodów pod kątem ich wiarygodności i mocy należy do podstawowych obowiązków sądu. Granice sędziowskiej oceny dowodów wyznaczają przepisy proceduralne (przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o dowodach i postępowaniu dowodowym), reguły logicznego rozumowania oraz zasady doświadczenia życiowego. Ujęcie swobodnej oceny dowodów w ramy proceduralne oznacza, że musi ona odpowiadać warunkom określonym przez ustawę procesową. Oznacza to, że po pierwsze, sąd może opierać się jedynie na dowodach prawidłowo przeprowadzonych. Po drugie, ocena dowodów musi być dokonana na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, tj. sąd musi ocenić wszystkie przeprowadzone dowody oraz uwzględnić towarzyszące im okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla oceny mocy i wiarygodności tych dowodów. Po trzecie, sąd zobowiązany jest przeprowadzić selekcję dowodów, tj. dokonać wyboru tych, na których się oparł i ewentualnie odrzucić inne, którym odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Wiąże się to jednocześnie z obowiązkiem należytego uzasadnienia orzeczenia. W związku z powyższym postawienie sądowi pierwszej instancji skutecznego zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania naruszenia przepisów prawa procesowego o dowodach lub uchybienia zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego, bowiem tylko takie zarzuty można przeciwstawić uprawnieniu sądu do dokonania swobodnej oceny dowodów. W tej sytuacji nie będzie wystarczające samo przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze i znaczeniu poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena dokonana przez sąd. Innymi słowy skarżący nie może ograniczyć się do przedstawienia alternatywnego stanu faktycznego ustalonego na podstawie własnej oceny dowodów, ale odwołując się do argumentów jurydycznych musi wykazać, że sąd naruszył wynikające z art. 233 § 1 k.p.c. zasady oceny wiarygodności i mocy dowodów i że naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Niezależnie od powyższych, ogólnych zasad odnoszących się do oceny dowodów, podkreślić należało, że sąd przeprowadzając dowody oraz następnie dokonując ich oceny powinien mieć na względzie to, aby służyło to ustaleniu faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że strona powodowa złożyła liczne dowody, „ które nie mogły mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu”, jednak nie wyjaśnił, które konkretnie dowody miał na myśli, co zarówno utrudniało kontrolę instancyjną, jak i właściwe sformułowanie zarzutów dotyczących naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.

Wychodząc z powyżej już określonego stanowiska uznać należało, że przedstawiony przez stronę powodową materiał dowodowy wymagał oceny pod kątem ustalenia, czy przedstawia on rzeczywiste - w znaczeniu wyjaśnionym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości - używanie przez powoda znaku towarowego I.. Patrząc na zaoferowany materiał dowodowy z tego punktu widzenia zauważyć należało, że duża część tego materiału, również ta, na którą powołał się Sąd I instancji, nie odnosiła się do używania przez powodową spółkę oznaczenia I. w podstawowej funkcji znaku towarowego, tj., jako oznaczenia wskazującego na pochodzenie towarów lub usług.

Po pierwsze, z przedstawionych przez powoda licznych dokumentów o charakterze księgowo-rachunkowym, przede wszystkim faktur, nie wynikało, aby wprowadzał on do obrotu lub oferował do sprzedaży jakiekolwiek towary, które oznaczałby jako I. lub świadczył usługi pod oznaczeniem I.. Na dokumentach tych oznaczenie I. (słowne i graficzne:) używane jest wyłącznie jako oznaczenie (albo element oznaczenia) przedsiębiorcy - powodowej spółki (k. 195-226, 328-366, 383-385, 392-397, 399-407, 409-419, 421-441, 448-453, 455-465, 467-471, 473-476, 478-483, 485-494, 496-500, 502-503, 505-508, 510-513, 515-529, 531, 536-550, 552-566, 780-857 - faktury sprzedaży rurek solarnych w tym rurek (...), (...), paneli ogrodzeniowych, wózków na mleko, wózków transportowych, części do stojaków rowerowych, skrzynio-palet metalowych, włazów rusztowania, elementów systemu rusztowań, podestów rusztowań, skrzynio-palet otwartych ocynkowanych, palet specjalnych ocynkowanych, kontenerów, półpalet jezdnych, faktury za usługę cięcia laserem, faktury za usługę cynkowania elementów stalowych oraz ich tłumaczenia z języka angielskiego). Co prawda w przypadku faktur dotyczących wózków na mleko (k. 383-385, 789-790) w opisie przedmiotu sprzedaży użyte zostało słowo (...), ale z katalogu dotyczącego tego wyrobu (k. 380-381) nie wynika, aby powód używał tego oznaczenia dla określenia źródła pochodzenia towaru albo umieszczał oznaczenie bądź na samym produkcie bądź na jego opakowaniu.

Ponadto powyższe faktury odnoszą się generalnie do towarów sprzedawanych odbiorcom zagranicznym, nie mogły zatem w tym zakresie stanowić dowodu używania znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powód przedstawił faktury świadczące o sprzedaży na terenie Polski jedynie w odniesieniu do rurek solarnych, paneli ogrodzeniowych, usługi cięcia laserem oraz usługi cynkowania elementów stalowych (k. 209-226, 328-366, 536-550, 552-566). W odniesieniu do pozostałych towarów brak jest dowodów, że były one oferowane odbiorcom na obszarze Polski. Zauważyć należało, że część przedstawionych przez powoda katalogów zawiera treści w językach obcych, co również wykluczało uznanie, aby wskazane w nich produkty były oferowane na rynku polskim (k. 380-381, 388-390, 445-446, 533-534, 586-589). Powyższe znajdowało także potwierdzenie w zeznaniach świadka R. S., który wskazał, że większość klientów powoda to klienci zagraniczni, duża część towarów jest wykonywana na zamówienie, ściśle według dokumentacji i specyfikacji zleceniodawcy. Wyroby są znakowane zgodnie z wymaganiami specyfikacji klienta.

Zgodnie z przywoływanym już powyżej art. 169 ust. 4 pkt 2 p.w.p. używaniem znaku towarowego jest również umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu. Przepis ten nie mógł jednak znaleźć w niniejszej sprawie zastosowania, bowiem z wyłączeniem palety (...) nie zostały przedstawione przez powoda wiarygodne dowody na to, aby umieszczał on znak towarowy na eksportowanych towarach lub ich opakowaniach, o czym będzie jeszcze mowa poniżej.

Po drugie, na podstawie zaoferowanego przez stronę powodową materiału dowodowego poczynić należy bardziej ogólną konstatację, iż powód niemal w ogóle nie umieszczał znaku towarowego I. na produkowanych przez siebie towarach, ani na ich opakowaniach. Powód albo stosował nazwy typu (...), (...) albo ogólne nazwy rodzajowe typu rurka solarna (np. k. 229-236, 238-245, 247-253), fencing panels (tj. panele ogrodzeniowe) (k. 368-371), milk trolley (tj. wózek do mleka) (k. 380-381), corletta roll container (k. 387-390), metal box (k. 445-446). Jak można sądzić na podstawie zaoferowanego przez powoda materiału dowodowego, powyższe towary nie są identyfikowane w obrocie gospodarczym przez nabywców poprzez oznaczenie I., ale poprzez inne oznaczenia, np. w przypadku rurek solarnych poprzez oznaczenia (...), (...), które wyraźnie eksponowane są np. w katalogach. Nie można zatem mówić o wykazaniu związku między powyższymi towarami a znakiem towarowym I.. Nie podważały powyżej oceny, bowiem nie mogły stanowić w tym zakresie wiarygodnego dowodu, dwie fotografie przedstawiające opakowanie z naklejoną w sposób nietrwały taśmą samoprzylepną z naniesionym słowem I. (k. 568, 571). Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach zdjęcia te zostały wykonane, nie dowodzą zatem tego, aby powód w sposób rzeczywisty - a nie np. jedynie symboliczny, motywowany wyłącznie zapobieżeniem wygaśnięciu prawa - umieszczał na opakowaniach produktów własny znak towarowy. Z fotografii z k. 568 wynika natomiast, że trwale na opakowanie naniesiona została etykieta z oznaczeniem (...), co wskazuje, że wbrew odmiennym twierdzeniom powoda, istniała techniczna możliwość umieszczenia znaku towarowego przynajmniej na opakowaniach niektórych towarów. Również fotografia z k. 714 - złożona do akt na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. - przestawiająca reklamę powoda dotyczącą usługi cynkowania, została oceniona przez Sąd II instancji jako dowód niewiarygodny. Nie jest możliwe ustalenie kiedy ta fotografia została wykonana i czy tym samym odnosiła się do okresu pięcioletniego poprzedzającego wytoczenie powództwa, który jest istotny w sprawie z uwagi na treść art. 157 p.w.p.

Po trzecie, nie świadczyły o rzeczywistym używaniu znaku towarowego przez powoda dokumenty w postaci aprobat technicznych, atestów higienicznych, czy też deklaracji zgodności. Jak już była o tym mowa, oznaczenie musi być używane na zewnątrz przedsiębiorstwa, w obrocie gospodarczym, dla oznaczania pochodzenia chronionych nim towarów lub usług, tylko wówczas bowiem może być używane w podstawowej funkcji znaku towarowego. To samo należy odnieść do świadectw rejestracji i wydruków z baz (...) oraz Urzędu Patentowego RP. Charakter wewnętrzny mają również dokumenty w postaci rachunku zysków i strat oraz zestawienia sprzedaży, czy też oświadczenie o wysokości nakładów na reklamę i promocję.

Po czwarte, ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż rzeczywiście powód podejmował działania o wymiarze reklamowym, promocyjnym, czy też sponsoringowym. Nie odnosiły się one jednak do towarów pochodzących od powoda, ale bezpośrednio do strony powodowej jako przedsiębiorcy działającego pod firmą (...) sp. z o.o. z siedzibą w G., reklamującego siebie wprost bądź poprzez sponsoring i uczestnictwo w regionalnych, istotnych społecznie wydarzeniach.

Po piąte, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na poczynienie stanowczych ustaleń, czy w istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy okresie powód prowadził stronę internetową iryd,pl i wykorzystywał ją do oferowania swoich towarów i usług dostępnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób pozwalający na wytworzenie związku między oznaczeniem I. a tymi towarami i usługami, co pozwoliłoby na ustalenia, czy oznaczenie I. używanie było w podstawowej funkcji znaku towarowego. Przedłożone przez powoda wydruki ze stron internetowych odnoszą się albo do strony nanox.pl (k. 323-324), albo nie jest możliwy do ustalenia charakter wydruku ( vide k. 373), tj. czy dotyczy on oferty produktów dostępnych dla klientów (wydruk zawiera treść w języku angielskim).

Po szóste, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości rzeczywiste używanie znaku towarowego występuje wówczas, gdy znak pozwala wykreować lub zachować rynek zbytu dla oznaczonych towarów lub usług, co nie obejmuje wypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym jedynie na celu utrzymanie praw do znaku towarowego (por. pkt 43 ww. wyroku w sprawie Ansul, C-40/01). W ramach oceny uwzględnia się całokształt materiału zaoferowanego przez uprawnionego, który wskazywać powinien w szczególności na skalę (zakres) używania, czy też terytorium (zasięg), na którym znak był używany. Strona powodowa przedstawiła jedynie dwa zdjęcia palet (...), na które naniesiono znak I. (k. 569-570), nie przedłożyła natomiast żadnych dowodów, z których wynikałaby skala eksportu tych wytworów. Nie było tym samym możliwe ustalenie, czy użycie znaku pozwalało powodowi wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych produktów, a nie miało jedynie symbolicznego charakteru. Zatem i w odniesieniu do palet (...) nie zostało udowodnione przez powoda rzeczywiste używanie znaku towarowego, nawet uwzględniając treść art. 169 ust. 4 pkt 2 p.w.p.

Podsumowując powyższe stwierdzić należało, że Sąd Apelacyjny w znacznej mierze ocenił odmiennie niż Sąd I instancji zaoferowany przez powoda materiał dowodowy, uznając że nie wynikało z niego, aby w okresie pięciu lat poprzedzających wytoczenie powództwa strona powodowa w sposób rzeczywisty używała znaku towarowego I. dla towarów i usług objętych prawem ochronnym. W tym istotnym zakresie ustalenia faktyczne Sądu I instancji wymagały zatem korekty.

W niniejszej sprawie wymagała jeszcze rozważenia okoliczność, iż znak towarowy I. (R. (...)) jest tożsamy z elementem nazwy firmy powodowej spółki. W tej kwestii stwierdzić należy, że ponieważ zarejestrowane oznaczenie ma być używane w funkcji znaku towarowego, to nie można powoływać się na używanie oznaczenia wyłącznie w funkcji innych oznaczeń odróżniających, np. w nazwie firmy, czy oznaczenia przedsiębiorstwa (por. wyrok Sądu UE z dnia 17 września 2019 r., T-633/18, pkt 65). Jak wskazuje się w piśmiennictwie, jeżeli oznaczenie nie jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, ale jedynie dla oznaczenia przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności, czy strony internetowej, to takie używanie nie jest relewantne z punktu widzenia rzeczywistego używania, np. używanie nazwy firmy uprawnionego na fakturze jest nieistotne dla wykazania rzeczywistego używania, jeżeli towary są sprzedawane pod innym znakiem ( tak M. Bohaczewski, w: Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB, Warszawa 2021, art. 169, Nt 33; por. także M. Trzebiatowski, w; System Prawa Prywatnego Tom 14B Prawo własności przemysłowej (red.) R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 970).

W tej sytuacji, używanie przez powoda nazwy I. na fakturach, w katalogach, czy w działaniach reklamowo-sponsoringowych, nie mogło zostać uznane za rzeczywiste używanie w podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. oznaczenia komercyjnego pochodzenia towarów lub usług, używane było bowiem w charakterze nazwy firmy powodowej spółki bądź oznaczenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez powoda. Wystawiając faktury powód używał nazwy firmy jako opisu podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę, a nie w celu oznaczenia pochodzenia wymienionych w tych dokumentach towarów lub usług, czy też w celu pozyskania nabywców na te towary lub usługi. Również w przypadku działań reklamowo-sponsoringowych punktem odniesienia był powód jako przedsiębiorca działający pod firmą (...) sp. z o.o. z siedzibą w G., a nie konkretne, pochodzące od niego towary lub usługi.

W ocenie Sądu Apelacyjnego powyżej przedstawione stanowisko co do rzeczywistego używania znaku towarowego nie budzi żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do używania znaku w stosunku do towarów. W orzecznictwie unijnym zwraca się jednak uwagę, że kwestia powyższa może inaczej się kształtować w sytuacji, gdy znak tożsamy z oznaczeniem odróżniającym przedsiębiorcy jest używany w odniesieniu do usług. W takiej sytuacji znak nie jest bowiem nakładany na towar lub jego opakowanie, ale służy oznaczeniu określonej usługi, co może prowadzić do powstania trudnego do rozróżnienia - z uwagi na tożsamość oznaczenia - powiązania między oznaczeniem przedsiębiorcy lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, a użyciem w funkcji znaku usługowego. Gdyby założyć, że strona powodowa używała oznaczenia I. w funkcji znaku towarowego i było to używanie rzeczywiste (np. w reklamie usług na samochodach firmowych - k. 592, 593), to także w takiej sytuacji powództwo nie mogłoby zostać uwzględnione z uwagi na brak ryzyka konfuzji konsumenckiej, o której mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Odwołując się do wypracowanych w orzecznictwie kryteriów oceny tego ryzyka zauważyć należało, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że pozwany używa w obrocie oznaczeń: słownych „I. - blachodachówka płaska”, ewentualnie „blachodachówka płaska I.”, „blachodachówka panelowa płaska I.” oraz oznaczenia słowno-graficznego: , dla blachodachówek ( vide k. 27-51). Pozwana spółka uzyskała również rejstrację dla unijnego znaku towarowego ( (...) nr (...)), jednak nie zostało w niniejszej sprawie wykazane, aby tego oznaczenia używała w obrocie. Na marginesie zauważyć należało, że prawidłowo przyjął Sąd Okręgowy, i co nie było kwestionowane w sprawie, iż samo uzyskanie późniejszej rejestracji nie uchylało bezprawności naruszenia prawa względem znaku zarejestrowanego wcześniej, bowiem prawo wynikające z rejestracji ma tylko formalny charakter. Jak wskazuje się w orzecznictwie, w razie dalszego posługiwania się takim znakiem, właściciel znaku zarejestrowanego wcześniej może dochodzić roszczeń wobec naruszyciela bez konieczności uprzedniego unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, LEX nr 479328, oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 lutego 2013 r., C-561/11, Fédération Cynologique Internationale przeciwko Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza).

Wracając do głównego przedmiotu rozważań wskazać należało, że znak towarowy powoda I. oraz oznaczenia używane przez pozwanego, których głównym elementem jest słowo (...), są bez wątpienia podobne zarówno w warstwie słownej, jak i fonetycznej. Obie strony używają swoich oznaczeń odmiennie - powód dla usług cięcia laserem i cynkowania, pozwany dla towaru - płaskiej blachodachówki. Pomiędzy tymi zastosowaniami nie zachodzi żadne podobieństwo, już chociażby z tego względu, że w jednym przypadku chodzi o usługi (klasa 40 Klasyfikacji nicejskiej), w drugim zaś o produkt - konkretny materiał budowlany (klasa 6 Klasyfikacji nicejskiej). O podobieństwie nie mogło świadczyć to, że na rynku mogą występować przedsiębiorcy, którzy zarówno oferują blachodachówki, jak i świadczą usługi związane z obróbką metali. Obiektywnie rzecz oceniając pomiędzy porównywanymi towarami i usługami nie zachodzi jakakolwiek komplementarność, inny ma bowiem charakter i cel usługa cięcia laserem lub cynkowania, a inne jest przeznaczenie produktu w postaci blachodachówki. Co do zasady powyższe usługi i towary są kierowane do różnych odbiorców. Usługi laserem lub cynkowania mają charakter usług wysoce profesjonalnych i specjalistycznych, natomiast nabywcami blachodachówek mogą być różne podmioty, w tym konsumenci, którzy budują dom i wybierają określone pokrycie dachu. Brak chociażby podobieństwa między towarami i usługami już sam w sobie wykluczał możliwość zastosowania w sprawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., a znak towarowy powoda nie ma charakteru renomowanego, co uprawniałoby do ochrony poza granicami podobieństwa towarów lub usług.

Gdyby nawet jednak przyjąć istnienie podobieństwa między towarami i usługami stron, to nie zachodziłoby niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Po pierwsze, z uwagi za nieznaczność powyższego podobieństwa, a po drugie z uwagi na okoliczności, w jakich w obrocie strony posługują się spornymi oznaczeniami. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało, że pozwany posługując się oznaczeniami ze słowem (...) czyni to łącznie z użyciem znanego i rozpoznawalnego znaku , ewentualnie także łącznie z użycie nazwy firmy, tj. (...) sp. z o.o. Wyklucza to ryzyko pomyłek zarówno bezpośrednie, jak i co do istnienia związków gospodarczych między stronami. Należało także uwzględnić to, że powód świadczy swoje usługi lokalnie, co również elimunuje ryzyko konfuzji konsumenckiej.

W świetle powyższego, nie było podstaw do uwzględnienia powództwa strony powodowej w oparciu o przepisy dotyczące ochrony praw do znaku towarowego, tj. ustawy Prawo własności przemysłowej, i to nawet w przypadku uznania, że powód używał oznaczenia I. jako znaku usługowego i w tym zakresie pozwany nie mógł powoływać się na ograniczenie ochrony wynikające z art. 157 p.w.p.

W świetle powyższego, zarzuty apelacji dotyczące naruszenia art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 p.w.p. oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uznać należało za uzasadnione.

Przedmiotowe powództwo nie mogło zostać uwzględnione także na podstawie art. 10 ust. 1 u.z.n.k., a odmienne stanowisko Sądu I instancji uznać należało za błędne.

Zgodnie z przywołanym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Delikt wskazany w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nawiązuje do charakterystycznej dla tej ustawy przesłanki, tj. zakazu wprowadzania klientów w błąd w zakresie pochodzenia i innych istotnych cech towarów i usług. Z treści ww. przepisu wynika, że obejmuje on nie tylko oznaczenia odróżniające, ale także informacje opisowe związane z oferowanymi towarami lub usługami. Oznaczenia odróżniające to nie tylko znaki towarowe (zarejestrowane albo niezarejestrowane), ale i wszelkie inne elementy, które mogą pełnić taką rolę, jeżeli tylko mogą wywoływać skojarzenia z określonym producentem towarów lub świadczącym usługi, np. charakterystyczna kolorystyka, zdjęcia, symbole, kształt opakowania. W judykaturze akcentuje się, że tzw. konfuzja, czyli ryzyko wprowadzenia w błąd klientów co do pochodzenia towarów, powstaje nie tylko, gdy według opinii klientów zachodzi tożsamość między dwoma, w istocie różnymi produktami, lecz wówczas, gdy kupujący uświadamiają sobie wprawdzie różnice między nimi, ale mimo to mogą mieć mylne wyobrażenie o źródle ich pochodzenia. Odpowiednich ocen dokonuje się z uwzględnieniem przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka dotyczy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2021 r., IV CSKP 67/21, LEX nr 3215292).

W ocenie Sądu Apelacyjnego strona pozwana nie dopuściła się zarzucanego jej czynu nieuczciwej konkurencji, bowiem przede wszystkim nie zachodziło niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Niebezpieczeństwo to oceniane jest na tle okoliczności danego przypadku i w zasadzie pokrywa się ze sposobem oceny ryzyka konfuzji, jaka wypracowana została w prawie znaków towarowych. W zasadniczej mierze stanowi ona pochodną takich elementów jak identyczność lub podobieństwo towarów lub usług oraz identyczność lub podobieństwo spornych oznaczeń. Uwzględnić należy warunki obrotu, w jakich jest oferowany nabywcom dany produkt, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni bowiem tylko te oznaczenia, które są rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a sposób tego używania ma decydujący wpływ na zakres ochrony. O ile zatem kryteria i zasady oceny podobieństwa towarów i oznaczeń na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa znaków towarowych są zbliżone, to jednak występują też różnice wynikające z różnych przedmiotów ochrony. Na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej chodzi o ochronę konkretnego prawa podmiotowego wynikającego z uzyskania rejestracji, natomiast ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji służy ochronie uczciwego i niezakłóconego działania mechanizmu konkurencji rynkowej nie tylko w indywidulanym interesie poszukującego ochrony, ale także w interesie publicznym, innych przedsiębiorców oraz klientów (por. art. 1 u.z.n.k.).

Jeżeli chodzi o podobieństwo oznaczeń, to odwołać się należało do przedstawionej powyżej oceny, która prowadziła do wniosku o istnieniu podobieństwa między oznaczeniami stron. Jeżeli chodzi z kolei o towary i usługi, również powyżej zostało już wyjaśnione, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że na terytorium Polski strona powodowa oferowała do sprzedaży rurki solarne i panele ogrodzeniowe, jak również świadczyła usługi cięcia laserem oraz usługi cynkowania elementów stalowych. Żaden z tych produktów ani żadna ze wskazanych usług nie jest podobna to blachodachówki, nie są bowiem względem siebie w żadnym zakresie komplementarne i skierowane są do różnych odbiorców. Już ten brak podobieństwa wykluczał ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, które dodatkowo eliminowało to, że pozwany dla oznaczania pochodzenia wskazanego towaru używa także znanego oznaczenia , ewentualnie nazwy firmy - (...) sp. z o.o.

W świetle powyższego za uzasadniony uznać należało zarzut apelacji dotyczący naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 10 ust. 1 u.z.n.k. (w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.).

Odrębnego rozważenia wymagały kwestie związane z ochroną prawa do firmy, w tym zarzut odnoszący się do naruszenia art. 43 ¹⁰ k.c. Zgodnie ze wskazanym przepisem, przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Przywołany powyżej przepis określa środki ochrony bezwzględnego, skutecznego erga omnes prawa do firmy. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie, reżim ochrony prawa do firmy jest autonomiczny i odrębny od reżimu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych (art. 23, art. 24, art. 43 k.c.; por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2012 r., V ACa 255/12, LEX nr 1258321). Oznacza to, że art. 43 ¹⁰ k.c., zawierający środki ochrony prawa do firmy, wyłącza stosowanie przepisów o ochronie dóbr osobistych w odniesieniu do ochrony firmy.

Z przytoczonej powyżej treści art. 43 ¹⁰ k.c. wynika, że przesłanką ochrony prawa do firmy jest jej zagrożenie cudzym działaniem. Zagrożenie to musi mieć charakter obiektywny i nie jest wystarczające samo przeświadczenie uprawnionego o istnieniu takiego zagrożenia lub naruszeniu jego prawa podmiotowego. W orzecznictwie wskazuje się, że zagrożenie prawa do firmy ma miejsce wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców lub miało na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenia zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 r., I ACa 486/12, LEX nr 1238497).

W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie zachodziły żadne okoliczności, które dawałyby podstawę do uznania, że doszło do zagrożenia prawa powoda do firmy działaniami pozwanego, co przesądzało o braku podstaw do zastosowania art. 43 ¹⁰ k.c. Nie można było przyjąć, że element firmy powodowej spółki jest używany przez pozwanego w sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. Pozwana spółka posługuje się w obrocie własną firmą, całkowicie odmienną od tej używanej przez stronę powodową. Pozwany oznacza oferowane przez siebie blachodachówki w sposób pozwalający na wyraźne powiązanie blachodachówki I. z przedsiębiorstwem strony pozwanej. Działania pozwanego nie zmierzają też w jakikolwiek sposób do zdyskredytowania powoda, czy też utrudnienia mu funkcjonowania na rynku.

W świetle powyższego za uzasadniony uznać należało zarzut apelacji dotyczący naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 43 ¹⁰ k.c.

Pozostałe zarzuty podniesione w apelacji nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym w ten sposób, że oddalił powództwo, a w punkcie drugim rozstrzygnął o kosztach procesu, przyznając je pozwanemu, jako stronie wygrywającej.

O kosztach postępowania apelacyjnego, kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik sporu, Sąd II instancji orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 99, art. 108 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1431).

SSA Maciej Dobrzyński