III CSK 299/06
-
Data orzeczenia:
-
Organ orzekający:
-
Izby:
-
Jednostka obsługująca sprawę:
-
Forma orzeczenia:
-
Typ składu:
-
Skład sędziowski:
Powołane przepisy:
Informacje o źródle orzeczenia:
- Link do źródła orzeczenia
-
Data publikacji:14-11-2012
Dodatkowe informacje:
-
Sprawy przywołane w treści orzeczenia:
Pełny tekst orzeczenia
Wyrok z dnia 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06
Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów,
przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.),
zależy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego
siły (zdolności) odróżniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz
okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.
Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący)
Sędzia SN Hubert Wrzeszcz
Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "R." S.A. w W. przeciwko Halinie G. o
zaniechanie używania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie
Cywilnej w dniu 15 grudnia 2006 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lutego 2006 r.
oddalił skargę kasacyjną i zasądził od strony powodowej na rzecz strony
pozwanej kwotę 630 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Powódka domagała się nakazania pozwanej zaniechania naruszania prawa
ochronnego na znak towarowy „lord” przez zaprzestanie używania tego znaku do
oznaczania prowadzonej działalności gospodarczej, zaprzestania umieszczania
tego znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów oraz
świadczeniem usług, zaprzestanie oznaczania wyrobów i ich opakowań tym
znakiem oraz zaprzestanie używania tego znaku w celu reklamy. Żądała
zlikwidowania skutków naruszenia prawa ochronnego powódki do wymienionego
znaku towarowego przez wycofanie z obrotu towarów oznaczonych tym znakiem
oraz usunięcie go z towarów, a w razie niemożności usunięcia – przez zniszczenie
towarów, a także wycofania z obrotu oraz produkcji wszystkich oznaczonych
znakiem „lord” materiałów, elementów reklamowych, dokumentów, i zniszczenia ich
oraz wydania korzyści w wysokości 60 000 zł uzyskanych bezpodstawnie wskutek
bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego „lord”. Wnosiła
również o zapłatę kwoty 20 000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie prawa do
znaku towarowego oraz dwukrotne zamieszczenie na łamach „R.” i „G.W.”
oświadczenia o wskazanej treści. W toku sprawy rozszerzyła powództwo o żądanie
zaniechania posługiwania się przez pozwaną nazwą „lord” w domenie internetowej.
Jest bezsporne, że powódka w dniu 15 maja 1992 r. zgłosiła do rejestracji znak w
postaci słowa „lord”, który został zarejestrowany w dniu 22 lutego 1996 r. dla
następujących klas towarowych: odzież, galanteria męska, w tym paski, rękawice,
skarpety, krawaty, fulary, muszki, szaliki, szelki, pasy smokingowe i nakrycia głowy.
Dnia 4 marca 1993 r. powódka zgłosiła do rejestracji znak w postaci mającego
określony kształt graficzny słowa „lord”, który również został zarejestrowany w dniu
22 lutego 1996 r. Zarejestrowano go dla następujących klas towarowych: skóra,
imitacje skóry i wyroby z tych materiałów, parasole, ubrania, swetry, koszule
męskie, bielizna osobista, piżamy, skarpety, krawaty, muszki, fulary, szaliki, szelki,
paski, pasy smokingowe, obuwie i nakrycia głowy. Powódka ma dwa sklepy w W.,
w których sprzedaje towary oznaczone znakiem w postaci mającego określony
kształt graficzny słowa „lord”, pozwana zaś od dnia 19 stycznia 1993 r. posługuje
się znakiem „lord” jako częścią firmy. Pozwana jest producentem towarów
odzieżowych dostarczanych do sklepów w całej Polsce. Powódka sprzedaje bardzo
drogie towary zagranicznych producentów. Marynarka w sklepie powódki kosztuje
około 3500 zł, marynarka zaś wyprodukowana przez pozwaną około 350 zł. W
używanym przez pozwaną znaku wyraz „lord” jest napisany dużymi literami,
charakterystyczną ozdobną czcionką, a obok niego znajduje się sylwetka dandysa
we fraku i cylindrze, natomiast w znaku towarowym powódki wszystkie litery są
napisane charakterystyczną grubą czcionką, przy czym pierwsza litera jest dużą
literą. Powódka nie prowadziła kampanii reklamowych.
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 15 września 2005 r. oddalił powództwo,
wyjaśniając, że w wyniku używania przez pozwaną podobnego znaku do znaku
towarowego powódki nie wystąpiło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,
warunkujące ochronę na zasadach określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 508 ze zm., jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej:
„Pr.w.p.”).
W apelacji powódka zarzuciła naruszenie art. 324 § 1 k.p.c. przez wydanie
wyroku bez uprzedniej narady sędziów, art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. przez uznanie
używanego przez pozwaną znaku jedynie za podobny do zarejestrowanego znaku
powoda, art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez błędną jego interpretację i niewłaściwe
zastosowanie oraz art. 153 ust. 1 Pr.w.p. przez odmowę udzielenia ochrony
zarejestrowanemu znakowi towarowemu powódki.
Sąd Apelacyjny, wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r., nie czyniąc odmiennych
ustaleń faktycznych od dokonanych przez Sąd Okręgowy, oddalił apelację. W
ocenie Sądu Apelacyjnego, (…) znak, na który powódka uzyskała świadectwo
ochronne na podstawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 marca 1993 r., jest tak
różny od znaku stosowanego przez pozwaną, że nie można się nawet dopatrzyć
między nimi podobieństwa. Jeżeli chodzi o znak towarowy powódki zgłoszony do
rejestracji w dniu 15 maja 1992 r., to pozwana używała swojego znaku
zawierającego słowo „lord” jeszcze przed dniem 15 maja 1992 r. i dlatego korzysta
ona względem powódki na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p. z tzw. prawa używacza.
W skardze kasacyjnej powódka powołała się na naruszenie art. 324 § 1 k.p.c.
przez Sąd Okręgowy przez to, że wydał on wyrok – skoro go ogłosił bezpośrednio
po zamknięciu rozprawy – jeszcze przed rozprawą, bez uprzedniej niejawnej
narady, oraz na naruszenie art. 160 ust. 1 i art. 315 ust. 2 Pr.w.p. przez przyjęcie
przez Sąd Apelacyjny, że pozwana uzyskała „prawo używacza” w stosunku do
oznaczenia „lord” na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p., choć przepis ten, zgodnie z
art. 315 ust. 2 Pr.w.p., nie mógł mieć zastosowania w sprawie. Ponadto podniosła
zarzut naruszenia art. 160 ust. 1 Pr.w.p. przez zastosowanie go przez Sąd
Apelacyjny, pomimo braku stosownych do tego przesłanek oraz zarzut naruszenia
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez uznanie za kryterium oceny podobieństwa
znaków słowno-graficznych ich szaty graficznej, przy całkowitym pominięciu
werbalnego aspektu porównywanych znaków (identyczności słowa „lord”).
Sąd Najwyższy, zważył, co następuje: (...)
Zgodnie z art. 315 Pr.w.p., prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz
projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy (22
sierpnia 2001 r.), pozostają w mocy. Do tych praw stosuje się przepisy
dotychczasowe, o ile przepisy działu II tytułu XI Pr.w.p. nie stanowią inaczej, a do
stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie Prawa własności
przemysłowej stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawowe warunki wymagane
do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według
przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku
towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym.
W wyroku z dnia 20 grudnia 2001 r., II CKN 1440/00 ("Rzecznik Patentowy"
2002, nr 1, s. 176) Sąd Najwyższy opowiedział się za prowadzącym do trudnych do
zaakceptowania rezultatów stosowaniem dotychczasowych przepisów do praw
powstałych pod ich rządem, i do zdarzeń, które powstały już po wejściu w życie
ustawy nowej, oraz do skutków tych zdarzeń (por. też wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 28 października 2004 r., V CK 139/04, "Palestra" 2004, nr 11-12, s. 244).
Należy jednak podzielić, przeważającą obecnie w piśmiennictwie oraz przyjętą w
wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (OSNC 2005,
nr 3, poz. 53), z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04 (OSP 2005, nr 12, poz. 148), i z
dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05 (OSNC 2007, nr 5, poz. 73), odmienną
wykładnię tych przepisów, według której przepisy dotychczasowe mają
zastosowanie do oceny powstania prawa z zakresu własności przemysłowej w
czasie obowiązywania tych przepisów oraz do oceny skutków naruszenia takiego
prawa w tym czasie, natomiast nowa ustawa określa treść takiego prawa i zakres
jego ochrony, choćby powstało ono wcześniej, oraz rozstrzyga o skutkach jego
naruszenia w wyniku zdarzeń zaistniałych po wejściu w życie ustawy nowej.
W świetle tych uwag podstawę oceny naruszenia prawa powódki do znaku
towarowego w wyniku działań pozwanej podejmowanych w okresie od wejścia w
życie dotyczących znaków towarowych przepisów art. 120 i nast. Pr.w.p. powinny
stanowić te właśnie przepisy. Uwzględniając, że dochodzone przez powódkę
żądania zaniechania przez pozwaną naruszania prawa ochronnego i usunięcia
skutków tego naruszania mogłyby być uwzględnione tylko o tyle, o ile używanie
przez pozwaną znaku zawierającego słowo „lord” byłoby działaniem
niedopuszczalnym w chwili wyrokowania w sprawie (art. 316 §1 k.p.c.), i że
roszczenia pieniężne powódki dotyczą tylko okresu po wejściu w życie przepisów
art. 120 i nast. Pr.w.p., właściwe dla oceny, czy pozwana naruszyła prawo ochronne
powódki, były wyłącznie wymienione przepisy.
Z pozostałych podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów kluczowe znaczenie
ma zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. (...)
Zestawienie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. – w brzmieniu przed i po dniu 17 marca
2004 r. – z art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., uznającym za naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy bezprawne używanie w obrocie gospodarczym
znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towarów, pozwala wyróżnić dwie postaci naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy godzące w funkcję znaku towarowego polegającą na
oznaczeniu pochodzenia towarów (art. 120 ust. 1 Pr.w.p.). Artykuł 296 ust. 2 pkt 1
Pr.w.p. ma na względzie naruszenie polegające na reprodukcji, czyli na wiernym
odtworzeniu zarejestrowanego znaku i używaniu go dla takich samych towarów jak
wymienione w rejestrze; przesłanką naruszenia prawa ochronnego w tej postaci jest
jedynie bezprawność używania znaku. Artykuł 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. dotyczy
natomiast naruszenia w postaci imitacji, która w świetle tego przepisu może polegać
na używaniu wiernie odtworzonego zarejestrowanego znaku dla oznaczenia
towarów podobnych do wymienionych w rejestrze lub na używaniu znaku
podobnego do zarejestrowanego dla oznaczenia towarów takich samych jak
wymienione w rejestrze albo na używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego
dla oznaczenia towarów podobnych do wymienionych w rejestrze. Przesłanką
naruszenia w omawianej postaci jest nie tylko bezprawność używania znaku, ale i
ryzyko pomyłki co do pochodzenia towaru. Obecne brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 2
Pr.w.p. nie pozostawia co do tego wątpliwości; ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym zarejestrowanym, o którym mowa w końcowej części tego
przepisu, jest uszczegółowieniem wymienionego wcześniej ryzyka wprowadzenia
odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (por. wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132).
Inaczej rzecz przedstawiała się na gruncie pierwotnego brzmienia tego przepisu,
obowiązującego w czasie, którego dotyczą dochodzone przez powódkę roszczenia
pieniężne. Możliwa była wówczas także interpretacja odrywająca błąd polegający
na skojarzeniu między znakami od błędu co do pochodzenia towarów, należy
jednak podzielić pogląd, że również według pierwotnego brzmienia art. 296 ust. 2
pkt 2 Pr.w.p. konieczną przesłanką naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy było wykazanie ryzyka pomyłki co do pochodzenia towaru, a odwołanie
się w końcowej części tego przepisu do błędu polegającego na skojarzeniu między
znakami stanowiło jedynie doprecyzowanie doniosłego prawnie zakresu ryzyka
pomyłki co do pochodzenia towaru. Artykuł 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p., wprowadzony
do polskiego prawa z dniem 22 sierpnia 2001 r., został przejęty z art. 5 ust. 1 lit. b
pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, nr
89/104/EWG (Dz.Urz. UE. L. z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1 ze zm.). W orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości co do tego przepisu dyrektywy
ukształtował się pogląd, że pojęcie ryzyka skojarzenia znaków nie jest alternatywą
względem ryzyka pomyłki co do pochodzenia towarów, lecz jego doprecyzowaniem
(por. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Zb. Orz. 1997, s. I-6191, oraz
wyrok z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Zb.Orz. 1998, s. I-5507). Za taką
wykładnią art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przemawiał też wzgląd na pełnioną przez
znak towarowy funkcję polegającą na oznaczeniu pochodzenia towarów (por. art.
120 ust. 1 Pr.w.p.) oraz porównanie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. w pierwotnym
brzmieniu z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., który nie uzależnia ochrony od ryzyka
pomyłki co do pochodzenia towarów; przy odmiennej wykładni pierwszego z tych
przepisów drugi byłby – jak trafnie zauważono w piśmiennictwie – zbędny.
Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, od którego
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. uzależnia naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy, zależy od wielu czynników wymagających całościowego rozpatrzenia.
Przy ustalaniu tego ryzyka należy mieć na względzie w szczególności stopień
znajomości znaku zarejestrowanego, jego siłę (zdolność) odróżniającą, stopień
podobieństwa znaków i towarów, a także okoliczności, w których oznakowane
towary są sprzedawane.
Dokonane ustalenia faktyczne nie uzasadniały przyjętej przez Sąd Apelacyjny
oceny, że używany przez pozwaną znak był podobny tylko do znaku
zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku zgłoszenia z dnia 15 maja 1992 r., a
nie był podobny do znaku zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku zgłoszenia
z dnia 4 marca 1993 r. Zbieżność warstwy słownej znaku używanego przez
pozwaną z warstwą słowną znaku zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku
zgłoszenia z dnia 4 marca 1993 r. dawała podstawę do stwierdzenia podobieństwa
także tych znaków.
Mimo to wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie odmawiającym zastosowania art.
296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. odpowiada prawu. Jakkolwiek znak używany przez
pozwaną jest podobny do zarejestrowanych znaków powódki, podobieństwo to, ze
względu na znaczne różnice kształtu słowa „lord” w porównywanych znakach oraz
dodatkowy element w znaku używanym przez pozwaną, nie jest duże. Z kolei mała
oryginalność użycia dla oznaczania odzieży przeznaczonej dla mężczyzn łatwo
kojarzącego się z męską elegancją słowa „lord” sprawia, że oparta na samym
znaczeniu tego słowa zdolność odróżniająca znaku towarowego jest słaba. Ze
względu na wspomniane skojarzenia wywoływane przez słowo „lord” istnieje duże
prawdopodobieństwo niezależnego zaprojektowania różnych znaków zawierających
to słowo. Dlatego dla siły odróżniającej takich znaków istotne znaczenie ma kształt
graficzny, a ten w przypadku porównywanych znaków dostatecznie się różni, to zaś,
że powódka nie prowadziła kampanii reklamowych i sprzedaje towary tylko w
dwóch sklepach w W., uzasadnia wniosek o ograniczonej znajomości jej znaków
towarowych. Przypomnieć też należy różnice dotyczące towarów opatrywanych
znakami stron i warunków ich sprzedaży. Wszystkie te czynniki łącznie wzięte
uzasadniają stanowisko, które zajął Sąd Okręgowy, że z poczynionych ustaleń nie
wynika, aby używanie przez pozwaną podobnego znaku do zarejestrowanych
znaków powódki dla oznaczania takich samych towarów jak towary wymienione w
rejestrze, wywołało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia
towarów. Nie spełniona więc została w sprawie konieczna przesłanka zastosowania
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p.
Z powodu nieziszczenia się w sprawie wskazanej wyżej przesłanki zastosowania
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. bez wpływu na rozstrzygnięcie musi pozostać także
wadliwe zastosowanie przez Sąd Apelacyjny przepisu art. 160 Pr.w.p.
Z wcześniejszych uwag odnoszących się do art. 315 Pr.w.p. wypływa wniosek o
nieistnieniu przeszkód do stosowania art. 160 Pr.w.p. od chwili jego wejścia w życie
także względem osób, co do których przewidziane w nim fakty wystąpiły jeszcze
przed jego wejściem w życie. Te fakty powinny być jednak udowodnione, a Sąd
Apelacyjny nie przeprowadził postępowania dowodowego co do używania przez
pozwaną objętego sporem znaku przed zgłoszeniem do rejestracji pierwszego
znaku przez powódkę, mimo że postępowania takiego nie przeprowadził również
Sąd Okręgowy. Odwołanie się do art. 160 Pr.w.p. było jednak dla rozstrzygnięcia
sprawy zbędne wobec niewykazania, aby używanie podobnego znaku do
zarejestrowanych znaków powódki przez pozwaną dla oznaczania takich samych
towarów jak towary wymienione w rejestrze wywołało ryzyko wprowadzenia
odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
k.p.c. oddalił skargę
kasacyjną, kosztach postępowania orzekając zgodnie z art. 98 w związku z art. 108
§ 1 i art. 39821
k.p.c.
Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów,
przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.),
zależy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego
siły (zdolności) odróżniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz
okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.
Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący)
Sędzia SN Hubert Wrzeszcz
Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "R." S.A. w W. przeciwko Halinie G. o
zaniechanie używania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie
Cywilnej w dniu 15 grudnia 2006 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lutego 2006 r.
oddalił skargę kasacyjną i zasądził od strony powodowej na rzecz strony
pozwanej kwotę 630 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Powódka domagała się nakazania pozwanej zaniechania naruszania prawa
ochronnego na znak towarowy „lord” przez zaprzestanie używania tego znaku do
oznaczania prowadzonej działalności gospodarczej, zaprzestania umieszczania
tego znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów oraz
świadczeniem usług, zaprzestanie oznaczania wyrobów i ich opakowań tym
znakiem oraz zaprzestanie używania tego znaku w celu reklamy. Żądała
zlikwidowania skutków naruszenia prawa ochronnego powódki do wymienionego
znaku towarowego przez wycofanie z obrotu towarów oznaczonych tym znakiem
oraz usunięcie go z towarów, a w razie niemożności usunięcia – przez zniszczenie
towarów, a także wycofania z obrotu oraz produkcji wszystkich oznaczonych
znakiem „lord” materiałów, elementów reklamowych, dokumentów, i zniszczenia ich
oraz wydania korzyści w wysokości 60 000 zł uzyskanych bezpodstawnie wskutek
bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego „lord”. Wnosiła
również o zapłatę kwoty 20 000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie prawa do
znaku towarowego oraz dwukrotne zamieszczenie na łamach „R.” i „G.W.”
oświadczenia o wskazanej treści. W toku sprawy rozszerzyła powództwo o żądanie
zaniechania posługiwania się przez pozwaną nazwą „lord” w domenie internetowej.
Jest bezsporne, że powódka w dniu 15 maja 1992 r. zgłosiła do rejestracji znak w
postaci słowa „lord”, który został zarejestrowany w dniu 22 lutego 1996 r. dla
następujących klas towarowych: odzież, galanteria męska, w tym paski, rękawice,
skarpety, krawaty, fulary, muszki, szaliki, szelki, pasy smokingowe i nakrycia głowy.
Dnia 4 marca 1993 r. powódka zgłosiła do rejestracji znak w postaci mającego
określony kształt graficzny słowa „lord”, który również został zarejestrowany w dniu
22 lutego 1996 r. Zarejestrowano go dla następujących klas towarowych: skóra,
imitacje skóry i wyroby z tych materiałów, parasole, ubrania, swetry, koszule
męskie, bielizna osobista, piżamy, skarpety, krawaty, muszki, fulary, szaliki, szelki,
paski, pasy smokingowe, obuwie i nakrycia głowy. Powódka ma dwa sklepy w W.,
w których sprzedaje towary oznaczone znakiem w postaci mającego określony
kształt graficzny słowa „lord”, pozwana zaś od dnia 19 stycznia 1993 r. posługuje
się znakiem „lord” jako częścią firmy. Pozwana jest producentem towarów
odzieżowych dostarczanych do sklepów w całej Polsce. Powódka sprzedaje bardzo
drogie towary zagranicznych producentów. Marynarka w sklepie powódki kosztuje
około 3500 zł, marynarka zaś wyprodukowana przez pozwaną około 350 zł. W
używanym przez pozwaną znaku wyraz „lord” jest napisany dużymi literami,
charakterystyczną ozdobną czcionką, a obok niego znajduje się sylwetka dandysa
we fraku i cylindrze, natomiast w znaku towarowym powódki wszystkie litery są
napisane charakterystyczną grubą czcionką, przy czym pierwsza litera jest dużą
literą. Powódka nie prowadziła kampanii reklamowych.
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 15 września 2005 r. oddalił powództwo,
wyjaśniając, że w wyniku używania przez pozwaną podobnego znaku do znaku
towarowego powódki nie wystąpiło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,
warunkujące ochronę na zasadach określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 508 ze zm., jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej:
„Pr.w.p.”).
W apelacji powódka zarzuciła naruszenie art. 324 § 1 k.p.c. przez wydanie
wyroku bez uprzedniej narady sędziów, art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. przez uznanie
używanego przez pozwaną znaku jedynie za podobny do zarejestrowanego znaku
powoda, art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez błędną jego interpretację i niewłaściwe
zastosowanie oraz art. 153 ust. 1 Pr.w.p. przez odmowę udzielenia ochrony
zarejestrowanemu znakowi towarowemu powódki.
Sąd Apelacyjny, wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r., nie czyniąc odmiennych
ustaleń faktycznych od dokonanych przez Sąd Okręgowy, oddalił apelację. W
ocenie Sądu Apelacyjnego, (…) znak, na który powódka uzyskała świadectwo
ochronne na podstawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 marca 1993 r., jest tak
różny od znaku stosowanego przez pozwaną, że nie można się nawet dopatrzyć
między nimi podobieństwa. Jeżeli chodzi o znak towarowy powódki zgłoszony do
rejestracji w dniu 15 maja 1992 r., to pozwana używała swojego znaku
zawierającego słowo „lord” jeszcze przed dniem 15 maja 1992 r. i dlatego korzysta
ona względem powódki na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p. z tzw. prawa używacza.
W skardze kasacyjnej powódka powołała się na naruszenie art. 324 § 1 k.p.c.
przez Sąd Okręgowy przez to, że wydał on wyrok – skoro go ogłosił bezpośrednio
po zamknięciu rozprawy – jeszcze przed rozprawą, bez uprzedniej niejawnej
narady, oraz na naruszenie art. 160 ust. 1 i art. 315 ust. 2 Pr.w.p. przez przyjęcie
przez Sąd Apelacyjny, że pozwana uzyskała „prawo używacza” w stosunku do
oznaczenia „lord” na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p., choć przepis ten, zgodnie z
art. 315 ust. 2 Pr.w.p., nie mógł mieć zastosowania w sprawie. Ponadto podniosła
zarzut naruszenia art. 160 ust. 1 Pr.w.p. przez zastosowanie go przez Sąd
Apelacyjny, pomimo braku stosownych do tego przesłanek oraz zarzut naruszenia
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez uznanie za kryterium oceny podobieństwa
znaków słowno-graficznych ich szaty graficznej, przy całkowitym pominięciu
werbalnego aspektu porównywanych znaków (identyczności słowa „lord”).
Sąd Najwyższy, zważył, co następuje: (...)
Zgodnie z art. 315 Pr.w.p., prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz
projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy (22
sierpnia 2001 r.), pozostają w mocy. Do tych praw stosuje się przepisy
dotychczasowe, o ile przepisy działu II tytułu XI Pr.w.p. nie stanowią inaczej, a do
stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie Prawa własności
przemysłowej stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawowe warunki wymagane
do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według
przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku
towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym.
W wyroku z dnia 20 grudnia 2001 r., II CKN 1440/00 ("Rzecznik Patentowy"
2002, nr 1, s. 176) Sąd Najwyższy opowiedział się za prowadzącym do trudnych do
zaakceptowania rezultatów stosowaniem dotychczasowych przepisów do praw
powstałych pod ich rządem, i do zdarzeń, które powstały już po wejściu w życie
ustawy nowej, oraz do skutków tych zdarzeń (por. też wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 28 października 2004 r., V CK 139/04, "Palestra" 2004, nr 11-12, s. 244).
Należy jednak podzielić, przeważającą obecnie w piśmiennictwie oraz przyjętą w
wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (OSNC 2005,
nr 3, poz. 53), z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04 (OSP 2005, nr 12, poz. 148), i z
dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05 (OSNC 2007, nr 5, poz. 73), odmienną
wykładnię tych przepisów, według której przepisy dotychczasowe mają
zastosowanie do oceny powstania prawa z zakresu własności przemysłowej w
czasie obowiązywania tych przepisów oraz do oceny skutków naruszenia takiego
prawa w tym czasie, natomiast nowa ustawa określa treść takiego prawa i zakres
jego ochrony, choćby powstało ono wcześniej, oraz rozstrzyga o skutkach jego
naruszenia w wyniku zdarzeń zaistniałych po wejściu w życie ustawy nowej.
W świetle tych uwag podstawę oceny naruszenia prawa powódki do znaku
towarowego w wyniku działań pozwanej podejmowanych w okresie od wejścia w
życie dotyczących znaków towarowych przepisów art. 120 i nast. Pr.w.p. powinny
stanowić te właśnie przepisy. Uwzględniając, że dochodzone przez powódkę
żądania zaniechania przez pozwaną naruszania prawa ochronnego i usunięcia
skutków tego naruszania mogłyby być uwzględnione tylko o tyle, o ile używanie
przez pozwaną znaku zawierającego słowo „lord” byłoby działaniem
niedopuszczalnym w chwili wyrokowania w sprawie (art. 316 §1 k.p.c.), i że
roszczenia pieniężne powódki dotyczą tylko okresu po wejściu w życie przepisów
art. 120 i nast. Pr.w.p., właściwe dla oceny, czy pozwana naruszyła prawo ochronne
powódki, były wyłącznie wymienione przepisy.
Z pozostałych podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów kluczowe znaczenie
ma zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. (...)
Zestawienie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. – w brzmieniu przed i po dniu 17 marca
2004 r. – z art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., uznającym za naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy bezprawne używanie w obrocie gospodarczym
znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towarów, pozwala wyróżnić dwie postaci naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy godzące w funkcję znaku towarowego polegającą na
oznaczeniu pochodzenia towarów (art. 120 ust. 1 Pr.w.p.). Artykuł 296 ust. 2 pkt 1
Pr.w.p. ma na względzie naruszenie polegające na reprodukcji, czyli na wiernym
odtworzeniu zarejestrowanego znaku i używaniu go dla takich samych towarów jak
wymienione w rejestrze; przesłanką naruszenia prawa ochronnego w tej postaci jest
jedynie bezprawność używania znaku. Artykuł 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. dotyczy
natomiast naruszenia w postaci imitacji, która w świetle tego przepisu może polegać
na używaniu wiernie odtworzonego zarejestrowanego znaku dla oznaczenia
towarów podobnych do wymienionych w rejestrze lub na używaniu znaku
podobnego do zarejestrowanego dla oznaczenia towarów takich samych jak
wymienione w rejestrze albo na używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego
dla oznaczenia towarów podobnych do wymienionych w rejestrze. Przesłanką
naruszenia w omawianej postaci jest nie tylko bezprawność używania znaku, ale i
ryzyko pomyłki co do pochodzenia towaru. Obecne brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 2
Pr.w.p. nie pozostawia co do tego wątpliwości; ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym zarejestrowanym, o którym mowa w końcowej części tego
przepisu, jest uszczegółowieniem wymienionego wcześniej ryzyka wprowadzenia
odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (por. wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132).
Inaczej rzecz przedstawiała się na gruncie pierwotnego brzmienia tego przepisu,
obowiązującego w czasie, którego dotyczą dochodzone przez powódkę roszczenia
pieniężne. Możliwa była wówczas także interpretacja odrywająca błąd polegający
na skojarzeniu między znakami od błędu co do pochodzenia towarów, należy
jednak podzielić pogląd, że również według pierwotnego brzmienia art. 296 ust. 2
pkt 2 Pr.w.p. konieczną przesłanką naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy było wykazanie ryzyka pomyłki co do pochodzenia towaru, a odwołanie
się w końcowej części tego przepisu do błędu polegającego na skojarzeniu między
znakami stanowiło jedynie doprecyzowanie doniosłego prawnie zakresu ryzyka
pomyłki co do pochodzenia towaru. Artykuł 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p., wprowadzony
do polskiego prawa z dniem 22 sierpnia 2001 r., został przejęty z art. 5 ust. 1 lit. b
pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, nr
89/104/EWG (Dz.Urz. UE. L. z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1 ze zm.). W orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości co do tego przepisu dyrektywy
ukształtował się pogląd, że pojęcie ryzyka skojarzenia znaków nie jest alternatywą
względem ryzyka pomyłki co do pochodzenia towarów, lecz jego doprecyzowaniem
(por. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Zb. Orz. 1997, s. I-6191, oraz
wyrok z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Zb.Orz. 1998, s. I-5507). Za taką
wykładnią art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przemawiał też wzgląd na pełnioną przez
znak towarowy funkcję polegającą na oznaczeniu pochodzenia towarów (por. art.
120 ust. 1 Pr.w.p.) oraz porównanie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. w pierwotnym
brzmieniu z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., który nie uzależnia ochrony od ryzyka
pomyłki co do pochodzenia towarów; przy odmiennej wykładni pierwszego z tych
przepisów drugi byłby – jak trafnie zauważono w piśmiennictwie – zbędny.
Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, od którego
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. uzależnia naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy, zależy od wielu czynników wymagających całościowego rozpatrzenia.
Przy ustalaniu tego ryzyka należy mieć na względzie w szczególności stopień
znajomości znaku zarejestrowanego, jego siłę (zdolność) odróżniającą, stopień
podobieństwa znaków i towarów, a także okoliczności, w których oznakowane
towary są sprzedawane.
Dokonane ustalenia faktyczne nie uzasadniały przyjętej przez Sąd Apelacyjny
oceny, że używany przez pozwaną znak był podobny tylko do znaku
zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku zgłoszenia z dnia 15 maja 1992 r., a
nie był podobny do znaku zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku zgłoszenia
z dnia 4 marca 1993 r. Zbieżność warstwy słownej znaku używanego przez
pozwaną z warstwą słowną znaku zarejestrowanego na rzecz powódki w wyniku
zgłoszenia z dnia 4 marca 1993 r. dawała podstawę do stwierdzenia podobieństwa
także tych znaków.
Mimo to wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie odmawiającym zastosowania art.
296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. odpowiada prawu. Jakkolwiek znak używany przez
pozwaną jest podobny do zarejestrowanych znaków powódki, podobieństwo to, ze
względu na znaczne różnice kształtu słowa „lord” w porównywanych znakach oraz
dodatkowy element w znaku używanym przez pozwaną, nie jest duże. Z kolei mała
oryginalność użycia dla oznaczania odzieży przeznaczonej dla mężczyzn łatwo
kojarzącego się z męską elegancją słowa „lord” sprawia, że oparta na samym
znaczeniu tego słowa zdolność odróżniająca znaku towarowego jest słaba. Ze
względu na wspomniane skojarzenia wywoływane przez słowo „lord” istnieje duże
prawdopodobieństwo niezależnego zaprojektowania różnych znaków zawierających
to słowo. Dlatego dla siły odróżniającej takich znaków istotne znaczenie ma kształt
graficzny, a ten w przypadku porównywanych znaków dostatecznie się różni, to zaś,
że powódka nie prowadziła kampanii reklamowych i sprzedaje towary tylko w
dwóch sklepach w W., uzasadnia wniosek o ograniczonej znajomości jej znaków
towarowych. Przypomnieć też należy różnice dotyczące towarów opatrywanych
znakami stron i warunków ich sprzedaży. Wszystkie te czynniki łącznie wzięte
uzasadniają stanowisko, które zajął Sąd Okręgowy, że z poczynionych ustaleń nie
wynika, aby używanie przez pozwaną podobnego znaku do zarejestrowanych
znaków powódki dla oznaczania takich samych towarów jak towary wymienione w
rejestrze, wywołało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia
towarów. Nie spełniona więc została w sprawie konieczna przesłanka zastosowania
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p.
Z powodu nieziszczenia się w sprawie wskazanej wyżej przesłanki zastosowania
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. bez wpływu na rozstrzygnięcie musi pozostać także
wadliwe zastosowanie przez Sąd Apelacyjny przepisu art. 160 Pr.w.p.
Z wcześniejszych uwag odnoszących się do art. 315 Pr.w.p. wypływa wniosek o
nieistnieniu przeszkód do stosowania art. 160 Pr.w.p. od chwili jego wejścia w życie
także względem osób, co do których przewidziane w nim fakty wystąpiły jeszcze
przed jego wejściem w życie. Te fakty powinny być jednak udowodnione, a Sąd
Apelacyjny nie przeprowadził postępowania dowodowego co do używania przez
pozwaną objętego sporem znaku przed zgłoszeniem do rejestracji pierwszego
znaku przez powódkę, mimo że postępowania takiego nie przeprowadził również
Sąd Okręgowy. Odwołanie się do art. 160 Pr.w.p. było jednak dla rozstrzygnięcia
sprawy zbędne wobec niewykazania, aby używanie podobnego znaku do
zarejestrowanych znaków powódki przez pozwaną dla oznaczania takich samych
towarów jak towary wymienione w rejestrze wywołało ryzyko wprowadzenia
odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
k.p.c. oddalił skargę
kasacyjną, kosztach postępowania orzekając zgodnie z art. 98 w związku z art. 108
§ 1 i art. 39821
k.p.c.