Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko Kancelarii (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J.

o ustalenie

oraz z powództwa wzajemnego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J.

przeciwko M. K.

o nakazanie

na skutek apelacji powódki-pozwanej wzajemnej

od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt X GC 99/16,

1.  zmienia zaskarżony wyrok w części orzekającej o powództwie wzajemnym w ten sposób, że oddala powództwo wzajemne i zasądza od powódki wzajemnej na rzecz pozwanej wzajemnej kwotę 1680 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów procesu;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

SSA Zofia Kołaczyk SSA Grzegorz Stojek SSA Wiesława Namirska

Sygn. akt VAGa 264/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo M. K. przeciwko (...) Spółka z o.o. w J. o ustalenie, że posługiwanie się przez powódkę oznaczeniem „F.” jako elementem firmy nie narusza prawa ochronnego przysługującego pozwanej na znak towarowy „F.” oraz, że pozwanej nie przysługuje wobec powódki roszczenie z tytułu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie używania oznaczenia „F.” oraz zasądził od powódki na rzecz pozwanej 1697 złotych tytułem kosztów procesu.

Natomiast Sad Okręgowy uwzględnił powództwo wzajemne nakazując pozwanej wzajemnej M. K. usunięcie oznaczenia słownego (...) z nazwy jej firmy oraz zakazał pozwanej wzajemnej naruszania, w obrocie gospodarczym, prawa ochronnego na znak towarowy słowny F. przez zaniechanie używania tego oznaczenia słownego na stronach internetowych, w nazwach domen internetowych i adresów email związanych z prowadzoną działalnością rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego. Nadto Sąd zasadził na rzecz powódki wzajemnej koszty procesu w kwocie 1730 złotych.

Rozstrzygniecie zostało oparte na następujących ustaleniach faktycznych i wnioskach:

M. F., jedna z udziałowców (...), jest doradcą podatkowym. Współuczestniczyła w tworzeniu (...) Stowarzyszenia (...). Prowadzona przez nią kancelaria otrzymała Znak Jakości. Została ona członkiem założycielem (...) Konsorcjum (...) w W. oraz członkiem Komitetu (...). Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego.

(...) prowadzi działalność w zakresie księgowości oraz doradztwa podatkowego, jest spółką rodzinną, której udziałowcami są M. F., I. F. i F. F.. W dniu 23 czerwca 1995 r. M. F. zgłosiła do ochrony znak towarowy (...). (...) Spółka z o.o. jest uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy F. nr (...). Uprawnienie wygasa 23 czerwca 2025 r. Domena (...)została utworzona w dniu 8 kwietnia 2004 r. (...) ma około 200 klientów z całej Polski oraz z zagranicy.

Od 2000 r. ma filię w R.. Planuje uruchomienie programu do rozliczeń unijnych. Obsługuje klientów na odległość, a także jeździ do klientów. Co najmniej od pięciu lat ma świadomość istnienia firm, które w nazwie mają słowo „F.”. Nie podejmowała jednak działań w celu ochrony znaku. O M. K. dowiedziała się ze strony internetowej oraz informacji CEDiG.

Od 4 października 2001 r. M. K. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą M. K. (...) w zakresie usług rachunkowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego, zaś od dnia 8 grudnia 2005 r. używa domeny (...) Działalność powódki koncentruje się przede wszystkim w K. i okolicach. Posiada klientów pracujących w krajach Unii Europejskiej, a rozliczających się w Polsce. M. K. oferuje pełny zakres usług rachunkowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych, obsługę klientów przez Internet. Oferuje swe usługi nieograniczonej liczbie klientów.

Pismem z 10 czerwca 2015 r. (...)wezwała M. K. do zaprzestania naruszania znaku towarowego, wskazując, że jest właścicielem prawa ochronnego na słowny znak towarowy (...) o nr (...), który od roku 1995 chroni usługi w postaci: doradztwa podatkowego, informacji ekonomiczno-podatkowej, prowadzenia biura rachunkowego oraz szkolenia w zakresie organizowania, działania i zarządzania firm. Pozwana wystosowała również wezwania do kilku innych podmiotów posługujących się oznaczeniem „F.”. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, M. K. pismem z 23 czerwca 2015 r. oświadczyła, iż żądanie jest bezzasadne i pozbawione podstaw prawnych.

W tych okolicznościach faktycznych Sąd uznał powództwo wzajemne w uwzględnionym zakresie za zasadne. Powódce wzajemnej przysługiwała ochrona z tytułu posiadanego prawa do znaku towarowego słownego F.. Wskazując na regulację art. 120, 160 i 296 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.) Sąd Okręgowy podniósł, że podobieństwo znaku towarowego powódki do oznaczenia jakim posługuje się pozwana wzajemna jest na tyle znaczące, że używanie go może przynieść nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku. Obie strony prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rachunkowo księgowych i podatkowych, zaś pozwana wzajemna używa przedmiotowego znaku nie tylko w oznaczeniu swojej firmy, ale i na stronie internetowej w celu oznaczenia swoich usług, nie mając ku temu żadnych uprawnień, naruszając tym samym prawa wyłączne powódki wzajemnej.

Pozwana wzajemnie nie może odwoływać się skutecznie do regulacji art. 158 p.w.p., gdyż przepis ten może mieć zastosowanie o ile nazwa pod którą osoba trzecia prowadzi działalność gospodarczą nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem jej działalności, nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. Pozwana zaś używa nazwy swojej firmy, która zawiera oznaczenie F. w charakterze oznaczenia świadczonych przez nią usług.

Przedmiotowy znak towarowy jest oznaczeniem mającym dostateczne znamiona odróżniające, a co poświadcza jego rejestracja. Nie utracił też tej zdolności, wbrew temu co podnosiła powódka-pozwana wzajemnie. Sąd cywilny w sprawie dotyczącej naruszenia prawa na znak towarowy jest związany ostateczną decyzją Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa, gdy zgodnie z art. 169 p.w.p. o wygaśnięciu prawa do znaku towarowego orzeka Urząd, a pozwana nie wykazała aby taki wniosek złożyła. Nie obaliła tym samym domniemania, że zarejestrowany znak towarowy „F.” posiada zdolność odróżniającą. Używanie przez pozwaną wzajemną oznaczenia „F.” w odniesieniu do świadczonych usług identycznych z zakresem usług powódki wzajemnej powodowało ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, skojarzenia przez potencjalnych odbiorców jej usług z usługami powódki wzajemnej. Znak powódki wzajemnej używany przez długi okres ma znaczną rozpoznawalność na rynku, a odbiorcami usług są nie tylko profesjonalne podmiot ale i okazjonalni klienci, osoby fizyczne, nie zwracające uwagi na oznaczenia, stąd uwzględniając wysoki stopień podobieństwo usług i oznaczenia istnieje ryzyko pomyłki wprowadzenia odbiorców w błąd o zróżnicowanym przeciętnym poziomie spostrzegawczości co do pochodzenia usług.

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do zastosowania regulacji art. 5 k.c. o co wnosiła powódka-pozwana wzajemnie zważywszy na długotrwałe tolerowanie przez powódkę wzajemną używania oznaczenia F. w obrocie przez powódkę pozwaną wzajemnie i inne firmy w tym z branży rachunkowo-księgowej. Sąd przyjął, że powódka wzajemna mogła dowiedzieć się i dowiedziała o posługiwaniu się przez M. K. przedmiotowym oznaczeniem najwcześniej od 2012 roku po umieszczeniu przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś z żądaniem zaprzestanie naruszeń powódka wystąpiła 10 czerwca 2015 roku, a to niespełna po trzech latach. Nadto powódka wzajemna podejmowała szereg działalności dla zbudowania renomy znaku towarowego F., którym posługiwała się już wcześniej M. F. będąca osobą rozpoznawalną w branży. Nadto zastosowany środek zakazowy nie stanowi nadmiernego w stosunku do interesów M. K..

Sąd uznał nadto, że działanie pozwanej wzajemnie wyczerpało też znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 w zw. z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy jej działanie było sprzeczne z dobrymi obyczajami i mogło wprowadzać klientów w błąd co do oznaczenia usług, jak i podmiotów je świadczących.

Podstawę uwzględnionego powództwa wzajemnego stanowiła regulacja art. 285, 296 ust 1 p.w.p. i 18 ust. 1 punkt 1 u.z.n.k.

Uwzględnienie powództwa wzajemnego czyniło bezzasadnym powództwo główne o ustalenie. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Wyrok zaskarżyła powódka-pozwana wzajemnie wnosząc o jego zmianę przez uwzględnienie powództwa głównego, oddalenie powództwa wzajemnego w uwzględnionej części oraz orzeczenie o kosztach procesu przez ich zasądzenie na rzecz powódki –pozwanej wzajemnie od pozwanej powódki wzajemnej wraz z kosztami postępowania apelacyjnego. W apelacji powódka pozwana wzajemnie zarzuciła naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c. przez wybiórczą, błędną, sprzeczną z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki ocenę zeznań powódki i błędne ustalenie, że powódka kieruje swoje usługi do klientów z całej Polski, przyczyn wyboru „F.” jako elementu firmy, używanie przez powódkę słowa „F.” w funkcji znaku towarowego, pominiecie istotnych zeznań powódki i pozwanej, że nie zdarzały się pomyłki wśród klientów co do pochodzenia usług, pominięcie, że przez wiele lat powódka wzajemna nie podejmowała żadnych działań mających na celu ochronę znaku, brak ustalenia relewantnych odbiorców usług, nie uwzględnienie pełnych oznaczeń jakimi posługują się strony i błędne ustalenie, że posługiwanie się przez powódkę oznaczeniem F. może wprowadzić odbiorców w błąd, pominiecie, że znak F. jest znakiem pozbawionym zdolności odróżniającej, używanym przez inne podmioty; art. 232 k.p.c. w zw. z art. 6 k.p.c. przez uznanie za udowodniony fakt, że pozwana zamierza rozszerzyć działalność terytorialną poza okolice J. i R., uznanie bez jakichkolwiek dowodów znaku towarowego F. za renomowany, art. 230 k.p.c. w zw. z art. 6 k.p.c. przez uznanie, że pozwana o działalności powódki pod firmą M. K. (...)dowiedziała się dopiero z rejestru CEiDG w 2002 roku, naruszenie prawa materialnego tj. art. 5 k.c. poprzez jego niezastosowanie, art. 156 ust 1 punkt 1 p.w.p. i art. 158 p.w.p. przez ich niezastosowanie, art. 3 ust 1 i 5 u.z.n.k., 296 ust. 2 p.w.p., przez ich niewłaściwe zastosowanie, art. 43 ^{( 1)} k.c. przez błędną wykładnię.

W odpowiedzi na apelację pozwana-powódka wzajemnie wniosła o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest uzasadniona w zakresie rozstrzygnięcia uwzględniającego powództwo wzajemne, aczkolwiek nie wszystkie podniesione w niej zarzuty są zasadne.

W zakresie ustaleń faktycznych stwierdzić należy, że niesporne jest, iż powódka wzajemna posiada prawo do zarejestrowanego słownego znaku towarowego F., a które to prawo na spółkę przeniosła pierwotnie uprawiona z niego M. F., po utworzeniu w 2001 roku, a zarejestrowanej w KRS 10 maja 2001 roku spółki (...), (...) spółka z o.o. z siedzibą w J., a która to spółka prowadzi biuro również w R.. Powódka-pozwana wzajemna rozpoczęła działalność gospodarczą 4 października 2001 a w której to działalności posługuje się firmą M. K. (...) w K.. Oba te podmioty prowadzą działalność w tej samej branży, a mianowicie świadczą usługi rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego, jak i reklamują swą działalność w internecie. Powódka – pozwana wzajemnie posiada zarejestrowaną 8 grudnia 2005 (k.26) domenę internetową (...), zaś powódka wzajemna domenę (...). Do czerwca 2015 roku na swojej stronie internetowej powódka używała oznaczania F. Biuro (...), bądź Biuro (...) (k. 121-122), gdy po wezwaniu powódki wzajemnej oznaczenie to zostało zmodyfikowane i na stronie startowej jak i podstronach widnieje oznaczenie M. K. Biuro (...) (k. 123-124). W uzupełnieniu ustaleń Sadu Okręgowego w niespornym zakresie dodać też należy, że słowo F. używane jest przez szereg podmiotów, które posługują się nim jako oznaczeniem firmy, towarów lub usług, gdy są to podmioty zarówno z branży usług rachunkowo – księgowych, jak i innych branż (k. 52-53).

Odnosząc się zaś do kwestii spornych stanu faktycznego przyjętego przez Sąd Okręgowy, a objętego zarzutami apelacji, to nie może być uznany za zasadny zarzut błędnego ustalenia, że powódka - pozwana wzajemnie używa słowa F. nie tylko jako elementu swojej firmy, ale i w funkcji znaku towarowego dla oznaczenia świadczonych usług (znaku usługowego – art. 120 ust 3 punkt 1 i 2 p.w.p). Sposób używania danego znaku dla oznaczenia usług wynika z ich specyfiki, gdy usługi nie mają swojego materialnego nośnika w odróżnieniu od towarów. W przypadku zaś tego rodzaju przedmiotu z którym połączone jest używanie danego oznaczenia, używanie znaku towarowego polega głownie na oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczeniu go na dokumentach związanych ze świadczonymi usługami, posługiwanie się nim w reklamie, zarejestrowanie witryny internetowej pod określonym adresem (użycie znaku w domenie internetowej (art. 154 p.w.p.). Niewątpliwie powódka używała przedmiotowego znaku, który jest znakiem zarejestrowanym na rzecz pozwanej-powódki wzajemnej w przedstawionym znaczeniu, a na co wskazuje chociażby zarejestrowana domena internetowa oraz oferowanie i reklamowanie w internecie świadczonych usług. Nie można podzielić poglądu skarżącej, że przedmiotowego oznaczenia używa ona li tylko jako elementu firmy, oznaczenia przedsiębiorcy, a co czyni postawiony zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. oraz powiązany z tymi ustaleniami zarzut naruszenia art. 158 p.w.p. niezasadnym. Przepis art. 158 p.w.p. dotyczy relacji pomiędzy znakiem towarowym a nazwą używaną przez inną osobę, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, używaną wyłącznie dla oznaczenia przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy), nie wskazując na pochodzenie towarów lub usług z określonego przedsiębiorstwa. Przepis tej dopuszcza możliwość koegzystencji dwóch identycznych lub podobnych oznaczeń, jakimi są znak towarowy i nazwa, pod którą inny podmiot prowadzi działalność gospodarczą, gdy wskazane w tym przepisie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Mianowicie nazwa którą posługuje się inna osoba jest używana wyłącznie w charakterze oznaczenia towarów (usług) będących przedmiotem jej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Brak jednej z nich powoduje, że regulacja ta nie ma zastosowania. W realiach rozpoznawanej sprawy wyłącza jej zastosowanie, prawidłowo stwierdzony przez Sąd I instancji, fakt używania oznaczenia, którego elementem jest znak powódki wzajemnej nie tylko dla oznaczenia przedsiębiorcy, lecz i dla oznaczenia świadczonych usług.

Nie budzą również zastrzeżeń ustalenia Sądu Okręgowego co do zakresu prowadzonej przez powódkę działalności. Niewątpliwe w materiale dowodowym sprawy istniały podstawy do przyjęcia, że powódka kieruje swoje usługi do szerokiego grona klientów i nie są to li tylko osoby z K. czy okolic. Świadczy o tym oferta zamieszczona na jej stronie internetowej, gdzie powódka oferuje i reklamuje swe usługi rachunkowo-księgowe i podatkowe, nie zawierająca jakiegokolwiek ograniczenia terytorialnego, skierowana do wszystkich potencjalnych klientów i nie zmienia tego okoliczność, wskazywana przez apelującego, co do osobistych kontaktów z klientami, gdy w aktualnej rzeczywistości, istnieje możliwość swobodnego przemieszczania się i komunikowania, a nadto postępująca cyfryzacja postępowania administracyjnego ułatwia sposób działania i możliwy jest kontakt, jak i rozliczenia drogą elektroniczną. Sama powódka oferując swe usługi wskazuje na prowadzoną obsługę przez internet „Obsługa przez Internet (posiadamy klientów pracujących w krajach UE, a rozliczających się w Polsce), stąd stawianie Sądowi I instancji zarzutu błędnej oceny dowodów, jak i poczynionych ustaleń w tym zakresie, nie może odnieść skutku. Dokonana przez Sąd Okręgowy ocena materiału dowodowego i wysnute zeń wnioski mieści się w granicach przyznanej treścią art. 233 § 1 k.p.c. swobodnej oceny materiału dowodowego.

Sąd Apelacyjny nie podziela też stanowiska apelacji jakoby znak słowny F. był znakiem opisowym, pozbawionym przez to w ogóle zdolności odróżniającej, znakiem wolnym, zdegenerowanym gdy inną rzeczą jest siła tego znaku, o czym w dalszej części. Znak ten jest znakiem zarejestrowanym, gdy zarejestrowanie znaku kreuje domniemanie, że posiada on zdolność odróżniającą (art. 129 ust 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to nie zostało obalone w trybie przewidzianym w ustawie a to w drodze postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust 1 pkt 2 p.w.p.) ani też w trybie art. 169 ust 2 w zw. z ustępem 1 pkt 2 p.w.p. (stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy), gdy powódka z takiej drogi nie korzystała. To jednakże, jak podkreśla się w orzecznictwie, nie pozbawia w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wykazywania, a w konsekwencji ustalenia z punktu widzenia przesłanek z art. 296 p.w.p. że znak towarowy zarejestrowany ma „słabą” siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej (por. wyroku Sądu Najwyższego z 5 lutego 2010 roku, III CSK 120/09). W ocenie Sądu Apelacyjnego nie można uznać znaku F. za znak opisowy. Zaznaczyć przy tym należy, że zdolność odróżniająca badana jest w odniesieniu do konkretnych towarów dla jakich znak został zgłoszony, a następnie zarejestrowany oraz sposób postrzegania go przez istotny z tego punktu widzenia krąg odbiorców. Znakiem opisowym jest znak składający się wyłącznie z elementów opisowych służących do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (art. 129 ust 2 pkt 2 p.w.p.) inaczej mówiąc znak przekazujący informacje o towarze (usłudze). Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie obowiązuje reguła aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości i wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na cechy tego towaru (usługi), dla którego oznaczenia jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń (por. wyroki NSA z 14 lipca 2010 roku, II GSK 703/09, 9 grudnia 2011 roku, II GSK 1346/10). Jeżeli dany znak tylko pośrednio wskazuje na przeznaczenie towaru, który jest nim opatrzony, to co do zasady nie jest on pozbawiony zdolności odróżniającej. W tym przypadku problem dotyczy znaku słownego F., a które to słowo tak w wersji polskiej „f.” jak i obcojęzycznej „f.” nie jest znaczeniowo tożsame z działalnością księgową czy rachunkową, a ma różne znaczenia. W wersji słownikowej oznacza „czynnik, współczynnik, jedną z przyczyn gdy dawniej używany był dla określenia pośrednictwa handlowego, czy pośrednictwa w interesach. W języku potocznym pojęcia „f.” używa się też dla określenia podmiotu zajmującego się ogólnie rzecz ujmując usługami związanymi ze ściganiem należności. Nie można też uznać aby oznaczenie to powszechnie w znaczeniu potocznym używane było dla oznaczenia usług księgowych, podatkowych, osoby księgowego czy doradcy podatkowego, stało się w tym zakresie określeniem języka potocznego i nie zmienia tego akcentowana okoliczność używania tego oznaczenia także przez inne podmioty z branży, przy całkowitej bierności do 2015 roku ze strony powódki wzajemnej, gdy jest on używany nie tylko w branży księgowej ale i w branży obrotu nieruchomościami czy medycznej i innych. Nie można zatem uznać w świetle przedłożonego przez powódkę materiału dowodowego aby był on kojarzony i oceniany jako nazwa usług księgowych jako ich nazwa zwyczajowa lub że takie używanie dla tej branży usług pojawia się w środkach przekazu dla danego rynku produktów usług.

Zgodnie z treścią art. 169 § 1 ust 2 p.w.p. znak towarowy po rejestracji może ulec degeneracji formalnej polegającej na tym, że znak staje się nazwą rodzajową, zwyczajową używaną przez innych przedsiębiorców dla oznaczenie rodzaju towarów (usług) jego cech, gdy dla wygaśnięcia prawa ochronnego z tej przyczyny niezbędne jest aby ta degeneracja była skutkiem działań lub zaniedbań uprawnionego. Obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Nie wystarczające są zatem li tylko same zaniedbania uprawnionego, tolerowanie przez niego używania znaku przez inne podmioty konkurujące na rynku, ale i wystąpienie następstwa tego rodzaju zaniedbań w postaci ukształtowania się powszechnie w obrocie postrzeganego znaczenia danego oznaczenia jako zwyczajowe dla określenia danego rodzaju towarów, usług, przekształcenie się znaku w nazwę zwyczajową i to powszechnie używaną. O powszechności zaś używania oznaczenia f. rynku usług księgowych nie można mówić ani też tego nie wykazała skarżąca.

Powyższe nie oznacza jednak niezasadności apelacji. Dla udzielenia żądanej ochrony w trybie art. 296 p.w.p. jak i art. 5 u.z.n.k. niezbędne jest wystąpienie ryzyka konfuzji możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd co do komercyjnego pochodzenia usług powódki i pozwanej. Funkcją wskazanych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, przeciwdziałanie wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (usługi), czerpania nienależnej korzyści przez używającego bądź szkodliwości takiego działania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego w odniesieniu do znaków renomowanych (art. 293 ust 2 pkt 3), bądź wprowadzenia w błąd klientów co do tożsamości przedsiębiorstw (art. 5 u.s.n.k.). Podzielić przy tym należy akcentowany w doktrynie pogląd, że tzw. podwójna identyczność (identyczny znak i identyczny towar) nie przesądza automatycznie o naruszeniu prawa ochronnego na znak i udzielenia ochrony, gdy również i w tym przypadku niezbędne jest wykazanie negatywnego wpływu używania na oznaczone funkcje znaku towarowego (identyfikacyjną, gwarancyjną i reklamową). Stanowisko to znajduje wsparcie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości wydanym na tle regulacji art. 5 ust 1 lit a. dyrektywy 2008/95/WE (por. wyroku TSUE z 22.09.2011 roku C 323/09 Interflora), w którym Trybunał stwierdził, że ochrona przyznana na podstawie tego przepisu umożliwia właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, jako właściciela tego znaku, zapewnienie tego aby znak mógł spełniać właściwe mu funkcje. Jednocześnie podkreślono, że regulacja ta nie przyznaje ochrony przed każdym użyciem identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług w obrocie gospodarczym. W podobnym duchu jest też orzeczenie Trybunału z 23 marca 2010 r. C- 236/08. Zatem dla uzyskania ochrony uprawniony ze znaku powinien wykazać istnienie obok przesłanek ogólnych (używania określonych oznaczeń przez osobę trzecią) także przesłanek szczególnych, istnienie negatywnego wpływu na funkcje znaku. Podkreślić przy tym należy, że ze znakiem identycznym mamy do czynienia wtedy gdy oznaczenie osoby trzeciej jest identyczne, stanowi reprodukcję bez modyfikacji ani dodatku, wszystkich elementów stanowiących znak towarowy i jeżeli postrzegane jako całość, wykazuje tak nieistotne różnice, że mogą one pozostać niedostrzeżone przez przeciętnego odbiorcę. Zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, jak i Sądu Najwyższego wskazuje się na ścisłą interpretację pojęcia identyczności (por. wyroki TSUE z 20.03.2003 roku C-291/00 TJ Diffusion, TSUE z 25.03.2010 roku C-278/08 Berg Spechte, 8.07.2010 roku C-558/08, wyroki Sądu Najwyższego z 26 września 2013 roku, II CSK 710/12, 16 marca 2016 roku, IV CSK 287/15). Jak wskazuje się, niezbędne jest dokonywanie oceny w ujęciu całościowym także w sytuacji gdy elementem oznaczenia jest objęty ochroną znak słowny. Powódka pozwana wzajemnie w swoim oznaczeniu usług jakim posługuje się w obrocie posługuje się, używa znaku F., który jest elementem używanego przez nią oznaczenia usługM. K. (...), jak i domeny internetowej (...). Fakt zmiany oznaczenia na stronie internetowej nie jest obojętny dla oceny, gdy zważywszy na charakter dochodzonych roszczeń tej należy dokonywać z uwzględnieniem stanu (faktycznego i prawnego) istniejącego na dzień zamknięcia rozprawy (art. 316 k.p.c.). Nie można jednak uznać w okolicznościach sprawy, jak trafnie podnosi skarżąca, aby to używanie wprowadzało w błąd potencjalnych odbiorców co do pochodzenia usług i tożsamości przedsiębiorstw, jak i naruszało inne funkcje znaku (gwarancyjną i reklamową). Jak wskazał Trybunał m.in. w wyroku z 23 marca 2010 roku C-236/08 dotyczącym używania znaku towarowego w reklamie internetowej, właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem, które to reklamodawca wykorzystywał bez zgody uprawnionego właściciela w ramach usługi odsyłania w internecie towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnościami pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się czy towary lub usługi, których dotyczy pochodzą od właściciela znaku lub powiązanego z nim przedsiębiorstwa czy też przeciwnie od osoby trzeciej b) używanie znaku towarowego wpłynie negatywnie na możliwość wykorzystywania znaku towarowego jako elementu promocji.

Reasumując stwierdzić należy, że brak ryzyka konfuzji powoduje, że te oznaczenia mogą koegzystować obok siebie. W ocenie Sądu Apelacyjnego podzielić należy stanowisko skarżącej, że takie ryzyko w tym przypadku nie występuje. Oceny podobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy dokonywać całościowo przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników w danym wypadku. Niewystarczające jest tylko ryzyko skojarzenia przez odbiorców obydwu znaków ze względu na ich analogiczną zawartość znaczeniową, ale musi ono prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, gdy przesłanką udzielenia ochrony nie jest sama możliwość pomylenia znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów bądź usług, a więc wywarcie negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie odbiorcom wskazania pochodzenia towarów, zaś na gruncie art. 5 u.z.n.k. wprowadzenie w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw. Podzielając teoretyczne wywody Sądu I instancji co do kryteriów ważących na ocenie istnienia ryzyka konfuzji, stwierdzić należy, że nie dość dostatecznie Sąd ten ocenił kwestię rozpoznawalności znaku towarowego powódki wzajemnej, jego mocy, siły odróżniającej, rynek odbiorców usług świadczonych przez strony, jak i fakt długoletniego koegzystowania obu znaków na rynku, jak i używania znaku F. przez innych przedsiębiorców tak z branży księgowo – rachunkowej, jak i spoza niej.

Niewątpliwie stopień rozpoznawalności znaku towarowego, jego siła odróżniająca jest istotnym elementem oceny ryzyka konfuzji. Stopień rozpoznawalności znaku jest funkcją znajomości znaku na rynku, a o czym świadczy udział towarów (usług) na danym segmencie rynku, intensywność i okres używania, zasięg geograficzny, nakłady na promocję znaku. Wiąże się to z „siłą znaku” odzwierciedlającą jego konkretną zdolność odróżniającą i jej stopień. Ten zaś konieczny element badania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie został dostatecznie uwzględniony przez Sąd Okręgowy. Nie ulega wątpliwości, że znak towarowy powódki wzajemnej istnieje na rynku od 1994 roku i był on używany wcześniej przez Kancelarię (...) a od 2001 roku prawo do niego przysługuje pozwanej spółce, która znaku tego używa zarówno w swojej firmie, jak i dla oznaczenia świadczonych usług. Nie budzi też zastrzeżeń dorobek M. F. w dziedzinie rachunkowości i księgowości, jakość świadczonych przez powódkę wzajemną usług, co jednakże nie oznacza, że sam znak F. jest znakiem posiadającym znaczną rozpoznawalność i jest znakiem renomowanym, kojarzonym i wskazującym na pochodzenie usług księgowych tylko od powódki wzajemnej, z nią łączonym w segmencie finansowo-księgowym. Do takich ustaleń nie daje podstaw materiał dowodowy sprawy. Materiał ten, przedstawiona historia firmy wskazuje raczej na rozpoznawalność nazwiska F. używanego też w firmie pozwanej i oznaczeniu usług, nie zaś samego znaku F.. O tym, że powódka wzajemna nie przywiązywała wagi do samego znaku jako ją identyfikującego, wyróżniającego, świadczy fakt, iż obierając domenę internetową, adres, użyła w nim tylko oznaczenia (...), w sytuacji, gdy szereg innych firm tworząc domeny internetowe i to w późniejszym okresie niż czyniła to powódka wzajemna, obierało oznaczenie f., jak i używa tego oznaczenia dla indywidualizowania swoich usług czy przedsiębiorstwa, co przez wiele lat było przez powódkę wzajemną tolerowane, a nie pozostawało bez wpływu na siłę moc odróżniającą znaku. Znakiem tym przy wieloletniej bezczynności powódki posługuje się szereg firm w swych oznaczeniach jak i w oznaczeniach domen internetowych w tym zarówno z branży księgowo-rachunkowej w tym i z terenów południa Polski, jak i z innych branż (k. 52 i 53), a co pozwala przyjąć, że znak ten nie jest kojarzony li tylko z usługami powódki wzajemnej i nie wpływa sam przez się w znacznym stopniu na rozpoznawalność pochodzenia usług dla których został zastrzeżony. Niewątpliwie przy współudziale powódki wzajemnej - braku jakiejkolwiek reakcji z jej strony na ten stan, doszło już do „rozwodnienia” tego znaku. Niewątpliwe nie ma on już takiej, jak posiadał wcześniej, mocy odróżniającej, stając się znakiem słabym. Nie można pomijać, że oba oznaczenia funkcjonują na rynku od 2001 roku i jak wynika tak z zeznań powódki, jak i reprezentanta pozwanej-powódki wzajemnej przez 16 lat koegzystowania (na dzień składania zeznań) nie zdarzały się pomyłki wśród klientów powódki, jak i pozwanej co do pochodzenia usług, w tym i w okresie poprzedzającym wezwanie skierowane przez powódkę wzajemną w czerwcu 2015 roku, gdy na stronie internetowej powódki w oznaczeniu nie było jej imienia i nazwiska. Brak jest uzasadnionych podstaw do wnioskowania, że takie ryzyko istnieje na przyszłość, występuje potencjalna możliwość wywołania pomyłek co do pochodzenia usług czy tożsamości przedsiębiorstw, gdy dla stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego czy uczciwej konkurencji chodzi o możliwość realną i przewidywanie oparte na wszechstronnej i rozsądnej ocenie okoliczności danego przypadku. Tutaj zaś sama zbieżność znaku słownego używanego w stosowanym przez powódkę – pozwaną wzajemnie oznaczeniu ze słownym znakiem zarejestrowanym na rzecz powódki wzajemnej w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, przy słabej zdolności odróżniającej znaku towarowego, słowa F., nie jest wystarczające dla przyjęcia ryzyka konfuzji. Nie można pomijać, że oceny należy dokonywać przy uwzględnieniu odbiorców do których skierowane są usługi, przy czym uwzględniać należy model odbiorcy przeciętnego, dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i rozsądnego. O możliwości wprowadzenia w błąd możemy zatem mówić, jeżeli tak zdefiniowany odbiorca nie jest w stanie zorientować się na podstawie oznaczenia, zaś w przypadku reklamy w internecie, linku reklamowego i załączonego do niego przekazu reklamowego, czy reklamodawcą jest osoba trzecia czy przeciwnie osoba powiązana z właścicielem znaku towarowego. O takiej zaś sytuacji nie można mówić w tym przypadku, niezależnie od tego, że odbiorcami usług stron są nie tylko profesjonalne podmioty, ale i osoby fizyczne korzystające z doradztwa podatkowego, na co wskazał Sąd Okręgowy, gdy w grę przy ocenie wchodzi odbiorca uważny i rozsądny, właściwie poinformowany, o przeciętnej zdolności percepcyjnej. Niewątpliwie zaś wyboru tego rodzaju usług nie dokonuje się tak jak zakupu towaru w masowej sprzedaży, lecz po zastanowieniu i rozważeniu wyboru podmiotu z którego usług chce się skorzystać, na co wskazują zeznania stron, z których wynika, że głównie mają one klientów z polecenia. Ponadto nie obojętna przy ocenie jest też powszechność korzystania z internetu jak i zamieszczonych na stronach reklam, ofert, zorientowanie użytkowników internetu. Usługi stron skierowane są do klientów, którzy decyzje co do skorzystania z usług danego podmiotu, zważywszy na ich charakter i znaczenie, nie podejmują bez uprzedniego rozpoznania rynku i dostępnych na nim ofert. Nie można pomijać, że powódka posługuje się pełnym oznaczeniem M. K. (...), na jej stronach są dane co do podmiotu – przedsiębiorcy reklamującego działalność, jak i miejsce jej prowadzenia, podobnie jak i na stronach internetowych pozwanej istnieją oznaczenia ją identyfikujące tak że z punktu widzenia uważnego i rozsądnego odbiorcy tych usług w świetle zasad doświadczenia życiowego nie sposób przyjąć, że wchodzi w grę ryzyko wprowadzenia w błąd, pomylenia tych dwóch podmiotów, czy pochodzenia reklamowanych i oferowanych przez nie usług. To zaś, że w adresie internetowym powódki, podobnie jak i szeregu innych przedsiębiorców występuje oznaczenie f. nie stanowi samo podstawy do uwzględnienie roszczenia, gdy podstawą taką może stanowić takie posłużenie się danym oznaczeniem, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi, gdy takie realne niebezpieczeństwo nie występuje w tym przypadku.

Konfrontacja ukształtowanych w orzecznictwie kryteriów oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z materiałem dowodowym sprawy i wynikającymi zeń okolicznościami powoduje, że dokonana przez Sąd Okręgowy w tym zakresie ocena nie może być podzielona, stanowi uproszczoną jego analizę, bez uwzględnienia wszystkich okoliczności rozpoznawanego przypadku, gdy w zasadzie Sąd przyjmując podobieństwo oznaczeń, ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ujął jedynie od strony możliwości ich skojarzenia bez uwzględnienia pozostałych elementów istotnych dla oceny, które wskazywał aczkolwiek nie uwzględnił przy ocenie, bądź niektóre z nich pominął, jak trafnie podnosi apelująca. Jeszcze raz podkreślić należy, że w odniesieniu do znaku słownego inaczej kształtuje się sytuacja gdy mamy do czynienia ze znakiem, który nie jest silnie zakorzeniony w języku, posiada sui generis walor odróżniający, ukierunkowujący percepcję odbiorcy w ściśle określonym kierunku, niż w sytuacji gdy w grę wchodzi słowo powszechnie występujące w obrocie o niezwiązanym z przedmiotem oceny znaczeniu. W uwarunkowaniach rozpoznawanej sprawy, jak trafnie podnosi skarżąca, nie zachodzi realna możliwość błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości przypisania usług świadczonych przez powódkę wzajemną, pozwanej, gdy takie błędy nie występowały też na przestrzeni kilkunastoletniego współistnienia w obrocie, w tym i w internecie, obu oznaczeń utrwalając pewien stan. To też wyklucza tezę o negatywnym wpływie dalszego używania tego oznaczenia przez skarżącą na pozostałe funkcje znaku, a w każdym razie aby taki wpływ zachodził powódka wzajemna nie wykazała.

Zasadny jest również zarzut apelacji kwestionujący ustalenie Sądu Okręgowego co do renomy znaku towarowego powódki wzajemnej i związanej z tym jego znacznej rozpoznawalności, jak i osiągnięcie przez powódkę miarodajnych korzyści skutkiem używania w swym oznaczeniu sława f. oraz szkodliwości tego dla renomy znaku powódki wzajemnej.

Do takich ustaleń nie dał podstawy materiał dowodowy sprawy, gdy miarodajnych dowodów do takiego ustalenia nie dostarczyła powódka wzajemna, na której w tym zakresie ciążył ciężar dowodu (art. 6 k.c.) ani też strona ta nie powoływała się na posiadanie znaku renomowanego, gdy taki charakter znaku daje uprawnienie do poszukiwania ochrony także w odniesieniu do jego używania bądź oznaczenia podobnego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów i usług zgodnie z art. 296 ust 2 punkt 3 p.w.p. Uszło uwagi Sądu Okręgowego, że pełnomocnik pozwanej powódki wzajemnej, wypowiadając się na rozprawie, kierując pytanie do powódki pozwanej wzajemnie, stwierdziła, nie mówię tu o znaku renomowanym (renomie znaku) tylko o nazwie firmy, jakości świadczonych usług. W odniesieniu do znaków renomowanych przesłanką ochrony prawnej nie jest niebezpieczeństwo powstania konfuzji a wystarczy tylko sama możliwość skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym. Ustawa prawo własności przemysłowej nie zawiera wprawdzie definicji znaku renomowanego, gdy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, jak i Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że znakiem renomowanym jest znak rozpoznawany przez znaczną część odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem na znaczącym terytorium kraju objętego ochroną, posiadający atrakcyjną siłę przyciągania i wartość reklamową (por. wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2011 roku, IV CSK 363/10) Renoma jest połączona z rozpoznawalnością znaku jako oznaczenie pochodzenia towaru lub usługi z jednego i tego samego przedsiębiorstwa. Renomowany znak jest najczęściej nośnikiem takich wartości jak prestiż, wysoka jakość towarów (usług) występujących pod tym znakiem, jednakże te wartości nie stanowią konstruktywnego elementu normatywnego pojęcia renomowanego znaku towarowego. Treść przekazu zawartego w znaku towarowym istotna jest dopiero przy ocenie czy aktualne lub przyszłe używanie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego prowadzi do wyrządzenia szkody renomie lub do czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku. O ile w przypadku ustalenia powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia wystarczająca jest każda rozpoznawalność znaku to dla przyjęcia, że mamy do czynienia ze znakiem renomowanym wymagany jest znaczny stopień rozpoznawalności. Podzielić przy tym należy pogląd, że uprawniony powinien wykazać renomę znaku w powyższym znaczeniu już w dacie rozpoczęcia używania go przez osobę trzecią, jak i winny być przedstawione dowody potwierdzające istnienie tak rozumianej renomy w dacie wyrokowania (art. 316 k.p.c.). Takich zaś miarodajnych dowodów w tym przedmiocie powódka wzajemna nie przedstawiła. Nie zostało też wykazane, że używanie przez powódkę pozwaną wzajemnie tego oznaczenia działało lub może działać na szkodę funkcji znaku, gdy to wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, uczciwego i rozsądnego odbiorcy towarów lub usług dla których dany znak został zarejestrowany lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka zmiana nastąpi. Nie zostało też wykazane i to aby powódka uzyskała korzyści z renomy znaku powódki wzajemnej, jak to przyjął Sąd Okręgowy, a co słusznie kwestionuje apelacja. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie dał podstaw do ustalenia, że to właśnie chęć czerpania korzyści z renomy powódki wzajemnej była determinantem sfery motywacyjnej pozwanej wzajemnie w zakresie wyboru własnego oznaczenia, którym posługuje się ona od początku swej działalności i aby w swej działalności pozwana ta korzystała z rozpoznawalności znaku towarowego, czerpie z tego tytułu korzyści. Podkreślić należy, że ocenę zdolności odróżniającej znaku jego siłę wyznaczają cechy strukturalne znaku i jego aktualna znajomość na rynku. Zdolność ta ma charakter dynamiczny co oznacza, że znak towarowy o przeciętnych znamionach odróżniających może wraz z upływem czasu osiągnąć status silnie, znacząco rozpoznawalnego, jak też możliwa jest sytuacja odwrotna, a mianowicie osłabienie siły odróżniającej znaku np. w wyniku postępującego rozpowszechniania się na rynku podobnych znaków przy bezczynności uprawnionego. Aczkolwiek w orzecznictwie Trybunału, jak i w doktrynie wskazuje się, że datą właściwą do oceny stopnia konkretnej zdolności odróżniającej znaku towarowego uprawnionego jest data rozpoczęcia przez osobę trzecią używania przeciwstawionego znaku stanowiącego naruszenie, to zwrócono uwagę, że w postępowaniu o uznanie prawa ochronnego znaczenie dla oceny „siły” znaku towarowego, jego rozpoznawalności ma także data późniejsza (por. wyrok TSUE z 27.04.2006 roku C-145/05). Znaki towarowe charakteryzujące się pierwotną lub wtórną wysoką zdolnością odróżniającą (rozpoznawalnością) korzystają z szerszej ochrony niż znaki których siła odróżniająca jest niewielka. Ponadto, jak trafnie zarzuca skarżąca, przy ocenie nie można pomijać długotrwałego i niezakłóconego funkcjonowania, współistnienia na rynku przeciwstawnych znaków towarowych, oznaczających identyczne towary lub usługi, gdy stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie (por. wyroku TSUE z 22.09.2011 C-482/09), a które to współistnienie może wskazywać również na brak niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, gdy taka konfuzja mimo wieloletniego współistnienia znaków w tym samym segmencie usług w realiach rozpoznawanej sprawy, co wynika z zeznań stron, nie wystąpiła, a o czym już była mowa powyżej.

Zarówno na gruncie art. 5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i art. 296 Prawa własności przemysłowej, granice ochrony wyznacza zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem, a ocena w tym zakresie musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorstw i odbiorców przed wprowadzeniem w błąd, a jednocześnie zapewniać w optymalnym stopniu swobodę konkurencji. W świetle zaś powyższych rozważań wobec nie zaistnienia materialnej przesłanki jaką jest ryzyko niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, tak na gruncie art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p. co do pochodzenia towarów lub usług, zaś na gruncie art. 5 u.z.n.k. co do tożsamości przedsiębiorstw, a co za tym idzie wobec zasadności zarzutów apelacji w tym zakresie powództwo wzajemne co do udzielenia ochrony wywodzonej z prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, jak i na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wywodzone z pierwszeństwa używania przedmiotowego oznaczenia, nie mogło zostać uwzględnione.

W związku z przypisaniem przez Sąd Okręgowy powódce-pozwanej wzajemnie dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji z odwołaniem się do regulacji art. 3 w zw. z art. 5 u.z.n.k. stwierdzić należy, że warunkiem udzielenia ochrony na tej podstawie jest by określone działanie było sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz zagrażało lub naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ustalenie takich zaś zagrożeń (naruszeń) nie może opierać się na samym fakcie używania podobnego znaku towarowego, ale powinno być wynikiem całościowej oceny, uwzględniającej okoliczności dotyczące sposobu, czasu używania, rozpoznawalności danego znaku oraz zakresu pokrywania się klienteli przedsiębiorstw.

Sąd Apelacyjny nie podziela przy tym stanowiska Sądu I instancji jakoby zachowanie powódki naruszało dobre obyczaje, czerpała ona i czerpie rezultaty z pozycji powódki wypracowanej na rynku usług księgowych, gdy w istocie powódka wypracowała sobie na lokalnym rynku własną pozycję jako M. K. nie zaś z racji oznaczenia F., podobnie jak i taką pozycję w tym segmencie usług ma nazwisko wspólników pozwanej Spółki (...) wypracowaną przez M. F. a następnie jej dzieci. W realiach rozpoznawanej sprawy nie można przypisać powódce pozwanej wzajemnie dopuszczenia się deliktu nieuczciwej konkurencji, gdy na ocenę danego zachowania w kategoriach naruszenia dobrych obyczajów nie pozostaje obojętne zachowanie funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, reagujący w odpowiedni sposób i w odpowiednim stosunkowo szybkim czasie na zachowanie konkurenta dopuszczają lub nie do utrwalenia pewnego wzorca postępowania. Inna zatem musi być ocena danego zachowania w momencie, gdy doszło do niego i spotkało się ono z reakcją uważnego konkurenta, a inna gdy przez wiele lat przedsiębiorca tolerował zachowanie konkurenta. Swą bezczynnością uprawniony przedsiębiorca dopuszcza do funkcjonowania na rynku identycznych lub podobnych orzeczeń, doprowadzając tym samym, do samoistnej rozpoznawalności oznaczeń konkurentów i ich utrwalania się na rynku. Tak też było w tym przypadku, gdy co najmniej od kilkunastu lat, a ściślej od 14 na rynku współistniały bezkolizyjnie przeciwstawne oznaczenia, gdy to współistnienie dotyczyło używania oznaczenia F. także przez innych przedsiębiorców, przy braku jakiejkolwiek reakcji ze strony powódki wzajemnej, która działania w stosunku do konkurencyjnych firm, w tym i pozwanej wzajemnej, podjęła dopiero w czerwcu 2015 roku.

Nie można przy tym podzielić stanowiska Sądu I instancji jakoby powódka wzajemna dowiedziała się i mogła się dowiedzieć o używaniu przez pozwaną wzajemnie M. K. znaku F. dopiero w 2012 roku, kiedy to zaczął powszechnie funkcjonować rejestr on-line CEiDG. Chybione jest przy tym stwierdzenie, że jest to okoliczność niezaprzeczona przez powódkę pozwaną wzajemnie, a to w świetle treści jej pisma procesowego z 14 czerwca 2016 roku odwołującego się do funkcjonowania oznaczenia w internecie. Niewątpliwie zaś obie strony swoje usługi oferowały i oferują na stronach internetowych, gdy powódka wzajemna swoją stronę internetową założyła w 2004 roku, jak ustalił Sąd Okręgowy, zaś pozwana wzajemna w 2005 roku przyjmując w swej domenie oznaczenie f., a co pozwalało bez trudu powziąć wiadomość kto pod tym adresem się kryje. Nadto Sąd pominął zeznania I. F., która zeznała „okresowo sprawdzaliśmy, czy ktoś nie nadużywa naszego znaku, w miarę możliwości technicznych, radziliśmy się różnych fachowców i zastanawialiśmy się co robić, ale żadnych działań nie podejmowaliśmy”. Ponadto, jak wyjaśnił na rozprawie apelacyjnej F. F. – były członek zarządu pozwanej, tworząc domenę internetową powódka wzajemna nie użyła w niej znaku f., gdy to słowo jako oznaczenie domeny było już zajęte, a zatem niewątpliwie pozwana miała świadomość, że inne firmy posługują się tym oznaczeniem, jak i możliwość sprawdzenia tej okoliczności i zareagowania, gdyby jej to przeszkadzało i chciała chronić oznaczenie mając zarejestrowany na swoją rzecz znak f.. Nie mogą przy tym, jak trafnie wskazał Sąd Okręgowy, usprawiedliwiać wieloletniej bezczynności kwestie natury finansowej, gdy z jednej strony skierowanie wezwań do zaprzestania naruszeń nie wymaga szczególnych nakładów, a po drugie pozwana spółka przedstawia się jako prężna firma zatrudniającą szereg pracowników, mająca szerokie grono odbiorców. Twierdzenie powódki wzajemnej co do przyczyn jej bezczynności należy zatem uznać jako nieudolną niczym nie potwierdzoną próbę usprawiedliwiania braku działania w kierunku ochrony znaku, gdy faktyczne przyczyny tkwią w tym, że posługiwanie się oznaczeniem f., przez pozwaną wzajemnie i innych przedsiębiorców w tym konkurentów, traktowane było przez powódkę wzajemną jako neutralne z punktu widzenia jej interesów. Te zaś okoliczności nie mogą być pomijane przy ocenie tak w odniesieniu do klauzuli dobrych obyczajów, jak i konstrukcji nadużycia prawa z art. 5 k.c. do której odwołuje się skarżąca. Zgodnie z treścią tego przepisu, nie można czynić ze swojego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Norma ta odnosi się do wszelkich praw podmiotowych, wykonywania ich, a które to wykonywanie podlega ocenie w kontekście zasad społeczno-gospodarczo przeznaczenia prawa, jak i klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego. Klauzula ta obejmuje podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania. Instytucja art. 5 k.c. pozwala na dostosowanie ogólnych norm prawnych do konkretnego stanu faktycznego. Pozwala on na korektę oceny prawnej stanów faktycznych nietypowych odbiegających od utrwalonych schematów. Regulacja ta może mieć zastosowanie w każdym przypadku, gdy w świetle oceny określonego stanu faktycznego, przy uwzględnieniu treści konkretnej normy prawnej kreującej prawo danego podmiotu łącznie z jej celem, można mówić, że korzystanie przez osobę zainteresowaną z przysługującego jej prawa podmiotowego pozostaje w sprzeczności z określonymi w niej zasadami, występują okoliczności pozwalające na zakwalifikowanie określonego zachowania jako nadużycia prawa w konkretnym stanie faktycznym, nie zasługującego na poparcie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Takie zaś okoliczności występują w tym przypadku i nie eliminuje ich akcentowana przez Sąd Okręgowy okoliczność, że każdy przedsiębiorca ma prawo oczekiwać, że inni będą szanowali zdobycze, rezultaty jego wysiłków i nakładów poczynionych na osiągnięcie pozycji na rynku, zważywszy na kilkunastoletnią bierność powódki wzajemnej. Ta zaś zupełna bierność, brak jakichkolwiek działań w kierunku ochrony posiadanego znaku towarowego, gdy podjęcia takich w tym postępowaniu powódka wzajemna nie wykazała, stanowiła ugruntowanie pewnej normy w zakresie obyczajów rynkowych – przyzwolenie, zgodę, a przy tym tolerowanie konkurenta na rynku, gdy przez długi czas to współistnienie, koegzystowanie znaków przeciwstawnych nie przeszkadzało powódce wzajemnej, nie spotkało się z żadną jej reakcją. Przy ocenie w kontekście klauzuli dobrych obyczajów, jak i zasad współżycia społecznego nie można uwzględniać interesów tylko strony, której dane prawo przysługuje z pominięciem pozostałych okoliczności w jakich realizowało się określone zachowanie strony przeciwnej, w tym i faktu że skutkiem dotychczasowego wieloletniego współistnienia oznaczeń, działalności prowadzonej w niezakłócony sposób, ugruntowała się też i pozycja pozwanej wzajemnie na rynku. Jednocześnie nie zostało wykazane aby w jakikolwiek sposób ucierpiał na tym interes klientów, doszło do jego naruszenia, chociażby za względu na jakość usług czy wprowadzenie w błąd co do pochodzenia usług i tożsamości przedsiębiorstw. Obie strony zgodnie zeznały, że na przestrzeni tak długiego współistnienia na rynku obu oznaczeń nie wystąpiły przypadki pomylenia obu firm, jak i o istnieniu takiego trudno mówić obecnie, a o czym było już powyżej. Działanie powódki wzajemnej w takich okolicznościach nie może być ocenione pozytywnie w aspekcie klauzuli dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego i musi być postrzegane jako nadużycie prawa. Jeżeli ktoś przez wiele lat toleruje pewnego rodzaju zachowanie, uważając je za obojętne z punktu widzenia swoich interesów, doprowadzając w ten sposób do utrwalenia się oznaczenia konkurenta posiadającego własną klientelę, jego rozpoznawalność, to w świetle zasad współżycia społecznego – etycznego postępowania brak jest uzasadnienia dla żądanej po 14 latach ochrony przez zakazanie konkurentowi używania stosowanego oznaczenia zwłaszcza, że poprzez wieloletnie, niezakłócone używanie go nabył własną, godną ochrony pozycję względem własnej klienteli.

Z tych wszystkich przyczyn apelacja w zakresie odnoszącym się do powództwa wzajemnego była uzasadniona a co skutkowało zmianą zaskarżonego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. i art. 98 § 1 k.p.c. w odniesieniu do kosztów procesu.

Natomiast nie mogła odnieść rezultatu apelacja w odniesieniu do rozstrzygnięcia o powództwie głównym a obejmującym żądanie ustalenia, że posługiwanie się przez powódkę oznaczeniem „F.” jako elementem firmy M. K. (...)nie stanowi naruszenia prawa ochronnego przysługującej pozwanej na znak towarowy F. jak i czynu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z treścią art. 189 k.p.c. stanowiącego podstawę powództwa o ustalenie jego materialnoprawną przesłanką jest interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienie stosunku prawnego lub prawa. Ogólnie rzecz ujmując interes prawny występuje, gdy zachodzi niepewność stanu prawnego w danych stosunkach, a którą to niepewność ma usunąć wyrok ustalający, przy czym jest to interes dotyczący szeroko rozumianych praw i stosunków prawnych. Jest on kategorią obiektywną, gdy jest to obiektywnie istniejąca podstawa prawna uzyskania wyroku odpowiedniej treści, a jednocześnie interes ten ma podlega ochronie w drodze innego środka (por. wyroki SN z 4.X.01, I CKN 425/00, II CSK 18/11, 14 III, 12 II CSK 252/11, 16 IX 2013, I CSK 727/12). Wykazanie istnienia interesu prawnego spoczywa na powodzie zgodnie z regułą art. 6 k.c., a jego istnienie podlega ocenie na dzień zamknięcia rozprawy (ar. 316 §1 k.p.c.). Powódka swój interes prawny łączyła z podnoszonymi względem niej przez pozwaną zarzutami naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego oraz dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, zagrożeniem sankcjami prawnymi. Tak zaś określony interes prawny powódki nie występuje, zważywszy na wytoczone przez pozwaną powództwo wzajemne o zaniechanie naruszeń, a w którym podlegały badaniu kwestie podnoszone przez powódkę. Rozstrzygnięcie o tym powództwie, rozstrzygało też przesłankowo kwestie wątpliwe sporne pomiędzy stronami, objęte powództwem o ustalenie. W orzecznictwie podkreśla się, że istnienie interesu prawnego w ustaleniu jest wyłączone jeśli istnieje inna forma ochrony danych praw, gdy niepewność stanu prawnego może być rozstrzygnięta na innej drodze, w innym postępowaniu. Interes prawny powoda w wytoczeniu powództwa o ustalenie może zależeć też od celowości dążenia do ustalenia prawa lub stosunku prawnego. Może istnieć sytuacja, że interes prawny w ustaleniu może iść dalej aniżeli ochrona uprawnień czy obrona w o świadczenie, jednakże winien on być wyrażony, a co w tym przypadku nie nastąpiło, gdy swój interes prawny na którym powódka zasadzała powództwo łączyła li tylko z podnoszonymi wobec niej i grożącymi jej sankcjami prawnymi ze strony prawnej. Nie można zaś mówić o istnieniu interesu prawnego w ustaleniu, gdy nie pewność stanu prawnego może być i zostaje przesłankowo rozstrzygnięta w ramach dalej idącego powództwa o świadczenie (wyrok SN z 29.II.1972 roku, I CR 388/71, 16 IV 2010, IV CSK 453/09 z 8 maja 2018 V SK 111/20017), gdy w przypadku równoległego toczenia się obu sporów, pierwszeństwo należy przydać powództwu o świadczenie.

Brak zatem przesłanki interesu prawnego w ustaleniu po stronie powódki skutkował oddaleniem jej apelacji w tej części jako pozbawionej uzasadnionych podstaw (art. 385 k.p.c.).

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., znosząc je wzajemnie między stronami.

SSA Zofia Kołaczyk SSA Grzegorz Stojek SSA Wiesława Namirska