Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10
1. Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn.
tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany
znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem,
mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego
w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru
nim opatrzonego.
2. Przesłanką zastosowania ochrony przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn.
tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest sama możliwość uzyskania
przez naruszającego nienależnej korzyści lub możliwość szkodliwego
oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku
wcześniejszego.
Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący)
Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)
Sędzia SN Grzegorz Misiurek
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "H." AG w H. (Republika Federalna
Niemiec), "H.R., S. & Co." KG w H. (Republika Federalna Niemiec) i "H.P.", spółki z
o.o. w K. przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P., z udziałem
interwenienta ubocznego po stronie pozwanej "G.P.", spółki z o.o. w T., o ochronę
praw z rejestracji wzoru przemysłowego i znaku towarowego oraz zaniechanie
czynów nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w
dniu 10 lutego 2011 r. skargi kasacyjnej "H.R., S. & Co." KG w H. od wyroku Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2010 r.
uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację powoda "H.R., S. &
Co." KG w H. oraz orzekającej w stosunku do tego powoda o kosztach
postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi
Apelacyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o
kosztach postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. Sąd Apelacyjny w
Białymstoku oddalił apelację "H.R., S. & Co." w H. od wyroku Sądu Okręgowego z
dnia 13 października 2009 r., oddalającego powództwo wytoczone na podstawie
art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej:
"Pr.w.p.") o zakazanie pozwanej używania w obrocie gospodarczym na
opakowaniach serków twarogowych oznaczenia graficznego stanowiącego
zarejestrowany na rzecz powódki znak towarowy IR (...).
W zakresie tego roszczenia Sądy obu instancji ustaliły m.in., że znak
towarowy przestrzenny przedstawiający kształt drewnianego skopka z pojedynczym
uchwytem odchodzącym od górnego obrzeża kubka uzyskał w dniu 17 sierpnia
1999 r. międzynarodową rejestrację pod numerem IR (...) na postawie
porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, a
ochrona międzynarodowa znaku została uznana na terytorium Polski w 2001 r.
Na postawie opinii biegłego Sąd pierwszej instancji ustalił, że czysty kształt
skopka jest ściśle związany z marką "A.", a jedynie sporadycznie z marką
konkurencyjną "P." strony pozwanej. Skopek budzi pozytywne skojarzenia, które
przenoszone są na ocenę produktu. Skopek z identyfikatorami, stanowiący
opakowanie wyrobu "A.", dodatkowo wzmacnia wizerunek tej marki, opakowanie to,
dzięki identyfikatorom (nazwa), jednoznacznie kojarzy się z marką "A.". Skopek bez
identyfikatorów wyróżnia się pozytywnie na tle innych opakowań, jest
charakterystycznym opakowaniem przez swój kształt oraz wywoływane skojarzenia
i silnie wiąże się z marką "A.". „Czysty” skopek nie występuje w obrocie rynkowym,
gdzie występuje opakowanie w kształcie skopka wraz z identyfikatorami. Sam
skopek bez identyfikatorów, podobnie jak z identyfikatorami, sprawia, że połowa
respondentów właśnie z powodu tego opakowania jest skłonna częściej kupować
"A." niż inne serki w innych opakowaniach. Konotację "skopek – dobry produkt"
wypracowała sobie latami aktywnych działań marka "A.", która na polskim rynku
zaistniała jako pierwsza z tym typem opakowania serków twarogowych.
Zdaniem Sądu Okręgowego, opinia biegłego wskazuje, że znak towarowy
powoda jest postrzegany przez konsumentów odrębnie od opakowania z
identyfikatorami. Uznał jednak za uzasadniony zarzut pozwanej, że znak towarowy
IR (...) w postaci, w jakiej został zarejestrowany, a więc czystego skopka, nie jest
używany w obrocie rynkowym, co wyklucza możliwość objęcia go ochroną
przewidzianą w art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. Stwierdził też, że strona powodowa nie
wykazała, iż używanie przez pozwaną kubka podobnego do skopka może przynosić
pozwanej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru albo
renomy tego znaku, co zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. stanowi warunek
niezbędny ochrony renomowanego znaku towarowego.
Uznał również, że przedmiotowy znak towarowy nie ma znamion
odróżniających pierwotnych ani wtórnych, co potwierdza, jego zdaniem, decyzja z
dnia 4 grudnia 2006 r. wydana przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(dalej: "OHIM"), odmawiająca uznania rejestracji międzynarodowego znaku
towarowego IR (...) na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej z powodu banalnej
formy, nie mającej zdolności odróżniającej, natomiast opinia biegłego nie może być
dowodem na uzyskanie przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż
respondentom okazano tylko opakowanie serka "A.".
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i w
przeważającym zakresie także jego ocenę prawną, a odnosząc się do apelacji
"H.R., S. & Co." uznał za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 47914
§ 2 k.p.c.
przez uwzględnienie zarzutu pozwanej nieużywania w obrocie znaku towarowego
IR (...). Stwierdził jednak, że strona powodowa używała spornego znaku
towarowego z identyfikatorami, co w rozumieniu art. 157 w związku z art. 169 ust. 1
Pr.w.p. także stanowi rzeczywiste używanie przestrzennego znaku towarowego.
Oceniając, czy jest to znak renomowany, uznał, że strona powodowa nie
wykazała tej przesłanki art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyż wskazująca na taki
charakter znaku opinia biegłego nie spełnia wymaganych kryteriów, biegły bowiem,
zgodnie z wnioskiem powoda, zastosował metodę badawczą, która uniemożliwia
uogólnienie wyników na całą populację. W badaniach przeprowadzonych przez
biegłego nie okazywano respondentom skopka pozwanej, zatem – zdaniem Sądu
Apelacyjnego – brak podstaw do przyjęcia, że zachodzi między tymi znakami
podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego
ich skojarzenia. Ocena wizualna obu znaków prowadzi zaś do wniosku, że ich
kształt zasadniczo się różni, a kształt skopka jest szeroko stosowany w
opakowaniach serków twarogowych.
Sąd drugiej instancji uznał także, że strona powodowa nie wykazała, iż
pozwana używając znaku graficznego skopka uzyskała nienależną korzyść lub że
używanie przez nią tego znaku miało szkodliwy wpływ dla odróżniającego
charakteru bądź renomy znaku powoda. Podzielił również ocenę Sądu pierwszej
instancji, że znak towarowy IR (...) w postaci czystego skopka nie ma zdolności
odróżniającej, co – jego zdaniem – potwierdza m.in. decyzja OHIM z dnia 4 grudnia
2006 r. Zarzut naruszenia art. 47914
§ 2 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu z tej
decyzji Sąd drugiej instancji uznał za nieuzasadniony. Stwierdził, że przedmiotowy
znak towarowy nie nabył także wtórnej zdolności odróżniającej, ponieważ
opakowanie w kształcie skopka jest oznaczeniem tradycyjnym, a opinia biegłego
nie może potwierdzać nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż
respondentom okazano tylko opakowanie serka "A.", co uniemożliwiło im
wypowiedzenie się o graficznym znaku pozwanej.
W skardze kasacyjnej opartej na obu podstawach "H.R., S. & Co." zarzuciła
naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art.
382 w związku z art. 232 i art. 278 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzędu dowodu z
opinii biegłego na okoliczność rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz
wartości znaku towarowego przedstawiającego kształt skopka, popartej badaniami
konsumenckimi przeprowadzonymi na reprezentatywnej próbie respondentów w
sytuacji, w której Sąd drugiej instancji uznał opinię biegłego za nieprzydatną ze
względu na zbyt małą liczbę respondentów, o czym strona powodowa dowiedziała
się dopiero z uzasadnienia jego wyroku, co pozbawiło ją możliwości dowodzenia
okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy. Zarzuciła również naruszenie art.
385 k.p.c. w związku z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 47914
§ 2
k.p.c. przez nieuwzględnienie zarzutów naruszenia tych przepisów w wyniku
dopuszczenia spóźnionego zarzutu nieużywania przez powoda znaku towarowego
IR (...) oraz spóźnionego dowodu z decyzji OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.
Ponadto powódka zarzuciła naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez
błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie w wyniku nieuznania znaku IR
(...) za znak renomowany i uznania, że wykazanie takiego charakteru znaku
towarowego wymaga wykazania skojarzenia znaku powoda ze znakiem
pozwanego, oraz przez uznanie, że przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.
przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak renomowany stanowią fakty
wymagające dowodu, mimo że są to przesłanki normatywne, których ustalenia Sąd
powinien dokonać w drodze subsumcji pod normę prawną stanu faktycznego
obejmującego podobieństwo znaków i kontekst rynkowy ich używania. Wskazała na
naruszenie art. 169 ust. 1 i ust. 4 Pr.w.p. przez błędną wykładnię,
nieuwzględniającą używania znaku IR (...) wraz z innymi oznaczeniami w ramach
opakowania serka "A.", jako rzeczywistego używania tego znaku na terytorium
Polski, na naruszenie art. 129 w związku z art. 130 Pr.w.p. przez błędną wykładnię i
niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że znak IR (...) nie ma zdolności
odróżniającej oraz że wykazanie jego zdolności odróżniającej wymaga porównania
go ze spornym znakiem pozwanej, a także na naruszenie art. 4 ust. 1 protokołu do
porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków przez błędną
wykładnię polegającą na utożsamieniu znaku towarowego IR (...), którego ochrona
została uznana na terytorium Polski, ze znakiem towarowym przedstawiającym
identyczny kształt, którego rejestracji odmówił OHIM i przyjęcie stanowiska co do
braku zdolności odróżniającej do oceny znaku chronionego na terytorium Polski.
Wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd
Apelacyjny oddalił apelację i przekazanie sprawy w tej części do ponownego
rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)
Zakwestionowany przez Sąd Apelacyjny dowód z opinii biegłego został
dopuszczony przez Sąd pierwszej instancji na wniosek strony powodowej celem
ustalenia rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz wartości znaku
towarowego IR (...), którego ochrona jest przedmiotem powództwa. Są to
okoliczności wymagające wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 k.p.c., a w
świetle art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. są to także okoliczności istotne dla
rozstrzygnięcia sprawy, mające wykazać charakter odróżniający przedmiotowego
znaku towarowego oraz jego renomę. Sąd Okręgowy, po przeprowadzeniu
konsultacji z biegłym oraz ze stronami co do rodzaju i zakresu badań rynkowych,
które mają stanowić podstawę opinii, zlecił biegłemu wydanie opinii na podstawie
badań jakościowych (wywiadu grupowego), które biegły przedstawił jako
charakteryzujące się najmniej dokładnymi wynikami, a co za tym idzie nadające się
jedynie w ograniczonym zakresie do uogólnienia na podstawie analizy
statystycznej, ale pozwalające na realizację celów wskazanych w tezie dowodowej.
Sąd Okręgowy nie podzielił zarzutów strony pozwanej kwestionujących
prawidłowość i przydatność wydanej przez biegłego opinii i uznał ją za sporządzoną
rzetelnie oraz zgodnie z tezą dowodową. Poczynił także na jej podstawie ustalenia
faktyczne wskazujące m.in., że „czysty” znak skopka używany bez identyfikatorów
jest charakterystycznym opakowaniem przez swój kształt i jest silnie związany z
marką powoda, a używany z oznaczeniami słowno-graficznymi dodatkowo
wzmacnia wizerunek marki "A." i jednoznacznie się z nią kojarzy.
Sąd drugiej instancji, który rozpoznawał apelację powodów, niezawierającą
zarzutów do opinii, uznał ją za pozbawioną mocy dowodowej ze względu na
niereprezentatywny zakres badań stanowiących jej podstawę i stwierdził, że strona
powodowa nie udowodniła, iż przedmiotowy znak towarowy ma zdolność
odróżniającą oraz że jest znakiem renomowanym. Swojej ocenie co do
nieprzydatności opinii biegłego Sąd Apelacyjny dał wyraz dopiero w uzasadnieniu
zaskarżonego wyroku.
W tych okolicznościach trzeba stwierdzić, że Sąd Apelacyjny nie tylko
wykroczył poza zarzuty procesowe apelacji, którymi był związany (por. uchwała
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., zasada
prawna, III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 55) i uczynił to na niekorzyść strony
apelującej, lecz faktycznie pozbawił ją także możliwości wykazania swoich
twierdzeń w dalszym postępowaniu. Trzeba podkreślić, że Sąd Apelacyjny nie
odrzucił korzystnej dla strony powodowej opinii biegłego z powodu jej sprzeczności
z zasadami logiki lub doświadczenia życiowego, tj. z przyczyn przewidzianych w art.
233 § 1 k.p.c., lecz ze względu na nieprawidłową, zdaniem tego Sądu, metodologię
badań poprzedzających opinię, którą biegły posłużył się zgodnie ze zleceniem Sądu
pierwszej instancji oraz zgodnie z tezą dowodową sformułowaną po konsultacjach i
rozważeniu przez Sąd innych możliwych wariantów badań. W tej sytuacji strona
powodowa nie miała żadnych podstaw do przypuszczeń, że Sąd drugiej instancji w
wyniku jej apelacji uzna opinię biegłego za pozbawioną mocy dowodowej, a tym
samym nie mogła zgłosić wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego
wydanej na podstawie innych badań. Jej sytuację dodatkowo utrudniała
okoliczność, że sprawa ma niewątpliwie skomplikowany charakter, a kwestia
metodologii badań, ich charakteru i przydatności dla celów opinii biegłego także
wymagała wiadomości specjalnych; była przedmiotem pozytywnej oceny biegłego i
została uznana także przez Sąd pierwszej instancji za odpowiednią.
W tych warunkach powinnością Sądu Apelacyjnego było poinformowanie
strony powodowej o swoich zastrzeżeniach, by w ten sposób umożliwić jej
ewentualne zgłoszenie odpowiedniego wniosku dowodowego albo dopuszczenie z
urzędu dowodu z opinii biegłego spełniającej wymagania Sądu drugiej instancji co
do metodologii badań mających stanowić jej podstawę. Zaniechanie tego pozbawiło
stronę powodową możliwości dowodzenia okoliczności istotnych dla zgłoszonego
przez nią roszczenia i w konsekwencji stało się przyczyną wydania przez Sąd
Apelacyjny niekorzystnego dla niej wyroku. Przesądza to skuteczność omawianego
zarzutu procesowego.
Strona powodowa opierała dochodzone roszczenia na dwóch podstawach
przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 Pr.w.p., jednakże w skardze kasacyjnej
zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego ograniczone zostały do art. 296
ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., a więc naruszenia prawa ochronnego renomowanego znaku
towarowego oraz wiążącej się z tym kwestii zdolności odróżniającej znaku
towarowego (art. 129 w związku z art. 130 Pr.w.p.), w tym znaku towarowego
zarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z art. 4 ust. 1 protokołu do
porozumienia madryckiego oraz używania znaku towarowego (art. 169 ust. 1 i 4
Pr.w.p.).
Przepis art. 296 ust. 1 pkt 3 Pr.w.p. stanowi, że naruszenie prawa ochronnego
do znaku towarowego polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym
znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie
może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla
odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Rozstrzygnięcie
powództwa opartego na tym przepisie wymaga zatem zbadania, czy naruszony
znak towarowy jest zarejestrowany na terytorium Polski, czy jest znakiem
renomowanym, czy naruszyciel używa bezprawnie w obrocie gospodarczym znaku
podobnego lub identycznego, późniejszego w stosunku do renomowanego, i czy
używanie to może mu przynieść nienależną korzyść lub może być szkodliwe dla
odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
Zgodnie z art. 120 ust. 1 Pr.w.p., znakiem towarowym może być każde
oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do
odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.
W świetle tego przepisu oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. zdolność
odróżniająca jest więc konieczną cechą znaku towarowego, bez której znak nie jest
znakiem towarowym i nie może zostać zarejestrowany. Zarejestrowany znak
towarowy korzysta zatem z domniemania posiadania zdolności odróżniającej.
Zdolność tę może z upływem czasu utracić, co może być przedmiotem zarzutu w
sprawie o jego ochronę, jednak domniemanie posiadania takiej zdolności musi być
obalone przez stronę pozwaną, a ocena zdolności odróżniającej takiego znaku
powinna uwzględniać art. 130 Pr.w.p., w świetle którego przy ocenie, czy
oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające należy uwzględnić wszystkie
okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie, w tym także to, że w
następstwie używania znak ten nabrał charakteru odróżniającego w przeciętnych
warunkach obrotu.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 169 ust. 4 Pr.w.p. przez używanie znaku
towarowego rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który
udzielono prawa ochronnego, w elementach niezmieniających jego odróżniającego
charakteru, przy ocenie, czy znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą w
wyniku używania, konieczne jest badanie tej kwestii w odniesieniu zarówno do
samego, „czystego” znaku towarowego, jak i znaku z dodatkowymi oznaczeniami
graficznymi (identyfikatorami słownymi lub graficznymi), jeżeli znak jest w taki
sposób używany (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., I
CSK 16/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 31 oraz wyroki Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2006 r., C-24/05, w sprawie Storck KG
przeciwko OHIM i z dnia 17 lipca 2008r. C-488/06, w sprawie OHIM przeciwko
Sämann Ltd.).
W rozpoznawanej sprawie przedmiotem ochrony jest znak towarowy
zarejestrowany na terytorium Polski, a więc korzystający z domniemania posiadania
zdolności odróżniającej. Mimo to Sąd Apelacyjny, podobnie jak Sąd pierwszej
instancji, stwierdził, że znak ten nie ma zdolności odróżniającej. Konstatacja ta,
oparta na prawidłowych ustaleniach i ocenie, jest samoistną podstawą oddalenia
powództwa, bez badania dalszych przesłanek ochrony renomowanego znaku
towarowego przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyż brak zdolności
odróżniającej znaku lub utrata takiej zdolności powoduje, zgodnie z art. 169 ust. 1
pkt 2 Pr.w.p., wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Jednakże, jak
trafnie zarzuciła skarżąca, taka ocena została dokonana na podstawie okoliczności,
które nie mogą stanowić jej uzasadnienia. Ocenę o braku pierwotnej zdolności
odróżniającej znaku towarowego IR (...) Sąd Apelacyjny wywiódł z decyzji Urzędu
Harmonizacji z dnia 4 grudnia 2006 r., odmawiającej czasowo rejestracji tego znaku
na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej z powodu braku charakteru
odróżniającego zgłoszonego do rejestracji trójwymiarowego znaku graficznego w
postaci skopka. Tymczasem decyzja ta, a więc i ocena o braku zdolności
odróżniającej „czystego” znaku graficznego skopka, dotyczy całego obszaru
Wspólnoty Europejskiej i oznacza, że Urząd Harmonizacji uznał, iż nie można
przyjąć jego zdolności odróżniającej we wszystkich państwach na terytorium całej
Wspólnoty. Ta ocena nie dotyczy natomiast poszczególnych państw członkowskich,
na których terytorium znak ten może mieć zdolność odróżniającą zarówno
pierwotną, jak i wtórną, w wyniku wieloletniego używania.
Jak przyjmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wspólnotowy system
znaków towarowych jest systemem autonomicznym, stosowanym niezależnie od
systemów krajowych. Każdy z tych systemów ma własne kryteria oceny; ze
względu na różnice językowe, kulturowe, społeczne i ekonomiczne między
państwami członkowskimi znak towarowy, który jest pozbawiony charakteru
odróżniającego w jednym państwie członkowskim, może mieć charakter
odróżniający w innym państwie członkowskim, a znak towarowy pozbawiony
charakteru odróżniającego na poziomie Unii Europejskiej, może mieć taki charakter
w jednym z jej państw członkowskich (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r., C-421/04, w sprawie Matratzen Concorde
AG przeciwko Hukla Germany SA i z dnia 25 października 2007 r., C-238/06, w
sprawie Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG przeciwko OHIM).
Oceniając, czy krajowy znak towarowy ma zdolność odróżniającą należy zatem
brać pod uwagę jego postrzeganie przez relewantnych odbiorców na obszarze, dla
którego wniesiono o rejestrację, a jeżeli znak rejestrację już uzyskał, na obszarze,
na którym jest zarejestrowany i używany, a nie na całym obszarze Wspólnoty
Europejskiej. Z tych względów powołana przez Sądy obu instancji decyzja OHIM z
dnia 4 grudnia 2006 r. nie może stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności
odróżniającej na terytorium Polski znaku towarowego IR (...).
Jak wskazano, nabycie przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej
następuje w wyniku długotrwałego używania. Zdolność ta może dotyczyć zarówno
samego „czystego” znaku, jak i znaku używanego z dodatkowymi oznaczeniami.
Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, Sąd Apelacyjny – przeciwnie niż Sąd pierwszej
instancji – przyjął, że strona powodowa używała, w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1
Pr.w.p., przedmiotowego znaku graficznego, a więc używała go wraz z
dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi. Nie jest zatem uzasadniony zarzut
naruszenia tego przepisu.
Uzasadniony jest natomiast zarzut naruszenia art. 129 w związku z art. 130
Pr.w.p. przez odmówienie wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowemu
znakowi towarowemu zarówno „czystemu”, jak i używanemu z dodatkowymi
oznaczeniami, na podstawie przesłanki w postaci „możliwości odróżnienia znaków
towarowych obu stron przez przeciętnych konsumentów”, a także przyjęcia przez
Sąd Apelacyjny, że wykazanie zdolności odróżniającej znaku towarowego IR (...)
wymaga porównania go z kwestionowanym znakiem strony pozwanej, a
występowanie między tymi znakami istotnych różnic, które Sąd Apelacyjny wskazał
na podstawie własnej oceny wizualnej, „uniemożliwia wprowadzenie przeciętnego
konsumenta w błąd”.
Wywód ten nie jest jasny i nie wiadomo dlaczego Sąd Apelacyjny odmówił
przedmiotowemu znakowi towarowemu wtórnej zdolności odróżniającej oraz
dlaczego przy ocenie tej przesłanki rozważał różnice między znakami i kwestię
możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd, mimo że w świetle art. 120 ust. 1
oraz art. 129 ust. 2 Pr.w.p. okoliczności te nie mają decydującego znaczenia, gdyż
zdolność odróżniająca znaku towarowego występuje wtedy, gdy dany znak nadaje
się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego
przedsiębiorcy. Ustalenie tej okoliczności nie wymaga badania możliwości
wystąpienia potencjalnej kolizji lub mylącego podobieństwa między znakiem,
którego ochrony żąda powód, a znakiem używanym przez pozwanego. Zdolność
odróżniającą znaku towarowego należy badać w odniesieniu do danych towarów i
usług oraz oceniać, czy w odbiorze przeciętnego nabywcy tych towarów i usług,
dobrze poinformowanego, przezornego i rozsądnego oznaczenie to umożliwia
odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych lub
podobnych towarów i usług innego przedsiębiorcy (por. m.in. wyroki Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01, w
sprawach Henkel KGaA przeciwko OHIM i z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04, w
sprawie Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co Betriebs KG przeciwko OHIM, Zb. Orz.
Str. I-551, pkt 25). Sąd Apelacyjny, odmawiając charakteru odróżniającego znakowi
towarowemu strony powodowej, nie badał tych okoliczności (...).
Uzasadniony jest także zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez
błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie w zakresie oceny,
czy przedmiotowy znak jest znakiem renomowanym oraz czy nastąpiło naruszenie
prawa ochronnego na znak renomowany.
Przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., określający przesłanki naruszenia prawa
do renomowanego znaku towarowego, nie zawiera definicji takiego znaku ani nie
wskazuje przesłanek, których istnienie pozwala na przyjęcie, że znak towarowy jest
znakiem renomowanym. Przewiduje jedynie specyficzne przesłanki ochrony
przyznanej znakom renomowanym i jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4
marca 2009 r., IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009, nr C, poz. 85), z tego względu
konieczne jest w pierwszym rzędzie ustalenie, czy naruszony znak towarowy ma
charakter znaku renomowanego, takie zaś ustalenie wymaga dokonania wykładni
pojęcia znaku renomowanego użytego we wskazanym przepisie. Sąd Apelacyjny
nie dokonał takiej wykładni i nie wskazał, co – jego zdaniem – ustawodawca
rozumie pod pojęciem znaku renomowanego. Nie można w tej sytuacji ocenić
trafności jego stanowiska odmawiającego takiego charakteru przedmiotowemu
znakowi towarowemu, tym bardziej że nie zostało ono jasno przedstawione. Jak się
wydaje, Sąd uznał, że renomowany charakter znaku towarowego powinien być
wykazany przy pomocy opinii biegłego, a opinia mająca to wykazać została przez
Sąd Apelacyjny odrzucona. Niezależnie jednak od tego, Sąd Apelacyjny stwierdził,
że wynika z niej, iż sam znak towarowy w postaci „czystego” skopka kojarzy się
przede wszystkim z "A.". Oznacza to, zdaniem Sądu, że przede wszystkim ta marka
(nazwa), a w mniejszym stopniu sama forma skopka, decyduje o pozycji produktów
powoda na rynku. Ponadto Sąd uznał, że udowodnienie renomy znaku wymaga
zbadania skojarzenia znaku pozwanego ze znakiem powoda, a ponieważ badania
takie nie zostały przeprowadzone, a oba te znaki różnią się, brak podstaw do
przyjęcia, iż znak strony powodowej jest znakiem renomowanym.
Oceniając kolejno te argumenty trzeba przede wszystkim stwierdzić, że
definicje pojęcia renomowanego znaku towarowego przyjmowane w literaturze oraz
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i orzecznictwie sądów
polskich różnią się, podobnie jak stanowiska co do przesłanek pozwalających na
przyjęcie takiego charakteru znaku, co jest w znacznym stopniu wynikiem użycia
różnych określeń w przepisach poszczególnych państw. Europejski Trybunał
Sprawiedliwości, dążąc do ujednolicenia orzecznictwa wspólnotowego, przyjął
normatywną definicję znaku renomowanego jako znaku znanego znacznej części
relewantnych odbiorców, a więc odbiorców towarów i usług oznaczonych tym
znakiem. Nie określił przy tym, jak znaczny ma być odsetek odbiorców, aby można
było uznać znak za renomowany. W literaturze polskiej przyjmuje się, że na gruncie
tej definicji dolną granicę stanowi 25% relewantnych odbiorców, a ponad 50%
takich odbiorców zawsze przesądza, że znak jest renomowany. W świetle tej
definicji nie ma istotnego znaczenia, czy znak cieszy się dobrą sławą, czy ma siłę
atrakcyjną przyciągania, choć w świetle wskazanych przez Europejski Trybunał
Sprawiedliwości przesłanek, które należy badać ustalając renomę znaku (udział
znaku w rynku i jego intensywność, zasięg geograficzny, okres używania, wielkość
inwestycji poniesionych na jego promocję, charakter oznaczonego nim towaru,
postrzeganie jakości i cech użytkowych towaru przez konsumenta), nie są to
okoliczności bez znaczenia (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., C-375/97, w sprawie General Motors
Corporation przeciwko Yplon S.A., z dnia 6 lutego 2007 r., T-477/04, w sprawie
Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM i z dnia 27 listopada 2008 r.,
C-252/07, w sprawie Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingom Ltd.).
W orzecznictwie sądów polskich przeważa natomiast stanowisko, znajdujące
podstawę w znaczeniu językowym użytego w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. pojęcia
znak „renomowany”, że oznacza ono siłę atrakcyjną znaku towarowego, jego
wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru
i wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru
opatrzonego tym znakiem (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca
2007 r., II CSK 428/06, nie publ. oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, nie publ.). Łącząc obie przedstawione
definicje można przyjąć, że renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art.
296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców
towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający siłę atrakcyjną przyciągania i
wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców
przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.
Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania,
intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości
towarów nim oznaczonych. Badanie tych okoliczności pozwala na ocenę, czy znak
jest znakiem renomowanym, przy czym, jak wskazano, przez używanie znaku
rozumie się, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 154 Pr.w.p., także
używanie go łącznie z innymi oznaczeniami, niezmieniającymi jego odróżniającego
charakteru.
W świetle tych przesłanek nie jest uzasadnione stanowisko Sądu
Apelacyjnego odnoszące ocenę renomy znaku powoda jedynie do używania go w
„czystej” postaci, bez dodatkowych oznaczeń słowno-graficznych. Niezależnie od
tego, trudno też podzielić wniosek tego Sądu, że z faktu, iż „czysty” skopek
używany przez stronę powodową jest charakterystycznym opakowaniem przez swój
kształt i wywołane skojarzenia i jest silnie związany z marką "A." oraz budzi
pozytywne skojarzenia przenoszone na ocenę produktu, wynika, że to przede
wszystkim ta marka (nazwa) "A.", a w mniejszym stopniu sama forma skopka
decyduje o pozycji produktów powoda na rynku. Te ustalenia, podobnie jak fakt, że
sam wizerunek skopka budzi pozytywne skojarzenia i ponad 69% odbiorców
wskazało go jako mogący mieć wpływ na ich decyzję o wyborze produktu, mogą
prowadzić do wniosku, że odbiorcy samoistnie kojarzą czysty skopek, jako znak
towarowy, ze źródłem pochodzenia towaru, którym jest producent serka. Może to
świadczyć o dużej rozpoznawalności znaku, a fakt, że kształt ten budzi pozytywne
skojarzenia przenoszone na produkt, może świadczyć o jego renomie.
Ustalenie renomy znaku nie wymaga także, wbrew stanowisku Sądu
Apelacyjnego, badania podobieństw ani niebezpieczeństwa „skojarzenia” obu
znaków. Nie są to przesłanki uznania znaku za renomowany, a ochrona takich
znaków nie jest też uzależniona od ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, lecz od
stwierdzenia, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego, kolizyjnego
wobec znaku renomowanego, może prowadzić do nienależnej korzyści lub
uszczerbku dla zdolności odróżniającej lub renomy znaku uprawnionego.
Przesłanka „podobieństwa”, jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2 pkt
3 Pr.w.p., odnosi się do znaku naruszającego, który musi być identyczny lub
„podobny” do naruszonego znaku renomowanego, przy czym, jak wskazał Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, oraz w wyroku z dnia
23 października 2008 r., V CSK 109/08 (nie publ.), chodzi o podobieństwo
szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo
łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych
odbiorców. Stopień podobieństwa, o którym mowa w omawianym przepisie, jest
więc usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem by późniejszy znak
towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył
się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak
nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy naruszeniu prawa
do znaku renomowanego. Dokonana przez Sąd Apelacyjny wizualna ocena braku
podobieństwa znaków towarowych obu stron pomija te, charakterystyczne
przesłanki „podobieństwa” znaku naruszającego do chronionego znaku
renomowanego (...).
Uzasadnione są także zarzuty skargi kasacyjnej odnoszące się do wadliwej
wykładni art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. dokonanej przez Sąd Apelacyjny w zakresie
pozostałych przesłanek naruszenia prawa do znaku renomowanego przewidzianych
w tym przepisie. Sąd drugiej instancji stwierdził, że strona powodowa nie wykazała
także, iż pozwana używając znaku graficznego skopka uzyskała nienależną
korzyść, gdyż z opinii biegłego wynika, iż używanie tego znaku nie decydowało o
preferencjach konsumentów i tym samym nie miało istotnego wpływu na dochody
uzyskane ze sprzedaży serka. Uznał też, że nie zostało wykazane, by miało
szkodliwy wpływ dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku strony
powodowej, nie zostało bowiem wykazane, iż w warunkach konkurencji na rynku jej
wpływy uległy zmniejszeniu lub jej znak nie jest już rozpoznawalny, jak w
dotychczasowym zakresie.
Stanowisko Sądu Apelacyjnego przyjmujące, że powód powinien udowodnić
te okoliczności jest nieuzasadnione. Skuteczność ochrony renomowanego znaku
towarowego przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. nie wymaga wykazania
przez uprawnionego, że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło
używającemu nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego
charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. W przepisie tym jednoznacznie
wskazano, że wystarczającą przesłanką jego zastosowania jest sama możliwość
uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub sama możliwość
szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku
wcześniejszego. Przesłanki te zatem mają charakter normatywny i hipotetyczny;
wystarczająca jest sama możliwość czerpania przez naruszającego nienależnej
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, a więc samo
prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby wykorzystać środki i nakłady
finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy
znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców. W orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że w celu ustalenia tych przesłanek
należy dokonać całościowej oceny uwzględniającej wszystkie okoliczności danej
sprawy, w tym intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku
towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz
charakter danych towarów i usług, przy czym im bardziej odróżniający jest znak
renomowany i im większą ma renomę, tym łatwiejsze jest przyjęcie istnienia tych
przesłanek, gdyż im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl renomowany
znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że używanie znaku
podobnego skutkuje i będzie skutkować czerpaniem nienależnych korzyści (por.
m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., C-
487/07, w sprawie L’Oréal SA przeciwko Bellure NV).
Sąd Apelacyjny nie tylko dokonał wadliwej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 3
Pr.w.p. w zakresie omówionych przesłanek, lecz także wyprowadził nieuzasadnione
wnioski z tym przedmiocie, pomijając ustalenia, z których wynika, że sam wizerunek
skopka użyty na opakowaniu serków może w ocenie 69% konsumentów mieć
wpływ na ich decyzję o wyborze towaru, a zatem może wpłynąć na zakup produktu
strony pozwanej posługującej się takim opakowaniem. Okoliczność ta ma istotne
znaczenie dla oceny, czy używanie przez stronę pozwaną zakwestionowanego
znaku może przynieść jej nienależną korzyść kosztem strony powodowej, która jako
pierwsza używała takiego znaku towarowego i na jego promocję w ciągu kilku lat
poniosła znaczne wydatki.
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815
k.p.c. uchylił wyrok
Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie do
ponownego rozpoznania (art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1 i art. 39821
k.p.c.).