Sygn. akt V CSK 149/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 10 grudnia 2015 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)
SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)
SSN Jan Górowski
Protokolant Ewa Zawisza
w sprawie z powództwa F. S.A. w K. jako następcy prawnego Fabryki P. S.A. w P.
przeciwko T. v.o.s. w F. (Czechy)
z udziałem interwenientów ubocznych: D. H., A. B.
i E. K.
o ochronę prawa własności przemysłowej,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 grudnia 2015 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 23 maja
2013 r.,
uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację
pozwanej oraz rozstrzygającej o kosztach postępowania i w tym
zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi
rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w
K. z dnia 7 marca 2012 r. w ten sposób, że oddalił powództwo o nakazanie
pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku powódki, chronionego patentem
numer […], w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez jej zgody, przez wytwarzanie,
używanie, oferowanie, montaż, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie sposobu
będącego przedmiotem wynalazku, jak również używanie, oferowanie, montaż i
wprowadzanie do obrotu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązał pozwaną do podania wyroku
do publicznej wiadomości w dzienniku „Rzeczypospolita”.
Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego wynika z następujących okoliczności
i wniosków:
Powódka uzyskała patent na wynalazek pod tytułem „[…]” oznaczony
numerem […]. Ochrona została przyznana powódce, począwszy od złożenia
wniosku w dniu 9 czerwca 1999 r. Patent powódki obejmował dwa wynalazki: […]
(zastrzeżenie 1 i 2) i […] (zastrzeżenie 3 i 4). Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 28 grudnia 2004 r. dopuszczono tor jezdny, wykonywany przez
powódkę, do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Powódka nie
udzieliła pozwanej licencji na używanie chronionego wynalazku.
Pozwana co najmniej w dwóch przetargach, zorganizowanych
w dniu 20 sierpnia 2007 r. przez H. W. w K. i w dniu 12 listopada 2007 r. przez
Kopalnię „B.” w O. w celu zakupu dla kopalń elementów tras kolejek
podwieszanych, oferowała wykonanie i sprzedaż szyn i złączy objętych zakresem
patentu. Oferta przetargowa zawierała zapewnienie wykonania przez pozwaną
szyny prostej typu […] oraz kompletnego złącza. Z opinii rzecznika patentowego,
opracowanej na zlecenie Sądu Okręgowego wynika, że oferowane przez pozwaną
szyny i złącza musiały być - przynajmniej częściowo - wytworzone przez innego
producenta, ale jednocześnie musiały być substytucyjne (równoważne) w stosunku
do szyn produkowanych przez powódkę i wchodzić w zakres ochrony
udzielonej patentem nr […]. Wchodziły w zakres tej ochrony, objętej
zastrzeżeniami nr 1, 3 i 4.
3
Pozwana utrzymywała, że na podstawie umowy zawartej w dniu
7 marca 2007 r. ze wspólnikami spółki cywilnej „R.” korzystała
z rozwiązania konstrukcyjnego złącza szynowego kolejki podziemnej przez nich
opracowanego i zgłoszonego w dniu 30 kwietnia 2004 r. w Urzędzie Patentowym
celem przyznania ochrony najpierw patentowej, a następnie w styczniu 2009 r.,
w ramach wzoru użytkowego. W jej ocenie szyna jezdna kolejki podwieszonej nie
jest wyrobem, ale elementem handlowym, a dopiero w połączeniu ze złączem
może stanowić element użytkowy. Prawo ochronne na wzór użytkowy wspólnicy
uzyskali w dniu 6 kwietnia 2011 r.
Sąd Okręgowy przyjął, że roszczenie powódki było uzasadnione tak
w odniesieniu do uprawnienia objętego art. 287 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r., nr
119, poz. 1117, ze zm., dalej: „p.w.p.”), jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd pierwszej instancji bezkrytycznie uznał
opinię rzecznika patentowego za kompletną i jednoznaczną, chociaż sam biegły
wskazał na wątpliwości interpretacyjne dotyczące użytego w opisie patentu pojęcia
„płaszczyzna normalna”. Wskazał także na to, że powierzchnie ścięć na końcach
szyn pozwanej są powierzchniami o kształcie łuku okręgu, a według patentu,
odcinki szyn są proste, ale różnice te są nieistotne. Powinno to budzić wątpliwości
co do twierdzenia, że rozwiązanie stosowane przez pozwaną jest tożsame
z rozwiązaniem powódki. Naruszenie praw z patentu ma miejsce wówczas,
gdy kwestionowane rozwiązania są całkowicie tożsame z objętymi ochroną
patentową. Te wątpliwości w połączeniu z korzystaniem przez pozwaną ze wzoru
użytkowego wspólników spółki cywilnej „R.” nie pozwalały na przyjęcie, że pozwana
korzysta z rozwiązań patentowych. Przyznanie ochrony w ramach wzoru
użytkowego (W […]) nastąpiło, w sytuacji wcześniejszego opatentowania
wynalazku powódki i przy uwzględnieniu wynalazku powódki. Stwierdzenie zatem
biegłego, że zostały naruszone wszystkie zastrzeżenia patentowe pozostaje
w sprzeczności z opisanymi przez niego różnicami. Ponadto biegły przyznał,
że nie jest w stanie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wydać
jednoznacznej i kompletnej opinii wskazującej na naruszenie przez pozwaną
4
patentu powódki. Opinia nie mogła być podstawą merytorycznego
rozstrzygnięcia Sądu.
Bazą ofert przetargowych pozwanej było rozwiązanie opracowane przez
wspólników spółki „R.”. Sama szyna jezdna kolejki podwieszonej nie pełniła żadnej
funkcji technologicznej, a elementem użytkowym stawała się dopiero po
zamontowaniu na torowisku i połączeniu z inną szyną, w różny sposób techniczny.
Sąd Apelacyjny uznał, że nie można dokonywać oceny naruszenia patentu powódki
w oderwaniu od złącza, które jest istotą rozwiązań technicznych. Złącze objęte
wzorem użytkowym różni się od złącza opisanego w zastrzeżeniach patentowych
powódki. Technologia cięcia profilu szyny stosowana przez pozwaną (cięcie
po promieniu) jest różna od wskazanej w patencie (cięcie po prostej) i przeczy
twierdzeniu powódki o naruszeniu jej wynalazku.
Powódka w skardze kasacyjnej podniosła zarzuty naruszenia prawa
materialnego w odniesieniu do art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 1, 66 ust. 1,
287 ust. 1 i 2 p.w.p. przez błędną ich wykładnię, polegającą na przyjęciu,
że porównywane rozwiązania powinny być tożsame, chociaż wystarczające jest
żeby były ekwiwalentne, a różnice wskazane przez Sąd są nieistotne.
Pominięte zostało także, że wzór użytkowy i patent chronią zupełnie inne elementy
danego urządzenia. Na naruszenie art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 1, art. 66
ust. 1, 287 ust. 1 i 2 wskazuje niewłaściwa interpretacja zakresu wynalazku
objętego patentem, niezrozumienie jego zastrzeżeń oraz niewłaściwe określenie,
które elementy wynalazku są istotne i kiedy dochodzi do naruszenia patentu.
Naruszenie przepisów postępowania połączyła z: art. 6 k.c., kwestionując
stanowisko Sądu Apelacyjnego, że nie wykazała naruszenia patentu; art. 286
w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wyjaśnienia opisanych
wątpliwości; art. 382 k.p.c. przez pominięcie wywodów opinii złożonej
w postępowaniu przed Sądem Okręgowym, skoro opinia uzupełniająca,
opracowana w postępowaniu apelacyjnym, dotyczyła innych urządzeń niż te objęte
ofertami wskazanymi w pozwie. Nie zostały dochowane wymagania przewidziane
w art. 328 § 2 k.p.c. w odniesieniu do uzasadnienia Sądu drugiej instancji, które nie
zawiera ustaleń faktycznych ani wskazania, czy i w jakim zakresie przyjęte zostały
5
ustalenia Sądu Okręgowego. Brak także wyjaśnienia przyczyn uznania, że opinia
uzupełniająca powinna decydować o ocenie innych urządzeń niż te, których
dotyczyła. Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i oddalenie
apelacji pozwanej, ewentualnie uchylenia go i przekazanie sprawy Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W pierwszej kolejności należało rozważyć drugą podstawę kasacyjną,
ponieważ skuteczne zgłoszenie zarzutu kasacyjnego dotyczącego naruszenia
prawa materialnego może być brane pod uwagę zasadniczo tylko wtedy, gdy
ustalony w postępowaniu apelacyjnym przez sąd drugiej instancji stan faktyczny
będący podstawą zaskarżenia orzeczenia, nie budzi wątpliwości.
Postępowanie apelacyjne jest, zgodnie z art. 378 § 1 i 382 oraz związanego
z nim art. 381 k.p.c., kontynuacją merytorycznego rozpoznania sprawy, na co
wskazuje ugruntowane stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone przesądzająco
w uchwałach składów siedmiu sędziów z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/98
(OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124) i z dnia 21 stycznia 2008r. (OSNC 2008, nr 6, poz.
55). Odpowiednie zastosowanie w tym postępowaniu ma także art. 328 § 2 k.p.c.,
z uwzględnieniem istoty i swoistości postępowania drugoinstancyjnego, stosownie
do art. 391 § 1 k.p.c. Uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji nie musi
zawierać wszystkich elementów przewidzianych dla uzasadnienia orzeczenia
merytorycznego sądu pierwszej instancji, jednak sąd ten powinien ustalić podstawę
faktyczną i prawną wydanego rozstrzygnięcia. Możliwe jest poprzestanie na
uznaniu za własne przez sąd drugiej instancji ustaleń sądu pierwszej instancji,
jeżeli ocenia je jako spełniające wymagania objęte art. 328 § 2 k.p.c., jak też
zaaprobowanie kwalifikacji prawnych, gdy stwierdza, że są prawidłowe. Niezbędne
jest wówczas odniesienie się do wszystkich zarzutów apelacji. Za dopuszczalne
uznać można przyjęcie przez sąd drugiej instancji ustaleń zawartych
w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, jeżeli zachodzi potrzeba niewielkiej ich
korekty przez wyszczególnienie faktów niezaakceptowanych, wyjaśnienie przyczyn,
podanie faktów ustalonych oraz określenia w jaki sposób zmieniła się podstawa
faktyczna. W takim przypadku istnieje obowiązek przytoczenia ustaleń
6
poczynionych przez sąd pierwszej instancji, nawet po wejściu w życie art. 387§ 21
k.p.c. oraz ich uzupełnienie w zakresie dokonanej zmiany. Jeżeli Sąd Apelacyjny
wydał orzeczenie reformatoryjne, to nie mógł przyjąć ustaleń zawartych
w zaskarżonym wyroku za własne, lecz na nowo winien samodzielnie ustalić stan
faktyczny sprawy i dokonać ponownej oceny całokształtu materiału dowodowego
ze wskazaniem dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym
dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (por. np. uchwałę, zasadę
prawną, składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1999 r.,
III CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124).
Utrwalony został w orzecznictwie pogląd, że obraza art. 328 § 2 k.p.c.
w związku z art. 391 § 1 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę
skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie
zawiera wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera zasadnicze braki,
które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. np. orzeczenia Sądu Najwyższego
z dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00,
z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01,
z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepublikowane i z dnia 10 listopada 1998 r.,
III CKN 792/98, OSNC 1999, Nr 4, poz. 83).
Sąd drugiej instancji będąc przede wszystkim instancją merytoryczną,
rozstrzyga sprawę, orzekając na podstawie materiału zgromadzonego zarówno
przed sądem pierwszej instancji, jak i w postępowaniu apelacyjnym (art. 382 k.p.c.).
Pojęcie "materiału zebranego w sprawie" obejmuje nie tylko materiał dowodowy
zebrany w toku obu instancji, ale wiele innych elementów procesowych,
w szczególności podstawę faktyczną powództwa, oświadczenia stron, innych
podmiotów procesowych oraz inne czynności procesowe, działania i zdarzenia.
Oznacza to, że w toku rozpoznania zarzutu niewłaściwego ustalenia podstawy
faktycznej powództwa, sąd drugiej instancji jest obowiązany dokonać jego oceny
mając na uwadze cały, tak rozumiany, materiał zebrany w sprawie (por. wyrok
z 21 marca 2014 r., IV CSK 380/13; z dnia 7 marca 2014 r., IV CSK 371/13,
niepublikowane).
7
Zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. może wypełniać podstawę kasacyjną
przewidzianą w art. 3983
§ 1 pkt 2 k.p.c. tylko w wypadku pominięcia przez sąd
drugiej instancji części zebranego w sprawie materiału. Skarżący ma obowiązek
wskazać jaki materiał został pominięty oraz wykazać, że uchybienie to miało wpływ
na wynik sprawy (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.,
II CKN 100/98, OSNC 1999, Nr 9, poz. 146; z dnia 7 lipca 1999 r., I CKN 504/99,
OSNC 2000, Nr 1, poz. 17 oraz wyrok z dnia wyrok z dnia 19 lutego 2015 r., III CSK
180/14, niepubl.).
Za uzasadniony należało uznać zarzut skarżącej naruszenia art. 382
i art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., ponieważ podstawą zaskarżonego
orzeczenia nie był cały materiał zebrany w postępowaniu pierwszoinstancyjnym,
w omówionym rozumieniu, a jego uzasadnienie nie wyjaśnia przyczyn pominięcia
części tego materiału, jak też niewyjaśnienia wątpliwości wynikłych z oceny opinii
biegłego. Sąd Apelacyjny nie dokonał własnych ustaleń faktycznych, poprzestał
na skrótowym przytoczeniu ustaleń Sądu pierwszej instancji. Niedostatki
uzasadnienia uniemożliwiają dokonanie kontroli rozstrzygnięcia. Nie można
odmówić słuszności stanowisku skarżącej, że zakwestionowanie orzeczenia Sądu
pierwszej instancji nie zostało poprzedzone wyjaśnieniem wątpliwości,
spowodowanych stwierdzeniem biegłego, że „nie jest w stanie na podstawie
zgromadzonego materiału dowodowego wydać jednoznacznej i kompletnej opinii,
wskazującej na naruszenie przez pozwaną rozwiązania powódki”. Sąd Apelacyjny
pominął, że uzupełniająca opinia biegłego, wydana w postępowaniu apelacyjnym,
dotyczyła innego urządzenia niż te objęte pozwem i będące przedmiotem opinii
sporządzonej w postępowaniu przed Sądem Okręgowym. Mimo braku wypowiedzi
biegłego w ostatnio wydanej opinii, co do wcześniej zajętego stanowiska,
Sąd Apelacyjny poprzestał na stwierdzeniu, że Sąd Okręgowy bezkrytycznie uznał
opinię za kompletną i jednoznaczną. Zaznaczył jedynie, iż te późniejsze
wypowiedzi biegłego „są w pewnej sprzeczności z wnioskami tej opinii - z treści
których wynika, że wszystkie zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentu PL
192513 zostały naruszone” oraz stwierdził, iż mimo prób uzupełnienia opinii,
nie mógł uznać jej za podstawę rozstrzygnięcia.
8
W sytuacji, do jakiej doszło w sprawie, Sąd Apelacyjny nie mógł poprzestać
na stwierdzeniu biegłego o braku możliwości wydania przez niego opinii bez
ustalenia przyczyn tej niemożności, jak też podjęcia działań mających na celu
wyjaśnienie wątpliwości.
Zgodnie z art. 286 k.p.c., który na podstawie art. 391 § 1 k.p.c. ma
odpowiednie zastosowanie w postępowaniu apelacyjnym, sąd może zażądać
ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać
dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Skoro dla miarodajnej oceny
okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędne było uzyskanie
wiadomości specjalnych, to postępowanie dowodowe z udziałem biegłego powinno
doprowadzić do stanowczego wyjaśnienia wszystkich tych kwestii. W tym celu sąd
powinien dopuścić także dowód z opinii innych biegłych, gdy zachodzi taka
potrzeba, a zatem wówczas, gdy złożona opinia zawiera sprzeczności, czy też nie
wyjaśnia istotnych okoliczności (por. wyroku Sądu Najwyższego: z dnia18 kwietnia
2013 r., III CSK 243/02; z dnia 16 stycznia 2014 r., IV CSK 219/13; z dnia
8 października 2015 r., I UK 447/14, niepublikowane). Zaniechanie podjęcia
czynności tego dotyczących stanowi o naruszeniu art. 286 w związku z art. 391 § 1
k.p.c. W rozpoznawanej sprawie czynności zmierzające do zasięgnięcia opinii
innego biegłego lub biegłych, powinny być podjęte przez Sąd Apelacyjny, ponieważ
opinia uzupełniająca nie dotyczyła wyrobów objętych pozwem, a mimo tego Sąd
zadecydował tym, że odnosi się także do nich. W tym wypadku nie miał znaczenia
dla inicjatywy dowodowej powódki, wynikający z art. 287 ust. 1 p.w.p., obowiązek
wykazania przez uprawnionego z patentu wszystkich przesłanek odpowiedzialności
osoby naruszającej jego prawo.
Przepis 6 k.c. rozstrzyga o ciężarze dowodu w znaczeniu
materialnoprawnym, wskazując kogo obciążają skutki niewypełnienia obowiązku
udowodnienia istnienia prawa. Do jego naruszenia dochodzi wtedy, gdy
sąd orzekający przypisuje obowiązek dowodowy innej stronie, niż ta, która
z określonego faktu wywodzi skutki prawne. Ze względu na materialnoprawny
charakter normy zawartej w tym przepisie, zarzut jej naruszenia nie może być
skutecznie podniesiony w podstawie kasacyjnej naruszenia przepisów
postępowania. To, czy określony podmiot wywiązał się ze swojego obowiązku
9
udowodnienia faktów należy do sfery przepisów prawa procesowego (por. wyroki
Sądu Najwyższego: z dnia 16 maja 2003 r., I CKN 389/01; z dnia 8 listopada
2005 r., I CK 178/05; z dnia 4 kwietnia 2014 r., II CSK 405/13, niepublikowane).
Nie mógł zatem odnieść zamierzonego skutku zarzut naruszenia zaskarżonym
wyrokiem art. 6 k.c., oparty na kwestionowaniu stanowiska Sądu Apelacyjnego
o niewywiązaniu się przez powódkę z obowiązku wykazania naruszenia patentu.
Pomimo stwierdzenia naruszenia przez Sąd Apelacyjny przepisów
procesowych w przedstawionym zakresie i niemożności oceny naruszenia
przepisów prawa materialnego, Sąd Najwyższy uznał za celowe wskazanie na
podstawowe zagadnienia dotyczące zasad przewidzianych dla dochodzenia
roszczeń wskazanych w art. 287 ust.1 p.w.p. Przedmiotem rozstrzygnięcia
o zgłoszonym powództwie powinno być ustalenie, czy stosowane przez pozwaną
rozwiązanie w procesie wytwarzania urządzeń oferowanych na przetargach
w dniach 20 sierpnia i 12 listopada 2007 r. naruszały patent na wynalazek powódki.
Należało zatem dokonać porównania patentu z dokumentacją stosowaną przez
pozwaną w odniesieniu do tych urządzeń. Nabycie przez pozwaną prawa do
stosowania projektu wzoru użytkowego wspólników spółki cywilnej „R.” miałoby
znaczenie jedynie w wypadku wykazania, że pozwana rzeczywiście wykorzystała tę
dokumentację i sposób wytwarzania tych urządzeń według jej założeń. W
odniesieniu do wynalazku powódki, porównanie powinno objąć zarówno
zastrzeżenia patentowe, jak i opis wynalazku dla pełnego zrozumienia zastrzeżeń
(art. 63 ust. 2 p.w.p.). Chodzi tu o istotne cechy założeń. W literaturze wyrażany
jest pogląd, że cechy istotne są podporządkowane jednemu, wspólnemu celowi
wytyczonemu wynalazkowi, a pominięcie którejkolwiek z nich powoduje,
że wytyczony cel nie będzie osiągnięty. Cecha istotności jest wyznaczana przez
rolę, jaką odgrywa w całości koncepcji wynalazku. Z tego względu istotność danej
cechy należy określać z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego,
a ocena musi być dokonana w sposób obiektywny, a więc w oderwaniu od punktu
widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie. Z uwagi na nieprecyzyjność tego
kryterium, podkreśla się w doktrynie konieczność poparcia zastrzeżeń opisem
patentowym, co wynika z ogólnej zasady, że zakres wyłączności przyznanej
patentem powinien odpowiadać zakresowi przyczynienia się przez dany wynalazek
10
do rozwoju stanu techniki, realizowanego poprzez zawarcie w opisie patentowym
szczegółowych informacji dotyczących danego wynalazku. Opis może prowadzić
do wyjaśnienia pojęć zawartych w zastrzeżeniach, ponieważ wyznacza sposób
rozumienia chronionego rozwiązania, co wynika z autonomicznego rozumienia tego
dokumentu.
Przyjęta przez Sąd Apelacyjny rygorystyczna wykładnia zakresu uprawnień
wynikających z patentu (art. 63 ust. 2 p.w.p.), której konsekwencją jest teza, że do
naruszenia tych praw (art. 237 ust. 1 p.w.p.) dochodzi jedynie wówczas,
gdy rozwiązania objęte patentem i stosowane przez inną osobę są całkowicie
tożsame, jest jedną z prezentowanych w literaturze. Nie rozważał natomiast ten
Sąd prezentowanego w doktrynie i orzecznictwie innych sądów porównania
określanego jako teoria ekwiwalentów lub doktryna środków równoważnych.
Zostało ono wypracowane na gruncie stosowania uregulowań Konwencji
o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim),
sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem
zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r.,
13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia
1998 r., wraz z Protokołami, stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. Nr
79, poz.737). Przyczyną opracowania tej teorii było dążenie do zapobiegania
możliwości obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych
modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzeżeniach patentowych, przy czym
modyfikacje nieoczywiste i wymagające samodzielnego twórczego wkładu,
wykraczają poza rozszerzony zakres patentu.
Porównanie to obejmuje określenie sposobu ustalania zakresu ochrony
patentowej danego rozwiązania w celu sprawdzenia czy rozwiązanie techniczne
innego podmiotu lub jego poszczególne cechy, mogą być uznane za równoważne
w stosunku do zastrzeżonych patentem. Jego istota polega na możliwości
rozszerzenia zakresu ochrony udzielonej wynalazkowi przez rozciągnięcie tej
ochrony również na te wszystkie rozwiązania, w których zastąpiono pewne
elementy innymi, spełniającymi te same funkcje i prowadzącymi do tego samego
rezultatu co rozwiązanie opatentowane. Równoważność środków technicznych
11
wyznacza się poprzez funkcję pełnioną przez nie w danym rozwiązaniu, cel,
jaki pozwalają osiągnąć w tym rozwiązaniu oraz przez rezultat, do którego
uzyskania się przyczyniają. Równoważne zatem będą te środki, które prowadzą do
uzyskania tego samego rozwiązania danego zagadnienia technicznego,
stanowiącego podstawę patentu.
Badanie porównawcze powinno się składać z następujących etapów:
- ustalenia przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzeżeń,
opisu oraz rysunków, z uwzględnieniem problemu technicznego leżącego
u podłoża danego wynalazku oraz istoty jego rozwiązania, a także rodzaju
chronionego wynalazku;
- ustalenia cech technicznych rozwiązania spornego, w tym problemu
technicznego leżącego u jego podłoża oraz istoty całego rozwiązania spornego;
- ustalenia, które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają
pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki (ustalenie
najbliższego stanu techniki dla spornego rozwiązania);
- porównania ustalonego przedmiotowego zakresu patentu z cechami
technicznymi rozwiązania spornego w celu weryfikacji, które cechy chronionego
rozwiązania zostały odzwierciedlone w spornym rozwiązaniu w postaci ich
oczywistych ekwiwalentów;
- ustalenia, w przypadku gdy cechy techniczne (oczywiste ekwiwalenty)
powielone w spornym rozwiązaniu stanowią o istocie rozwiązania technicznego
chronionego patentem, czy cechy te mogły zostać wypracowane przez tzw.
specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu. Zastosowanie tego
porównania ma przewagę nad formalistycznym podejściem, które może nie
oddawać rzeczywistego zakresu zestawianych rozwiązań. Różnice pomiędzy
rozwiązaniami powinny dotyczyć istotnych cech koncepcji zmieniającej istniejący
stan techniki.
Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c.
orzekł jak w sentencji. W odniesieniu do kosztów postępowania kasacyjnego
12
zastosowanie znalazła zasada przewidziana w art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1
i art., 39821
k.p.c.
eb